5084536-83.2020.4.02.5101

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5084536-83.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: LIBBS FARMACEUTICA LTDAADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)RÉU: H. LUNDBECK A/SADVOGADO(A): JULIANA BASTOS NEVES (OAB RJ170053)ADVOGADO(A): BRUNO BONAMAN LEMES (OAB SP312183)ADVOGADO(A): EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (OAB RJ136577)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de 3 ações que estão sendo processadas conjuntamente neste Juízo, tendo como réus a empresa H. LUNDBECK A/S e o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

PROCESSO

PARTE AUTORA

OBJETO

A

5084536-83.2020.4.02.5101

LIBBS FARMACÊUTICA LTDA.

PI 0212733-4

BR 12.2012.023120-7

B

5005543-89.2021.4.02.5101

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

PI 0212733-4

C

5015034-23.2021.4.02.5101

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

BR 12.2012.023120-7

I - DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Realizada a audiência para esclarecimentos (339.1), a sra. perita solicitou autorização do Juízo para pagamento do valor remanescente dos honorários periciais (processo A: 360.1, processo B:337.1; processo C:342.1).

Oficie-se à CEF/PAB/JFRJ para que proceda à transferência em favor da perita judicial do(s) saldo(s) remanescente(s) do(s) valor(es) depositado(s) a título de honorários periciais (Processo A - autora LIBBS: 144.2, 146.2 e 187.2; Processo B - Autora ALTHAIA; 103.3, 112.2 e 155.2 ; Processo C - Autora ALTHAIA: 100.3 , 112.2 e 155.2 ), observando-se os dados bancários fornecidos pela sra. perita em suas solicitações e comprovando-se nestes autos.

II - DOS REQUERIMENTOS DA ALTHAIA

A Autora requer o desentranhamento da manifestação apresentada pela ré H. LUNDBECK A/S constante do Evento 330 do Processo B. Conforme expressamente confirmado em gravação da audiência, a i. Perita atestou já ter tido acesso à referida manifestação da Lundbeck antes da realização do ato. Sendo assim, o efetivo contato com as informações já ocorreu, o que torna a medida de desentranhamento da peça processual totalmente inócua, pelo que a indefiro.

Por outro lado, acolho a premissa subsidiária suscitada pela Autora. Fica expressamente consignado que este Juízo entende a petição acostada no Evento 330 pela Lundbeck como estrita e mera manifestação unilateral da parte, consubstanciada em sua própria interpretação. Referido documento de forma alguma é, ou será, considerado como respostas ou esclarecimentos técnicos da i. Perita. As únicas informações que este Juízo considerará como emanadas pela perícia judicial são, exclusivamente, as contidas no Laudo Pericial e no Laudo Complementar devidamente juntados aos autos, somadas aos esclarecimentos prestados diretamente pela expert durante a audiência e no evento 337 do Processo B.

O requerimento de sanções processuais formulado no evento 331 do Processo B será apreciado por ocasião da prolação de sentença.

III - DAS ALEGAÇÕES FINAIS

Considerando o encerramento dos esclarecimentos periciais e tendo em vista o negócio jurídico firmado em audiência no qual as partes assentiram com o respectivo prazo, intimem-se as partes para que apresentem suas alegações finais no prazo comum de 30 (trinta) dias.

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5084536-83.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: LIBBS FARMACEUTICA LTDAADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)RÉU: H. LUNDBECK A/SADVOGADO(A): JULIANA BASTOS NEVES (OAB RJ170053)ADVOGADO(A): BRUNO BONAMAN LEMES (OAB SP312183)ADVOGADO(A): EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (OAB RJ136577)

DESPACHO/DECISÃO

Tendo em vista a petição da autora ALTHAIA nos autos dos processos B - 5005543-89.2021.4.02.5101 293.1 e processo C - 5015034-23.2021.4.02.5101,298.1, digam as partes, bem como a Sra. Perita, se há algum impedimento para a realização da audiência em 24/02/2026, às 14h.

Prazo: 2 dias.

Com as manifestações, venham conclusos.

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5084536-83.2020.4.02.5101/RJ

AUTOR: LIBBS FARMACEUTICA LTDAADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)RÉU: H. LUNDBECK A/SADVOGADO(A): JULIANA BASTOS NEVES (OAB RJ170053)ADVOGADO(A): BRUNO BONAMAN LEMES (OAB SP312183)ADVOGADO(A): EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (OAB RJ136577)

DESPACHO/DECISÃO

I - RELATÓRIOS

Tratam-se de 3 ações que estão sendo processadas conjuntamente neste Juízo, tendo como réus a empresa H. LUNDBECK A/S e o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:

PROCESSO

PARTE AUTORA

OBJETO

A

5084536-83.2020.4.02.5101

LIBBS FARMACÊUTICA LTDA.

PI 0212733-4

BR 12.2012.023120-7

B

5005543-89.2021.4.02.5101

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

PI 0212733-4

C

5015034-23.2021.4.02.5101

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

BR 12.2012.023120-7

I.1 - PROCESSO N.º 5084536-83.2020.4.02.5101 (A)

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por LIBBS FARMACÊUTICA LTDA. em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da sociedade dinamarquesa H. LUNDBECK A/S, objetivando a nulidade das patentes de invenção PI 0212733-4 para "composição farmacêutica compreendendo composto inibidor da recaptação de serotonina, e, uso do mesmo" e BR 12.2012.023120-7 para "composto inibidor da recaptação de serotonina", aos seguintes fundamentos:

a) ausência de novidade: o composto vortioxetina, objeto da composição da reivindicação 1 da patente PI 0212733-4 e da reivindicação 1 da patente BR 12 2012 023120 7 não é dotado de novidade, pois foi revelado em sua inteireza pelo documento anterior D1 (WO0149678 A1), de titularidade da ré LUNDBECK; tal anterioridade foi escrita como uma Fórmula Markush, a qual descreve uma estrutura química básica que é substituída por outras subestruturas variáveis, dentre as quais a vortioxetina; o próprio INPI, ao avaliar o composto inicialmente reivindicado pela patente PI 0212733-4, entendeu que ele já fora revelado em D1, só vindo tal patente a ser concedida após a remoção da reivindicação tratando deste composto, e passando a reivindicar uma composição formada pelo composto; em decorrência desse entendimento do INPI, a titular apresentou o pedido dividido BR 12 2012 023120 7, cujo objeto é a exclusividade sobre o composto vortioxetina, rejeitado na patente PI 0212733-4;

b) ausência de atividade inventiva: as referências trazidas de diversos documentos do estado da técnica fulminam a atividade inventiva das patentes anulandas, conforme detalhado nos pareceres técnicos juntados; quanto à PI 0212733-4, uma composição farmacêutica definida por compreender um composto já conhecido do estado da técnica e ingredientes adicionais genéricos não pode ser considerada inventiva; o uso do composto vortioxetina para os fins especificados pela BR 12 2012 023120 7 é óbvio, o que se comprova por diferentes combinações de anterioridades; com base nas informações do estado da arte, um técnico no assunto estaria motivado a testar as soluções constantes das patentes anulandas, com razoável expectativa de sucesso; não é caso de superação de barreira técnica ou de desenvolvimento de solução para um problema técnico já há muito conhecido e não solucionado;

c) insuficiência descritiva da patente PI 0212733-4: é reivindicada exclusividade sobre uma composição farmacêutica, sem a descrição adequada de seus elementos, com a utilização de termos vagos e imprecisos; também são descritos efeitos não comprovados por dados técnicos, sendo que os testes apresentados não demonstram qualquer efeito técnico para a vortioxetina;

d) tentativa de duplo patenteamento: ambas as patentes visam proteger o mesmo objeto, qual seja o uso da vortioxetina para preparação de medicamento;

e) indevida extensão da vigência da patente BR 12 2012 023120 7: tal pedido só foi depositado em 13/09/2012, quase 10 anos após o início da fase nacional do pedido original (22/03/2004), obtendo um prazo estendido de sua concessão, nos termos do art. 40, parágrafo único da LPI.

Decisão saneadora (processo A, 33.1): a) definiu a posição processual do INPI; b) indeferiu o pedido de desentranhamento do documento D15 (BAGDY et al), mas consignou que, em princípio, não deverá ser considerado como anterioridade apta a integrar o estado da técnica; c) indeferiu o pedido de exclusão das anterioridades D4 (GB1489711) e D6 (EP0755923); d) indeferiu o pedido de não consideração de alegações sobre suficiência descritiva; e) determinou a intimação da parte autora para falar sobre os erros apontados pela empresa ré, providenciando nova tradução dos documentos impugnados, caso necessário; f) indeferiu o pedido de desentranhamento de documento juntado pela autora em réplica; g) fixou nova lista de anterioridades; h) deferiu o requerimento de produção de prova pericial técnica formulado pela parte autora, nomeando Perito; i) fixou a metodologia da prova pericial; j) consignou os quesitos do Juízo.

Embargos de declaração da empresa ré (processo A, 38.1) não foram conhecidos (processo A -41.1), sendo fixada multa à embargante.

As partes indicaram assistentes técnicos e formularam quesitos: autora (processo A, 46.3), empresa ré (processo A, 48.2) e INPI (processo A, 51.1), sendo que a demandante LIBBS defendeu a regularidade das traduções juramentadas apresentadas, requerendo que, caso assim não entenda o Juízo, seja intimada para juntar novas traduções.

Agravo de instrumento - processo n.º 5016394-67.2021.4.02.0000 interposto pela empresa ré LUNDBECK em relação à decisão saneadora (processo A, 33.1 e 41.1), no qual foi proferida decisão deferindo a liminar e atribuindo efeito suspensivo ao recurso (processo A, 57.1 e 58.1), pelo que foi determinada a suspensão do feito (processo A, 60.1).

Decisão (processo A, 65.1; processo B, 50.1; processo C, 40.1) elaborou quadro indicando a existência nesta SJRJ de 4 processos cujo objeto consiste na validade de 3 patentes (PI 0212733-4, BR 12.2012.023120-7 e PI 0820474-8), quais sejam, A: processo n.º 5084536-83.2020.4.02.5101, B: processo n.º 5005543-89.2021.4.02.5101, C: processo n.º 5015034-23.2021.4.02.5101, D: processo n.º 5083535-29.2021.4.02.5101, os quais, por sua vez, envolvem o composto farmacêutico denominado de vortioxetina, inibidor da recaptação de serotonina, usado no tratamento da depressão; b) noticiou a existência de 3 processos na SJDF; c) fixou nova lista de anterioridades; c) no processo A, determinou à empresa LIBBS trazer nova tradução dos documentos D1 e D2, com observância das impugnações mencionadas pela empresa ré LUNDBECK.; d) determinou aos interessados fornecer tradução juramentada dos documentos já juntados aos autos em língua estrangeira que ainda não tenham sido traduzidos, sob pena de sua desconsideração; e) fixou a posição processual do INPI como réu; f) em juízo de retratação no processo A, e nos processos B, C e D, limitou os pontos controvertidos àqueles expressamente manifestados nas respectivas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos, determinou que a prova pericial se limite aos documentos trazidos e/ou mencionados com as petições iniciais, inclusive nas combinações por eles mencionadas, para fins de análise da atividade inventiva das patentes, bem como que seja restrita aos requisitos e condições de patenteabilidade suscitados pelas autoras em suas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos; g) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e os pedidos de exclusão de documentos; h) tornou insubsistente a multa aplicada no processo A e rejeitou a alegação de litigância de má-fé formulada no processo C, sem prejuízo de reavaliação no momento da prolação da sentença; i) admitiu a intervenção da ABIFINA como amicus curiae no processo D, fixando os seus poderes; j) no processo D, determinou às empresas LUNDBECK e ALTHAIA esclarecer se há alguma outra ação judicial relacionada à patente de invenção PI 0820474-8, após o que será analisada a questão da decadência ou a necessidade de dilação probatória quanto à patente de invenção PI 0820474-8; k) estendeu o deferimento da prova pericial no processo A aos processos B e C, com o mesmo Perito já nomeado, concedendo prazo para indicação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes; l) fixou a metodologia da prova pericial; m) reformulou os quesitos do Juízo; n) determinou a expedição de ofício ao Ex.mo Desembargador Federal Relator do agravo de instrumento - processo n.º 5016394-67.2021.4.02.0000, comunicando que, em sede de juízo de retratação, foi totalmente revista a decisão saneadora quanto aos pontos suscitados em sede de recurso, salvo quanto à manutenção dos quesitos do Juízo que se referem à aplicação da metodologia do Teste da Motivação Criativa (TMC) - itens 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 11,14.a, 14.b, 17 e 18.

Petição da LUNDBECK (processo A, 78.1), requerendo: a) o indeferimento dos quesitos 30, 36, 55, 67, 75, 81, 85, 86, 88, 99, 103, 105 e 112 da LIBBS e quesitos 20 a 22, 44, 47, 49, 58, 63, 64 e 78 do INPI, pois extrapolam os limites objetivos da demanda; b) o indeferimento dos quesitos 52, 53, 54, 55 e 110 da LIBBS que abordam D15; c) o indeferimento dos quesitos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 26, 56, 57, 69, 70, 73, 76, 79, 83, 84, 91, 95 e 104 da LIBBS, por se referirem exclusivamente a questões de direito; d) a intimação do INPI para dizer se concorda com as correções de erros materiais apontadas nos quesitos 26, 50, 55, 68 e 72; e d) a exclusão dos quesitos do Juízo 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 11, 14.a, 14.b, 17 e 18 ou a sua substituição por outros que não demandem a aplicação do TMC.

Petição da LUNDBECK (processo A,79.1), indicando assistentes técnicos e apresentando nova versão dos seus quesitos.

Petição da LIBBS (processo A, 80.1), com novas traduções dos documentos D1 e D2.

Petição da LIBBS (processo A, 98.1), na qual: a) afirma o descabimento da impugnação da LUNDBECK aos seus quesitos; b) requer o prosseguimento da perícia, com a intimação do Perito para apresentar proposta de honorários.

Petição da LIBBS (processo A, 99.1), noticiando que, nos autos do agravo de instrumento - processo n.º 1037244-09.2022.4.01.0000 oposto contra decisão do Juízo da 21ª Vara Federal do Distrito Federal nos autos do processo n.º 1006097-47.2022.4.01.3400, confirmou a extinção das patentes PI 0212733-4 e BR 12.2012.023120-7 da LUNDBECK, e requerendo o prosseguimento do feito.

Proferida nova decisão saneadora (processo A, 103.1; processo B, 74.1; processo C, 65.1) a) determinou vista à empresa ré LUNDBECK sobre a nova tradução dos documentos D1 e D2 trazida pela LIBBS (processo A, evento 80); b) manteve a determinação de produção de prova pericial, fixando a metodologia; c) consignou os quesitos apresentados e determinou a apresentação de lista única de quesitos pelas partes; d) fixou os quesitos do Juízo.

Quesitos das partes (processo A: autora LIBBS - 116.1 , ré LUNDBECK - 117.1 e INPI 119.1, requerendo ainda a ré LUNDBECK ajustes dos quesitos do Juízo 15.1 e 15.2 ).

Decisão (processo A, 122.1; processo B,93.1; processo C,84.1) acolheu pedido da ré LUNDBECK para ajustar os quesitos do Juízo e determinou ao perito a apresentação da proposta de honorários periciais.

Proposta de honorários periciais (processo A, 128.1; processo B, 99.1 e processo C, 90.1), no valor de R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e de R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7.

Petições da LUNDBECK (processo A, 132.1; processo B, 100.1 e processo C, 94.1) requerendo: a) o indeferimento dos quesitos 31, 61, 70, 72, 73 e 75 da LIBBS, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; b) o indeferimento dos quesitos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 107 e 110 da ALTHAIA, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; c) o indeferimento dos quesitos 1, 11, 22, 51, 52, 69, 72, 75, 85, 86, 93, 97 e 106 da ALTHAIA, por se referirem exclusivamente a questões de direito; d) o indeferimento do quesito 93 do INPI, por extrapolar os limites objetivos da demanda; e) a intimação do INPI para dizer se concorda com a correção de erros materiais nos quesitos 39 e 53.

Petição da LIBBS (processo A, 134.1) dizendo concordar com os honorários periciais e requerendo a sua divisão proporcional entre as partes envolvidas nas ações conexas.

O INPI não se pronunciou sobre a proposta de honorários (processo A, 135.1 e processo C, 96.1).

Petições da LUNDBECK (processo A, 136.1; processo B, 101.1e processo C, 98.1), dizendo não se opor ao valor dos honorários periciais, requerendo seja o valor suportado pela parte autora.

Petições da ALTHAIA (processo B,103.1 e processo C,97.1 e 100.1), nas quais: a) concorda com o valor dos honorários periciais, trazendo depósito de 1/3 dos valores (processo B, evento 103:3 e processo C, evento 100:3 - R$ 96.930,00); b) requer a manutenção de todos os seus quesitos; c) requer o indeferimento dos seguintes quesitos da LUNDBECK: 18 a 21, 58, 328 e 329 (matéria exclusiva de direito); 1 a 17 (fazem referência a relatórios e fórmulas contidos na patente, de modo que a interpretação deve ser condicionada ao período por sua leitura e não objeto de quesitação da empresa ré); 29-49, 72-78, 81-97, 106, 111, 112, 117, 126, 127, 135, 136, 140-153, 155-161, 174-181, 201-211, 213, 214, 216-219, 227-232, 237-243, 246-248, 251-257, 260, 262, 263, 266-268, 271-275, 277, 278, 280-286, 287, 288, 291-298, 301-303, 305 e 306 (versam sobre análise pericial em relação aos documentos do estado da técnica de per se, sem qualquer referência à sua comparação com solução técnica apresentada nas patentes em discussão para aferição dos requisitos de patenteabilidade); 210-216, 301-327 e 358-362 (demandam ao Perito opinião não técnica sobre pareceres juntados, informações de posição de mercado do medicamento protegido pelas patentes questionadas, questionamento das metodologias e conclusões jurídicas a cargo do Juízo); d) o imediato início dos trabalhos periciais; e) a intimação das outras partes para providenciar o depósito do restante dos honorários periciais.

Proferida nova decisão conjunta nos processos (processo A, 139.1; processo B,107.1; processo C, 103.1), a qual: a) decidiu a impugnação aos quesitos das partes; b) fixou a lista atualizada de quesitos; c) determinou ao INPI falar sobre a alegação da LUNDBECK de erros materiais nos seus quesitos 39 e 53; d) fixou o valor dos honorários periciais em R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e em R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7; e) determinou o depósito dos valores pelas autoras LIBBS (valor total de R$ 145.395,00) e ALTHAIA (já tendo sido depositado o valor de R$ 96.930,00, complementar o depósito no valor de R$ 48.465,00, no total de R$ 145.395,00).

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela ALTHAIA (processo A, 144.1; processo B, 112.1; processo C, 108.1) e pela LIBBS (processo A, 146.1).

O INPI concordou com as alegações da LUNDBECK e apresentou nova lista atualizada de quesitos (processo A, 145.1; processo B, 93.1; processo C, 111.1).

Embargos de declaração da empresa LUNDBECK (processo B, 113.1; processo C, 109.1), alegando haver contradição na manutenção do quesito 110 da ALTHAIA, por extrapolar os limites objetivos da lide.

Contrarrazões da ALTHAIA (processo B, 116.1; processo C, 113.1), dizendo não se opor à retirada do quesito, embora não vislumbre qualquer prejuízo em sua permanência.

Decisão (processo A, 149.1; processo B, 118.1; processo C, 114.1) acolheu o pedido da LUNDBECK para exclusão do quesito 110 da ALTHAIA, ante a concordância por esta manifestada e os novos quesitos do INPI, fixou lista atualizada de quesitos a serem respondidos no decorrer da realização da prova pericial e designou reunião inaugural do ínicio dos trabalhos periciais.

Decisão (processo A, 168.1; processo B, 136.1; processo C, 137.1) nomeou em substituição ao perito anteriormente designado, em razão de óbito deste, a Dra Karla Regina da Silva Karan como perita do Juízo, bem como determinou às empresas litigantes a complementação do adiantamento dos honorários periciais.

Decisão (processo A, 180.1) proveu embargos de declaração opostos pela autora LIBBS (processo A, 174.1), bem como determinou à autora LIBSS o depósito dos honorários periciais.

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela LIBBS (processo A, 187.1).

Decisão (processo A, 189.1; processo B, 159.1; processo C, 161.1) determinou a intimação para perita para iniciar os trabalhos periciais, ressaltando não haver necessidade de designação de “reunião de abertura” ou outra “audiência”.

Pedido de reconsideração da ré LUNDBECK (processo A, 197.1; processo B, 167.1; processo C, 169.1 ) a fim de que seja designada e reunião prévia ao início dos trabalhos periciais entre a perita do Juízo, as partes e seus assistentes técnicos, o que foi rejeitado (processo A, 201.1; processo B, 171.1 ; processo C, 173.1 ).

Decisão (processo A, 212.1; processo B, 180.1; processo C, 184.1) deferiu pedido de designação de audiência formulado pela perita (processo A, 207.1; processo B, 177.1; processo C, 179.1 )

Termo de audiência (processo A, 239.1; processo B, 215.1; processo C, 218.1).

Laudo pericial (processo A, 247.1; processo B, 222.1; processo C, 226.1) pela validade das patentes PI 0212733-4 e BR 12.2012.023120-7.

Petições do INPI (processo A, 256.1; processo B, 230.1 ; processo C, 234.1 , com pareceres técnicos (processo A, 256.2, processo B, 230.2; processo C, 234.2) ressaltando que a perícia ratifica o posicionamento da autarquia.

Petições da empresa ré (processo A, 258.1; processo B, 232.1; processo C, 236.1), com pareceres técnicos ( 258.2 e 258.3; 232.2 e 258.3; 236.2 e 236.3) concordando com a prova pericial produzida.

Petição da empresa autora LIBBS (processo A, 259.1), com parecer técnico (processo A, 259.3) impugnando o teor do laudo pericial e formulando 10 quesitos de esclarecimentos a serem respondidos pela sra perita. Alternativamente, requer seja designada audiência de esclarecimentos.

Petição da empresa ré (processo A, (270.1) com pareceres técnicos (270.2 e 270.3); processo B, 244.1, com pareceres técnicos (244.2 , 244.3) e processo C, 249.1 , com pareceres técnicos (249.2 e 249.3) na qual requer (1)desentranhamento do parecer do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela autora ALTHAIA (B, 5005543-89.2021.4.02.5101 e C, 5015034-23.2021.4.02.5101), bem como o indeferimento dos seguintes pedidos desta: (2) realização de audiência formulado pela autora ALTHAIA, e (3) o realização de nova perícia.

Em atendimento a despacho do Juízo (processo A, 262.1, processo B, 236.1; processo C, 240.1), a Sra. Perita prestou esclarecimentos (processo A, (271.1; processo B, 246.1; processo C, 250.1 ).

Petição da ré LUNDBECK (processo A, 280.1; processo B, 253.1 e processo C, 257.1 ), pela improcedência do pedido.

Petição da autora LIBSS (processo A, 281.1), trazendo parecer de seu assistente técnico (281.4), renovando o pedido de desconsideração do laudo pericial e requerendo a designação de audiência para arguição da perita.

Petição do INPI (processo A, 283.1, com parecer técnico 283.2; processo B, 252.1, com parecer técnico 252.2; processo C, 260.1, com parecer técnico 260.2) reiterando sua posição pela improcedência.

Petição da ré LUNDBECK (processo A, 285.1; processo B, 257.1; processo C, 262.1em que requer: (1) desentranhamento do parecer do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela autora ALTHAIA (B - 5005543-89.2021.4.02.5101 e C - 5015034-23.2021.4.02.5101), (2) indeferimento a realização de audiência de instrução ou nova perícia e (3) a homologação do laudo pericial, ambos formulado pela ALTHAIA.

I.2 - PROCESSO N.º 5005543-89.2021.4.02.5101 (B)

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da sociedade dinamarquesa H. LUNDBECK A/S, objetivando a nulidade da patente de invenção PI 0212733-4 para "composição farmacêutica compreendendo composto inibidor da recaptação de serotonina, e, uso do mesmo", em razão das irregularidades a seguir listadas:

a) ausência de clareza e precisão nas reivindicações e de fundamentação (LPI, art. 25): os compostos reivindicados não detêm a necessária clareza e precisão, pois não é explicitada qualquer atividade terapêutica ou biológica, nem a necessária fundamentação no relatório descritivo, eis que, embora seja consignada a presença de novos inibidores da recaptação da serotonina (SSRIs) da Fórmula Markush, não são definidos quais seriam os "poucos compostos novos incluídos na invenção" nem justificada a sua novidade ou atividade inventiva;

b) ausência de novidade: a vortioxetina é um composto químico que atua como antidepressivo, cujo mecanismo de ação está associado à modulação direta da atividade de receptores serotosinérgicos e à inibição do transportador de serotonina (5-HT), e que integra o domínio público, pelo menos, desde 12/07/2001, data da publicação internacional WO01/49678, oriunda do pedido de patente internacional PCT/DK/00/00721, a reivindicar a prioridade do pedido dinamarquês DKPA19901885, de 30/12/1999; tal anterioridade consiste em uma Fórmula Markush, na qual o composto vortioxetina está especificamente revelado, pelo que ausente a novidade na patente PI 0212733-4;

c) ausência de atividade inventiva: a combinação de D1 com outros documentos do estado da técnica retiram a atividade inventiva da PI 0212733-4, não havendo comprovação de algum efeito técnico novo que não seja óbvio para um técnico no assunto;

d) ampliação indevida e intempestiva do escopo de proteção (LPI, art. 32): ao apresentar o pedido de patente PI 0212733-4, a titular apresentou um quadro reivindicatório muito mais amplo do que o que foi objeto de proteção pela patente concedida; o depósito inicial fazia referência a uma patente tipo Fórmula Markush, que deve observar regras específicas de exame previstas na Resolução n.º 169/2016; as alterações formuladas, em resposta às objeções do INPI, implicaram numa patente de composição e uso tipo Fórmula Suíça, mediante a restrição da invenção à atual reivindicação 1 de composição, agora contemplando um único composto ativo - a vortioxetina, formulada com diluentes e veículos em geral, sem qualquer especificação destes; não mais havendo a Fórmula Markush, a generalização dos diluentes e veículos é inviável, por implicar em aumento do escopo de proteção, com violação ao art. 32 da LPI.

Decisão da 25ª Vara Federal (processo B, 39.1, processo C, 3.1) reconheceu a necessidade de reunião das demandas e declinou da competência em favor desta 13ª Vara Federal.

Petição da empresa ré LUNDBECK (processo B, 45.1; processo C, 35.1) impugnando as alegações da autora ALTHAIA e requerendo o julgamento antecipado do mérito, ou, sucessivamente, caso seja deferida a realização de prova pericial: a) a sua realização em conjunto com a da ação conexa - processo n.º 5084536-83.2020.4.02.5101, pelo mesmo Perito já nomeado naqueles autos; b) a exclusão dos documentos D2, D3, D4, D6, D7 e D8 do escopo da perícia.

Decisão (processo A, 65.1, processo B, 50.1 ; processo C, 40.1 elaborou quadro indicando a existência nesta SJRJ de 4 processos cujo objeto consiste na validade de 3 patentes (PI 0212733-4, BR 12.2012.023120-7 e PI 0820474-8), quais sejam, A: processo n.º 5084536-83.2020.4.02.5101, B: processo n.º 5005543-89.2021.4.02.5101, C: processo n.º 5015034-23.2021.4.02.5101, D: processo n.º 5083535-29.2021.4.02.5101, os quais, por sua vez, envolvem o composto farmacêutico denominado de vortioxetina, inibidor da recaptação de serotonina, usado no tratamento da depressão; b) noticiou a existência de 3 processos na SJDF; c) fixou nova lista de anterioridades; c) no processo A, determinou à empresa LIBBS trazer nova tradução dos documentos D1 e D2, com observância das impugnações mencionadas pela empresa ré LUNDBECK.; d) determinou aos interessados fornecer tradução juramentada dos documentos já juntados aos autos em língua estrangeira que ainda não tenham sido traduzidos, sob pena de sua desconsideração; e) fixou a posição processual do INPI como réu; f) em juízo de retratação no processo A, e nos processos B, C e D, limitou os pontos controvertidos àqueles expressamente manifestados nas respectivas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos, determinou que a prova pericial se limite aos documentos trazidos e/ou mencionados com as petições iniciais, inclusive nas combinações por eles mencionadas, para fins de análise da atividade inventiva das patentes, bem como que seja restrita aos requisitos e condições de patenteabilidade suscitados pelas autoras em suas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos; g) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e os pedidos de exclusão de documentos; h) tornou insubsistente a multa aplicada no processo A e rejeitou a alegação de litigância de má-fé formulada no processo C, sem prejuízo de reavaliação no momento da prolação da sentença; i) admitiu a intervenção da ABIFINA como amicus curiae no processo D, fixando os seus poderes; j) no processo D, determinou às empresas LUNDBECK e ALTHAIA esclarecer se há alguma outra ação judicial relacionada à patente de invenção PI 0820474-8, após o que será analisada a questão da decadência ou a necessidade de dilação probatória quanto à patente de invenção PI 0820474-8; k) estendeu o deferimento da prova pericial no processo A aos processos B e C, com o mesmo Perito já nomeado, concedendo prazo para indicação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes; l) fixou a metodologia da prova pericial; m) reformulou os quesitos do Juízo; n) determinou a expedição de ofício ao Ex.mo Desembargador Federal Relator do agravo de instrumento - processo n.º 5016394-67.2021.4.02.0000, comunicando que, em sede de juízo de retratação, foi totalmente revista a decisão saneadora quanto aos pontos suscitados em sede de recurso, salvo quanto à manutenção dos quesitos do Juízo que se referem à aplicação da metodologia do Teste da Motivação Criativa (TMC) - itens 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 11,14.a, 14.b, 17 e 18.

Petição da LUNDBECK (processso B, 55.1; processo C, 45.1), indicando assistentes técnicos e apresentando quesitos.

Petição da ALTHAIA (processo B, 56.1; processo C, 46.1), indicando assistentes técnicos e apresentando quesitos.

Petição da ALTHAIA (processo B, 71.1); processo C, 61.1), na qual impugna os quesitos da empresa ré que fogem à análise técnica da validade das patentes em litígio, protesta pela apresentação de quesitos suplementares e requer o início imediato da prova técnica.

Proferida nova decisão saneadora (processo A, 103.1; processo B, 74.1; processo C,65.1 a) determinou vista à empresa ré LUNDBECK sobre a nova tradução dos documentos D1 e D2 trazida pela LIBBS (processo A, 80.1); b) manteve a determinação de produção de prova pericial, fixando a metodologia; c) consignou os quesitos apresentados e determinou a apresentação de lista única de quesitos pelas partes; d) fixou os quesitos do Juízo.

Quesitos da ré LUNDBECK (processo A, 117.1; processo B, 88.2, processo C, 78.1requerendo ainda ajustes dos quesitos do Juízo 15.1 e 15.2 ).

Quesitos do INPI (processo B, 90.2; processo C, 80.1).

Quesitos da autora ALTHAIA (processo B, 91.2; processo C, 82.1).

Decisão (processo A, 122.1; processo B, 93.1; processo C, 84.1) acolheu pedido da ré LUNDBECK para ajustar os quesitos do Juízo e determinou ao perito a apresentação da proposta de honorários periciais.

Proposta de honorários periciais (processo A, 128.1; processo B, 99.1 e processo C - 90.1), no valor de R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e de R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7.

Petições da LUNDBECK (processo A, 132.1; processo B, 100.1 e processo C, 94.1) requerendo: a) o indeferimento dos quesitos 31, 61, 70, 72, 73 e 75 da LIBBS, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; b) o indeferimento dos quesitos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 107 e 110 da ALTHAIA, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; c) o indeferimento dos quesitos 1, 11, 22, 51, 52, 69, 72, 75, 85, 86, 93, 97 e 106 da ALTHAIA, por se referirem exclusivamente a questões de direito; d) o indeferimento do quesito 93 do INPI, por extrapolar os limites objetivos da demanda; e) a intimação do INPI para dizer se concorda com a correção de erros materiais nos quesitos 39 e 53.

Petições da LUNDBECK (processo A, 136.1; processo B, 101.1 e processo C, 98.1), dizendo não se opor ao valor dos honorários periciais, requerendo seja o valor suportado pela parte autora.

Petições da ALTHAIA (processo B, 101.1 e processo C, 97.1, e 100.1), nas quais: a) concorda com o valor dos honorários periciais, trazendo depósito de 1/3 dos valores (processo B, evento 103:3 e processo C, evento 100:3 - R$ 96.930,00); b) requer a manutenção de todos os seus quesitos; c) requer o indeferimento dos seguintes quesitos da LUNDBECK: 18 a 21, 58, 328 e 329 (matéria exclusiva de direito); 1 a 17 (fazem referência a relatórios e fórmulas contidos na patente, de modo que a interpretação deve ser condicionada ao período por sua leitura e não objeto de quesitação da empresa ré); 29-49, 72-78, 81-97, 106, 111, 112, 117, 126, 127, 135, 136, 140-153, 155-161, 174-181, 201-211, 213, 214, 216-219, 227-232, 237-243, 246-248, 251-257, 260, 262, 263, 266-268, 271-275, 277, 278, 280-286, 287, 288, 291-298, 301-303, 305 e 306 (versam sobre análise pericial em relação aos documentos do estado da técnica de per se, sem qualquer referência à sua comparação com solução técnica apresentada nas patentes em discussão para aferição dos requisitos de patenteabilidade); 210-216, 301-327 e 358-362 (demandam ao Perito opinião não técnica sobre pareceres juntados, informações de posição de mercado do medicamento protegido pelas patentes questionadas, questionamento das metodologias e conclusões jurídicas a cargo do Juízo); d) o imediato início dos trabalhos periciais; e) a intimação das outras partes para providenciar o depósito do restante dos honorários periciais.

Proferida nova decisão conjunta nos processos (processo A, 139.1; processo B, 107.1 e processo C, 103.1), a qual: a) decidiu a impugnação aos quesitos das partes; b) fixou a lista atualizada de quesitos; c) determinou ao INPI falar sobre a alegação da LUNDBECK de erros materiais nos seus quesitos 39 e 53; d) fixou o valor dos honorários periciais em R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e em R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7; e) determinou o depósito dos valores pelas autoras LIBBS (valor total de R$ 145.395,00) e ALTHAIA (já tendo sido depositado o valor de R$ 96.930,00, complementar o depósito no valor de R$ 48.465,00, no total de R$ 145.395,00).

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela ALTHAIA (processo A, 144.1; processo B, 112.1; processo C - 108.1) e pela LIBBS (processo A, 146.1).

Embargos de declaração da empresa LUNDBECK (processo B, 113.1; processo C, 109.1), alegando haver contradição na manutenção do quesito 110 da ALTHAIA, por extrapolar os limites objetivos da lide.

O INPI concordou com as alegações da LUNDBECK e apresentou nova lista atualizada de quesitos (processo A, 145.1; processo B, 115.1; processo C, 111.1).

Contrarrazões da ALTHAIA (processo B, 116.1; processo C, 113.1), dizendo não se opor à retirada do quesito, embora não vislumbre qualquer prejuízo em sua permanência.

Decisão (processo A, 149.1; processo B, 118.1; processo C, 114.1 acolheu o pedido da LUNDBECK para exclusão do quesito 110 da ALTHAIA, ante a concordância por esta manifestada e os novos quesitos do INPI, fixou lista atualizada de quesitos a serem respondidos no decorrer da realização da prova pericial e designou reunião inaugural do ínicio dos trabalhos periciais.

Decisão (processo A, 168.1; processo B, 136.1; processo C, 137.1) nomeou em substituição ao perito anteriormente designado, em razão de óbito deste, a Dra Karla Regina da Silva Karan como perita do Juízo, bem como determinou às empresas litigantes a complementação do adiantamento dos honorários periciais.

Decisão (processo B, 150.1; processo C, 152.1) indeferiu pedido de readequação dos honorários periciais formulado pela autora ALTHAIA, bem como determinou-lhe o depósito dos honorários periciais.

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela ALTHAIA (processo B, 155.1; processo C, 152.1).

Decisão (processo A, 189.1; processo B, 159.1; processo C, 161.1) determinou a intimação para perita para iniciar os trabalhos periciais, ressaltando não haver necessidade de designação de “reunião de abertura” ou outra “audiência”.

Pedido de reconsideração da ré LUNDBECK (processo A, 197.1; processo B, 167.1; processo C, 169.1) a fim de que seja designada e reunião prévia ao início dos trabalhos periciais entre a perita do Juízo, as partes e seus assistentes técnicos, o que foi rejeitado (processo A, 201.1; processo B, 171.1; processo C, 173.1).

Decisão (processo A, 212.1; processo B, 180.1; processo C, 184.1) deferiu pedido de designação de audiência formulado pela perita (processo A, 207.1; processo B, 177.1; processo C, 179.1 )

Termo de audiência (processo A, 239.1; processo B, 215.1; processo C, 218.1).

Laudo pericial (processo A, 247.1; processo B, 222.1; processo C, 226.1) pela validade das patentes PI 0212733-4 e BR 12.2012.023120-7.

Decisão (processo B, 224.1) indeferiu o pedido da ré H. LUNDBECK A/S de desentranhamento da manifestação da autora ALTHAIA (processo B, 218.1; 221.1)e processo C, 225.1

Petição do INPI (processo A, (256.1), com parecer técnico (256.2; processo B, 230.1, com parecer técnico (230.2); processo C, 234.1, com parecer técnico 225.1, ressaltando que a perícia ratifica o posicionamento da autarquia.

Petição da ré LUNDBECK (processo A, 258.1, com pareceres técnicos (258.2 e 258.3; processo B, 232.1, com pareceres técnicos 232.2 e 232.3; processo C, 236.1, com pareceres técnicos 236.2 e 236.3) concordando com a prova pericial produzida.

Petição da empresa autora ALTHAIA (processo B, 233.1), com pareceres técnicos 233.2 e 233.4; processo C, 237.1, com pareceres técnicos 237.2 e 237.4) impugnando o teor do laudo pericial e requerendo a intimação da perita para esclarecimentos em audiência a ser designada pelo Juízo. Alternativamente, pretende a realização de segunda perícia.

Petição da empresa ré (processo A, (270.1) com pareceres técnicos ( 270.2 e 270.3); processo B, 244.1 , com pareceres técnicos (244.2 , 244.3) e processo C - 249.1 , com pareceres técnicos 249.2e 249.3, na qual requer (1) o desentranhamento de laudo técnico do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela empresa ALTHAIA (autora: B, 5005543-89.2021.4.02.5101 e C, 5015034-23.2021.4.02.5101) e (3) o indeferimento do pedido de realização de nova perícia por esta formulado.

Em atendimento a despacho do Juízo (processo A, 262.1, processo B, 236.1), a Sra. Perita prestou esclarecimentos (processo A, (271.1; processo B, 246.1; processo C, 250.1).

Petição do INPI (processo A, 283.1, com parecer técnico 283.2; processo B - 252.1, com parecer técnico 252.2); processo C, 260.1) reiterando sua posição.

Petição da ré LUNDBECK (processo A, 280.1; processo B, 253.1 e processo C 257.1 ), pela improcedência do pedido.

Petição da autora ALTHAIA (processo B, 254.1; processo C, 258.1), trazendo parecer de seu assistente técnico (254.2, 258.1), renovando o pedido de desconsideração do laudo pericial e requerendo a oitiva da perita em audiência para esclarecimentos.

Petição da ré LUNDBECK (processo A, 285.1; processo B, 257.1; processo C, 262.1em que requer: (1) desentranhamento do parecer do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela autora ALTHAIA (B - 5005543-89.2021.4.02.5101 e C - 5015034-23.2021.4.02.5101), (2) indeferimento a realização de audiência de instrução ou nova perícia e (3) a homologação do laudo pericial.

I.3 - PROCESSO N.º 5015034-23.2021.4.02.5101 (C)

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da empresa dinamarquesa H. LUNDBECK A/S, objetivando a nulidade da patente de invenção BR 12.2012.023120-7, decorrente da divisão da patente PI 0212733-4, aos seguintes argumentos:

a) prejudicialidade da BR 12.2012.023120-7, por se tratar de pedido dividido: em se partindo da premissa de que não recai qualquer proteção sobre o composto vortioxetina, objeto de proteção da PI 0212733-4, por decorrência lógica deve ser considerada insubsistente a patente que foi objeto de sua divisão;

b) ausência de novidade: a estrutura da vortioxetina foi integralmente revelada pelo documento D1 - WO0149678;

c) ausência de atividade inventiva: a combinação do documento D1 com diversos documentos do estado da técnica retira a atividade inventiva da BR 12.2012.023120-7, cujo objeto deriva de preceitos técnicos amplamente conhecidos do estado da arte prévia.

Foi requerida a distribuição por dependência à 25ª Vara Federal, por prevenção ao processo n.º 5005543-89.2021.4.02.5101.

Decisão da 25ª Vara Federal (processo B - 39.1; processo C, 3.1) reconheceu a necessidade de reunião das demandas e declinou da competência em favor desta 13ª Vara Federal.

Petição da empresa ré LUNDBECK (35.1), na qual: a) requereu o julgamento antecipado do feito ou, sucessivamente, o acolhimento das preliminares suscitadas na contestação, com a condenação da autora em litigância de má-fé; b) caso deferida a realização de prova pericial, requer seja realizada conjuntamente com a da ação conexa - processo n.º 5084536-83.2020.4.02.5101, pelo mesmo Perito já nomeado naqueles autos, bem como a exclusão dos documentos "D2, D2 Equivocado, D3, D4, D5, D6, D7, e D8".

Decisão (processo A, 65.1, processo B, 50.1, processo C, 40.1) elaborou quadro indicando a existência nesta SJRJ de 4 processos cujo objeto consiste na validade de 3 patentes (PI 0212733-4, BR 12.2012.023120-7 e PI 0820474-8), quais sejam, A: processo n.º 5084536-83.2020.4.02.5101, B: processo n.º 5005543-89.2021.4.02.5101, C: processo n.º 5015034-23.2021.4.02.5101, D: processo n.º 5083535-29.2021.4.02.5101, os quais, por sua vez, envolvem o composto farmacêutico denominado de vortioxetina, inibidor da recaptação de serotonina, usado no tratamento da depressão; b) noticiou a existência de 3 processos na SJDF; c) fixou nova lista de anterioridades; c) no processo A, determinou à empresa LIBBS trazer nova tradução dos documentos D1 e D2, com observância das impugnações mencionadas pela empresa ré LUNDBECK.; d) determinou aos interessados fornecer tradução juramentada dos documentos já juntados aos autos em língua estrangeira que ainda não tenham sido traduzidos, sob pena de sua desconsideração; e) fixou a posição processual do INPI como réu; f) em juízo de retratação no processo A, e nos processos B, C e D, limitou os pontos controvertidos àqueles expressamente manifestados nas respectivas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos, determinou que a prova pericial se limite aos documentos trazidos e/ou mencionados com as petições iniciais, inclusive nas combinações por eles mencionadas, para fins de análise da atividade inventiva das patentes, bem como que seja restrita aos requisitos e condições de patenteabilidade suscitados pelas autoras em suas petições iniciais e/ou nos pareceres técnicos com elas trazidos; g) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e os pedidos de exclusão de documentos; h) tornou insubsistente a multa aplicada no processo A e rejeitou a alegação de litigância de má-fé formulada no processo C, sem prejuízo de reavaliação no momento da prolação da sentença; i) admitiu a intervenção da ABIFINA como amicus curiae no processo D, fixando os seus poderes; j) no processo D, determinou às empresas LUNDBECK e ALTHAIA esclarecer se há alguma outra ação judicial relacionada à patente de invenção PI 0820474-8, após o que será analisada a questão da decadência ou a necessidade de dilação probatória quanto à patente de invenção PI 0820474-8; k) estendeu o deferimento da prova pericial no processo A aos processos B e C, com o mesmo Perito já nomeado, concedendo prazo para indicação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes; l) fixou a metodologia da prova pericial; m) reformulou os quesitos do Juízo; n) determinou a expedição de ofício ao Ex.mo Desembargador Federal Relator do agravo de instrumento - processo n.º 5016394-67.2021.4.02.0000, comunicando que, em sede de juízo de retratação, foi totalmente revista a decisão saneadora quanto aos pontos suscitados em sede de recurso, salvo quanto à manutenção dos quesitos do Juízo que se referem à aplicação da metodologia do Teste da Motivação Criativa (TMC) - itens 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 8, 11,14.a, 14.b, 17 e 18.

Petição da LUNDBECK (processso B, 55.1; processo C, 45.1, indicando assistentes técnicos e apresentando quesitos.

Petição da ALTHAIA (processo B, 56.1;processo C, 46.1), indicando assistentes técnicos e apresentando quesitos.

Petição da ALTHAIA (processo B, 71.1; processo C, 65.1), na qual impugna os quesitos da empresa ré que fogem à análise técnica da validade das patentes em litígio, protesta pela apresentação de quesitos suplementares e requer o início imediato da prova técnica.

Proferida nova decisão saneadora (processo A, 103.1; processo B, 74.1; processo C: 65.1: a) determinou vista à empresa ré LUNDBECK sobre a nova tradução dos documentos D1 e D2 trazida pela LIBBS (processo A, evento 80); b) manteve a determinação de produção de prova pericial, fixando a metodologia; c) consignou os quesitos apresentados e determinou a apresentação de lista única de quesitos pelas partes; d) fixou os quesitos do Juízo.

Quesitos da ré LUNDBECK (processo A, 117.1; processo B, 88; processo C, 78.1), requerendo ainda ajustes dos quesitos do Juízo 15.1 e 15.2.

Quesitos do INPI (processo B, 90.1; processo C, 80.1 ).

Decisão (processo A - 122.1; processo B, 93.1; processo C, 84.1) acolheu pedido da ré LUNDBECK para ajustar os quesitos do Juízo e determinou ao perito a apresentação da proposta de honorários periciais.

Proposta de honorários periciais (processo A, 128.1; processo B, 99.1; processo C - 90.1), no valor de R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e de R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7.

Petições da LUNDBECK (processo A, 132.1; processo B, 100.1; processo C, 94.1) requerendo: a) o indeferimento dos quesitos 31, 61, 70, 72, 73 e 75 da LIBBS, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; b) o indeferimento dos quesitos 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 107 e 110 da ALTHAIA, por extrapolarem os limites objetivos da demanda; c) o indeferimento dos quesitos 1, 11, 22, 51, 52, 69, 72, 75, 85, 86, 93, 97 e 106 da ALTHAIA, por se referirem exclusivamente a questões de direito; d) o indeferimento do quesito 93 do INPI, por extrapolar os limites objetivos da demanda; e) a intimação do INPI para dizer se concorda com a correção de erros materiais nos quesitos 39 e 53.

Petições da LUNDBECK (processo A, 136.1; processo B, 101.1 ;processo C, 98.1), dizendo não se opor ao valor dos honorários periciais, requerendo seja o valor suportado pela parte autora.

Petições da ALTHAIA (processo B, 101.1; processo C, 97.1e 100.1), nas quais: a) concorda com o valor dos honorários periciais, trazendo depósito de 1/3 dos valores (processo B, evento 103:3 e processo C, evento 100:3 - R$ 96.930,00); b) requer a manutenção de todos os seus quesitos; c) requer o indeferimento dos seguintes quesitos da LUNDBECK: 18 a 21, 58, 328 e 329 (matéria exclusiva de direito); 1 a 17 (fazem referência a relatórios e fórmulas contidos na patente, de modo que a interpretação deve ser condicionada ao período por sua leitura e não objeto de quesitação da empresa ré); 29-49, 72-78, 81-97, 106, 111, 112, 117, 126, 127, 135, 136, 140-153, 155-161, 174-181, 201-211, 213, 214, 216-219, 227-232, 237-243, 246-248, 251-257, 260, 262, 263, 266-268, 271-275, 277, 278, 280-286, 287, 288, 291-298, 301-303, 305 e 306 (versam sobre análise pericial em relação aos documentos do estado da técnica de per se, sem qualquer referência à sua comparação com solução técnica apresentada nas patentes em discussão para aferição dos requisitos de patenteabilidade); 210-216, 301-327 e 358-362 (demandam ao Perito opinião não técnica sobre pareceres juntados, informações de posição de mercado do medicamento protegido pelas patentes questionadas, questionamento das metodologias e conclusões jurídicas a cargo do Juízo); d) o imediato início dos trabalhos periciais; e) a intimação das outras partes para providenciar o depósito do restante dos honorários periciais.

Proferida nova decisão conjunta nos processos (processo A, 139.1; processo B, 107.1; processo C, 103.1), a qual: a) decidiu a impugnação aos quesitos das partes; b) fixou a lista atualizada de quesitos; c) determinou ao INPI falar sobre a alegação da LUNDBECK de erros materiais nos seus quesitos 39 e 53; d) fixou o valor dos honorários periciais em R$ 139.320,00 para análise da patente PI 0212733-4, e em R$ 151.470,00 para a patente BR 12.2012.023120-7; e) determinou o depósito dos valores pelas autoras LIBBS (valor total de R$ 145.395,00) e ALTHAIA (já tendo sido depositado o valor de R$ 96.930,00, complementar o depósito no valor de R$ 48.465,00, no total de R$ 145.395,00).

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela ALTHAIA (processo A, 144.1; processo B, 112.1; processo C, 108.1) e pela LIBBS (processo A, 146.1).

Embargos de declaração da empresa LUNDBECK (processo B, 113.1; processo C - 109.1), alegando haver contradição na manutenção do quesito 110 da ALTHAIA, por extrapolar os limites objetivos da lide.

O INPI concordou com as alegações da LUNDBECK e apresentou nova lista atualizada de quesitos (processo A, 145.1; processo B, 115.1; processo C, 111.1).

Contrarrazões da ALTHAIA (processo B, 116.1; processo C; 113.1), dizendo não se opor à retirada do quesito, embora não vislumbre qualquer prejuízo em sua permanência.

Decisão (processo A - 149.1; processo B - 118.1; processo C -114.1 )acolheu o pedido da LUNDBECK para exclusão do quesito 110 da ALTHAIA, ante a concordância por esta manifestada e os novos quesitos do INPI, fixou lista atualizada de quesitos a serem respondidos no decorrer da realização da prova pericial e designou reunião inaugural do ínicio dos trabalhos periciais.

Decisão (processo A - 168.1; processo B - 136.1; processo C - 137.1) nomeou em substituição ao perito anteriormente designado, em razão de óbito deste, a Dra Karla Regina da Silva Karan como perita do Juízo, bem como determinou às empresas litigantes a complementação do adiantamento dos honorários periciais.

Decisão (processo B - 150.1; processo C -152.1) indeferiu pedido de readequação dos honorários periciais formulado pela autora ALTHAIA, bem como determinou-lhe o depósito dos honorários periciais.

Comprovado o recolhimento dos honorários periciais pela ALTHAIA (processo B - 155.1; processo C - 157.1).

Decisão (processo A - 189.1; processo B- 159.1; processo C -161.1) determinou a intimação para perita para iniciar os trabalhos periciais, ressaltando não haver necessidade de designação de “reunião de abertura” ou outra “audiência”.

Pedido de reconsideração da ré LUNDBECK (processo A - 197.1; processo B - 167.1; processo C - 169.1) a fim de que seja designada e reunião prévia ao início dos trabalhos periciais entre a perita do Juízo, as partes e seus assistentes técnicos, o que foi rejeitado (processo A - 201.1; processo B - 171.1; processo C - 173.1).

Decisão (processo A - 212.1; processo B - 180.1; processo C - 184.1) deferiu pedido de designação de audiência formulado pela perita (processo A - 207.1; processo B - 177.1; processo C - 179.1 ).

Termos de audiência (processo A - 239.1 ; processo B - 215.1; processo C - 184.1).

Laudo pericial (processo A - 247.1; processo B - 222.1; processo C - 226.1) pela validade das patentes PI 0212733-4 e BR 12.2012.023120-7.

Decisão (processo B - 224.1; processo C - 228.1) indeferiu o pedido da ré H. LUNDBECK A/S de desentranhamento da manifestação da autora ALTHAIA (processo B - 218.1; 221.1 e processo C - 225.1 ).

Petição do INPI (processo A - (256.1), com parecer técnico (256.2; processo B - 230.1, com parecer técnico (230.2); processo C - 234.1, com parecer técnico 234.2), ressaltando que a perícia ratifica o posicionamento da autarquia.

Petição da ré LUNDBECK (processo A - 258.1, com pareceres técnicos (258.2 e 258.3; processo B - 232.1, com pareceres técnicos ( 232.2 e 232.3; processo C - 236.1, com pareceres técnicos 236.2 e 236.3 ) concordando com a prova pericial produzida.

Petição da empresa autora ALTHAIA (processo B - 233.1), com pareceres técnicos 233.2 e 233.4; processo C - 237.1 com pareceres técnicos 237.2 e 237.4) impugnando o teor do laudo pericial e requerendo a intimação da perita para esclarecimentos em audiência a ser designada pelo Juízo. Alternativamente, pretende a realização de segunda perícia.

Petição da ré LUNDBECK (processo A, (270.1 ) com pareceres técnicos ( 270.2 e 270.3); processo B - 244.1 , com pareceres técnicos (244.2 , 244.3); processo C - 249.1, com pareceres técnicos 249.2 e 249.3, reiterado 285.1 na qual requer (1) o desentranhamento de laudo técnico, (2) o indeferimento da realização de audiência formulado pela ré ALTHAIA (autora: B - 5005543-89.2021.4.02.5101 e C - 5015034-23.2021.4.02.5101) e (3) o indeferimento do pedido de realização de nova perícia.

Em atendimento a despacho do Juízo (processo A-262.1, processo B - 236.1; processo C - 240.1), a Sra. Perita prestou esclarecimentos (processo A - (271.1; processo B - 246.1 ; processo C - 250.1 ).

Petição da ré LUNDBECK (processo A - 280.1; processo B - 253.1 e processo C-257.1 ), pela improcedência do pedido.

Petição da autora ALTHAIA (processo B - 254.1; processo C -258.1 , trazendo parecer de seu assistente técnico (254.2, 258.1 ), renovando o pedido de desconsideração do laudo pericial e requerendo a oitiva da perita em audiência para esclarecimentos.

Petição do INPI (processo A - 283.1, com parecer técnico 283.2; processo B - 252.1, com parecer técnico 252.2; processo C - 260.1, com parecer técnico 260.2) reiterando sua posição.

Petição da ré LUNDBECK (processo A - 285.1; processo B - 257.1; processo C - 262.1em que requer: (1) desentranhamento do parecer do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela autora ALTHAIA (B - 5005543-89.2021.4.02.5101 e C - 5015034-23.2021.4.02.5101), (2) indeferimento a realização de audiência de instrução ou nova perícia e (3) a homologação do laudo pericial.

Relatados.Decido.

II - REALIZAÇÃO NOVA PERÍCIA

A realização de nova perícia é, nos termos do art. 480 do CPC, necessária quando “a matéria não estiver suficientemente esclarecida”. Mas, no caso, a perita apresentou suficientes esclarecimentos sobre a perícia realizada e as conclusões obtidas. Embora a empresa autora apresente vários argumentos discordando das conclusões da perita, apresentando uma opinião divergente. Desta forma, não houve ausência de esclarecimento ou incongruência por parte da expert. Em verdade, esta respondeu a todos os quesitos trazidos pelas partes.

Ressalto que os pareceres técnicos trazidos pela empresas e pelo INPI também serão considerados pelo juízo para análise do feito, como prevê o art. 371 do CPC (“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”). Tais pareceres também tornam a matéria suficientemente esclarecida, e no momento da ocasião do julgamento o Juízo apreciará todas as provas produzidas, não ficando vinculado ao laudo pericial.

Assim, indefiro o pedido de realização de nova perícia realizado pela autora ALTHAIA (processo B - 233.1), com pareceres técnicos 233.2 e 233.4; processo C - 237.1 com pareceres técnicos 237.2 e 237.4).

III - DESENTRANHAMENTO DE PARECER TÉCNICO

Como relatado, petição da ré LUNDBECK, (processo A, 270.1) com pareceres técnicos (270.2 e 270.3); processo B, 244.1, com pareceres técnicos (244.2 , 244.3) reiterado 257.1 e processo C, 249.1 , com pareceres técnicos (249.2 e 249.3) requereu o desentranhamento de laudo técnico do Dr. Luiz Otávio Pimentel juntado pela empresa ALTHAIA (autora nos seguintes processos: B, 5005543-89.2021.4.02.5101 e C, 5015034-23.2021.4.02.5101).

Trata-se de pedido de desentranhamento de peças. Alega a empresa ré requerente que tal peça foi elaborada por profissional que não é assistente técnico da autora ALTHAIA.

Entretanto, tenho que tal pedido deve ser indeferido, pois o princípio da instrumentalidade deve preponderar sobre os rigores do texto legal, devendo prevalecer o fim visado com a tutela jurisdicional, qual seja, o reconhecimento do verdadeiro direito e a priorização do mérito.

Outros princípios que também devem ser observados, in casu, são o da cooperação real entre as partes e o juiz da causa e o amplo contraditório. Assim, o Direito Processual não deve ser concebido como um fim em si mesmo. Sua aplicação ao caso concreto deve considerar a utilidade prática do texto legal como suporte procedimental para a efetivação de direitos. HÁ entendimento reiterado no STJ pela flexibilização da norma, a exemplo do REsp 1070395/RJ:

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

Desde que observado o princípio do contraditório, a juntada posterior de documentos não implica, de forma alguma, em cerceamento de defesa, tendo a outra parte oportunidade de ofertar manifestação conforme preceitua o art. 437, §1º, do CPC/2015 o qual fora observado nos presentes autos.

Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em sendo assim, a redação do art. 320, do mesmo diploma legal, corrobora a oportunidade da juntada posterior de documentos aos autos, pois o que é vedado é a juntada de documentos destinados a comprovar as condições da ação, não havendo qualquer restrição à apresentação de nova documentação para confirmar alegações de fato ou de direito.

É o que evidencia Humberto Theodoro Jr.:

[...] boa parte da doutrina e jurisprudência tem entendido que, quanto aos documentos ‘não indispensáveis’, não estariam as partes impedidas de produzilos em outras fases posteriores àquelas aludidas pelo art. 396. (THEODORO JR., 2007, p. 517)

É aparente, pois, a limitação imposta contra a produção de prova documental fora das situações aventadas pelos artigos 437, §1º e 435. HÁ que se tratar o texto desses dispositivos como mera questão preferência do momento processual oportuno para a juntada desse tipo de prova, sem haver cunho taxativo para tanto.

Por fim, saliente-se que o Juízo não está adstrito a qualquer prova produzida nos autos, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, consoante art.479, do CPC.

Além do que a presença de tal peça nos autos, não prejudica o andamento do processo nem sua admissão viola o contraditório, pois a ré manifestou-se a respeito de seu teor. Acresço ainda não haver a necessidade de desentranhamento de tais documentos, ante as peculiaridades do sistema eletrônico e-Proc.

Desta forma, indefiro o pedido de desentranhamento formulado pela ré.

IV -INTIMAÇÃO DO INPI

Considerando a manutenção do parecer acima referido como integrante dos documentos que compõem o acervo probatório, verifico que o INPI não se manifestou expressamente sobre os pareceres juntados pela autora ALTHAIA aos autos (processo B, 233.2, 233.4 , 254.2 ); processo C, 237.2 ,237.4 , 258.2 ).

Assim, intime-se o INPI para que se manifeste expressamente sobre os pareceres técnicos em questão.

Prazo: 15 dias.

V - INTIMAÇÃO DA AUTORA ALTHAIA

Defiro o prazo requerido pela autora ALTHAIA (processo B, 241.1)para manifestar-se especificamente sobre pareceres técnicos juntados pela ré LUNDBECK (processo B, 232.2 e 232.3; processo C, 236.2 ,236.3).

Prazo: 15 dias.

VI - AUDIÊNCIA PARA ESCLARECIMENTOS

Petição da autora ALTHAIA (processo B, 233.1 e 254.1 e processo C -258.1 , trazendo parecer de seu assistente técnico (254.2, 258.2), renovando o pedido de desconsideração do laudo pericial e requerendo a oitiva da perita em audiência para esclarecimentos.

Embora nestes autos tenha ocorrido a realização de reunião inaugural entre a perita judicial e os assistentes técnicos (processo A, 239.1 ; processo B, 215.1; processo C, 218.1), verifico que a dinâmica do processo revela a complexidade da matéria e a utilidade concreta do diálogo técnico entre o expert e os assistentes indicados pelas partes.

Com efeito, tenho que o laudo pericial, assim como sua versão complementar, presentam análises fundadas em raciocínio técnico complexo, envolvendo a combinação de múltiplas anterioridades, o que indica que o contraditório técnico efetivo - próprio de perícias que versam sobre matéria patentária.

Considero que, em temas tecnicamente densos como o da validade de patentes, a ausência de interlocução entre o perito judicial e os assistentes técnicos das partes pode comprometer a exatidão e a confiabilidade da prova pericial.

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela parte autora ALTHAIA e determino a realização de reunião entre o Perito Judicial e os assistentes técnicos das partes para que sejam prestados novos esclarecimentos.

No entanto, constato que a requerente não cuidou de instruir os processos como os quesitos técnicos suplementares pelos quais pretende sanar as divergências que entende ainda persistem, devendo ser ressaltado que não deve a perita pronunciar-se acerca de indagações feitas anteriormente, sejam em quesitos principais, seja em quesitos complementares, pois já respondidos.

Deste modo, concedo prazo de 15 dias a fim de que a parte autora apresente novos quesitos suplementares.

Faculto à autora LIBBS, à ré LUNDBECK e ao INPI idêntico prazo para quesitos suplementares.

Após, venham conclusos para designação de data para audiência.