5006445-02.2020.4.03.6119

• ADRIANO SOARES DA CUNHA
  OAB/SP 161978cpf142.***.***-01Mostrar
• REINALDO DE CARVALHO BUENO
  OAB/SP 71252cpf681.***.***-49Mostrar
• REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR
  OAB/SP 405578

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Sentença

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogado

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogados

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO (OAB 71252/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR (OAB 405578/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogado

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogado

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogado

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

PAULO ROBERTO DE SENA

Advogados

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO (OAB 71252/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR (OAB 405578/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

FALCOES MOTO CLUBE DE GUARULHOS RACA LIBERTA

Advogados

ADRIANO SOARES DA CUNHA (OAB 161978/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO (OAB 71252/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR (OAB 405578/SP)

Órgão

2ª Vara Federal de Guarulhos

Classe

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Destinatário

PAULO ROBERTO DE SENA

Advogados

REINALDO DE CARVALHO BUENO (OAB 71252/SP), REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR (OAB 405578/SP)

ACÓRDÃO

LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas.

2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte.

3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa.

Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte. (REsp 1175763/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012).” Registro que os valores deverão ser depositados em conta judicial, a ser aberta preferencialmente na agência da Caixa Econômica Federal 4042 - PAB Justiça Federal, localizada neste Fórum, vinculada ao presente feito e à disposição deste Juízo.

Decorrido o prazo supra "in albis", venham os autos conclusos.

Intime-se.

Contestação do INPI (docs. 62/68). Instadas a se manifestarem acerca da produção de provas (doc. 69), a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e juntada de documentos (doc. 75), o INPI manifestou ausência de interesse na produção de provas (doc.

79) e o réu Paulo silenciou. Réplica (docs. 71 e 73). O E. TRF da 3ª Região deu provimento ao agravo de instrumento nº 5024886-55.2020.4.03.0000, para suspender o registro e uso da marca “Falcões Raça Liberta” pelo réu Paulo Roberto de Sena (docs. 82/85). Designada audiência para oitiva de testemunhas (doc. 86), realizada (docs. 99/102). As partes apresentaram memoriais finais (docs. 105 e 107). Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido. Preliminares As preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas pelo corréu Paulo Roberto de Sena já foram apreciadas na decisão de doc.

86. Acolho a preliminar arguida pelo INPI de alteração de sua posição processual na lide. Com efeito, assim dispõe a Lei n° 9.279/96 sobre a intervenção do INPI em ações anulatórias de registro: “Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) dias. § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.” A atuação do INPI nas ações de nulidade de registro decorre de sua qualidade de órgão executor de normas de propriedade industrial, em observância aos princípios do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A presente demanda versa sobre anulação de registro anteriormente concedido a terceiro, não havendo qualquer questionamento quanto a eventual vício do processo administrativo propriamente dito, tendo, inclusive, o INPI se manifestado favoravelmente à nulidade do registro pretendido pela autora, portanto, tem-se que a posição processual do INPI na presente lide é de uma assistência especial, instituída pela Lei de Propriedade Industrial, à semelhança da figura processual da assistência litisconsorcial prevista no art. 124 do CPC.

Nesse sentido, decidiu o

C. STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.

1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.

2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.

3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.

4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.

5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.

6. Recurso especial provido. (STJ, REsp n° 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/08/2016). (destaquei). Assim, deverá o INPI ocupar a posição de assistente litisconsorcial da parte autora na relação processual da presente demanda. Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito. Mérito O cerne da discussão cinge-se a verificar a regularidade na concessão do registro da marca sob nº 918856787, “Falcões Raça Liberta” e seu respectivo logotipo, concedido ao corréu Paulo Roberto de Sena, em 18/08/2020 (doc. 12).

Consta dos autos que, em 09/01/2020, a autora ingressou com pedido de registro da marca “Falcões Raça Liberta” junto ao INPI, processo nº 918989396, indeferido sob o fundamento de imitação de marca já registrada por terceiro (doc. 13). É o caso de procedência do pedido. O direito de registro é proteção conferida constitucionalmente ao cidadão, conforme dispõe o art. 5º, XXIX da Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...)” A Lei nº 9.279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, assim estabelece: “Art. 129.

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.” Depreende-se do dispositivo legal supramencionado que, em regra, a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido (princípio atributivo do direito de marcas), todavia, ressalva-se o direito de precedência ao registro para a pessoa de boa fé que comprovar o uso há pelo menos 06 meses de marca idêntica ou semelhante destinada a produto ou serviço idêntico a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim.

No ponto, ressalto que o direito de precedência não é restrito à seara administrativa, podendo ser exercido mesmo após a concessão do registro da marca, em sede de processo judicial. Ademais, entender em sentido diverso importaria em violação ao direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais garantido expressamente pela Constituição Federal (art. 5º, XXXV). Nesse sentido é o entendimento pacífico do

C. STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. (...)

2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.

3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). (...) (STJ, REsp 1494306/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data do Julgamento: 07/11/2019, Data da Publicação: 18/12/2019) No caso concreto, consta da base de dados do INPI (doc.

11) que a autora é titular da marca em debate ao menos desde 29/01/2007, com exceção de breve período em 2016. Além disso, restou comprovada a anterioridade na utilização ostensiva da marca pela parte autora, desde 2006, inclusive de conhecimento público e notório, consoante se depreende do estatuto social (doc. 55, fls. 10/24), das atas de assembléia geral (docs. 04/05 e 55, fls. 05/08), das notícias de eventos por ela promovidos (docs. 14/16, 18/23, 27/29) e dos perfis em redes sociais na internet (docs. 24/26), ressaltando-se, ainda, a inclusão da festa dos Falcões Moto Clube Raça Liberta de Guarulhos no calendário oficial de eventos do município de Guarulhos instituída pela Lei Municipal nº 7.668/2018 (doc. 30).

De outro lado, embora o réu tenha obtido a concessão do registro da marca junto ao INPI, jamais se utilizou dela após a sua saída da associação autora. De fato, todas as testemunhas ouvidas em juízo (docs. 99/102) foram unânimes em afirmar que o réu Paulo, após a sua saída da associação autora em 2016, nunca mais utilizou a marca objeto da lide, pelo contrário, passou a integrar outro moto clube e a utilizar outro emblema.

Outrossim, os depoimentos das testemunhas revelam que a associação autora em nenhum momento, mesmo após a saída do réu Paulo, deixou de usar a marca “Falcões Raça Liberta” e seu logotipo, sendo a associação bastante reconhecida no meio onde atua. Ressalto que o fato de o réu Paulo possuir tatuagens com a marca e o logotipo objeto da lide (doc.

58) não são suficientes a comprovar sua titularidade da marca, seja porque outros integrantes da associação também possuem a mesma tatuagem, conforme se infere das fotos acostadas aos autos (doc. 105, fls. 04/05), seja porque, consoante afirmado pela testemunha Vitor José Zorzi, que também foi um dos fundadores do moto clube, o réu somente fez a tatuagem alguns anos depois da sua fundação, restando demonstrado, portanto, que a propriedade e o uso da marca sempre pertenceram à associação autora, e não ao réu.

A alegação do réu de que registrou a marca visando evitar a sua indevida utilização por terceiros carece de qualquer razoabilidade, visto que sequer ocupava mais a presidência da associação à época, tendo inclusive notificado a parte autora visando a proibição do uso da marca “Falcões Raça Liberta” e seu logotipo (doc. 105, fls. 06/07 ), bem como ajuizado a ação nº 1046517-97.2016.8.26.0224 com a mesma finalidade (doc. 105, fls. 02/03), fatos que revelam não a preocupação de uso indevido da marca, mas sim a intenção de apropriar-se da marca que já sabia pertencer à associação, posto ter o próprio réu participado de sua fundação, inclusive presidindo-a por muitos anos.

Não bastasse a existência do direito de precedência em favor da parte autora, verifica-se também a impossibilidade de registro da marca objeto da lide pelo réu Paulo, em razão de reprodução de marca alheia, suscetível de causar confusão ao consumidor ou ao público em geral, de cuja existência já possuía plena ciência quando do pleito de registro. É o que dispõe o art. 124, da Lei nº 9.279/96: “Art. 124.

Não são registráveis como marca: (...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; (...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.” Com efeito, além de o réu ter sido um dos fundadores e presidente da associação autora por mais de 20 (vinte) anos até o início de 2016, também cedeu a ela os direitos de uso da marca, conforme contrato de cessão e transferência de direitos celebrado em 22/03/2016 (doc. 10), o que demonstra inequivocamente que o réu não desconhecia a utilização da marca pela autora em período anterior ao seu pedido de registro apresentado junto ao INPI por meio do processo nº 918856787, requerido em 11/12/2019, não podendo o réu pleitear o registro da marca “Falcões Raça Liberta” em seu próprio nome.

Ademais, o referido contrato de cessão e transferência de direitos estabelece expressamente a cessão e transferência à associação autora dos direitos de propriedade e uso da marca, em caráter irrevogável e irreversível (cláusula primeira), bem como que o réu Paulo (cedente) se obriga a não mais utilizá-la e a responder a qualquer tempo, por evicção (cláusula segunda), de modo que, também pelo aspecto contratual, não deve subsistir o registro da marca em nome do réu.

Assim, a pretensão da autora merece acolhimento. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado nesta ação, extinguindo o processo com resolução do mérito (artigo 487, I do Código de Processo Civil), para anular o registro da marca “Falcões Raça Liberta” concedido em 18/08/2020 em favor do réu Paulo Roberto de Sena no processo nº 918856787, declarando o direito da autora a livre utilização de seu nome empresarial/fantasia, independentemente de qualquer ônus, bem como de promoção do registro da marca junto ao INPI.

Condeno a parte ré ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. Proceda-se à exclusão do INPI do pólo passivo do presente feito, incluindo-o na qualidade de assistente litisconsorcial da parte autora. P.I.C. GUARULHOS, 30 de junho de 2021.