Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AgInt no CC 206019/GO (2024/0223972-1)
RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE: IMOLA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS S.A
ADVOGADOS: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO: CALCADOS BEIRA RIO S/A
ADVOGADO: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO: JUIZO FEDERAL DA 9A VARA CÍVEL DE GOIANIA - SJ/GO
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE NOVO HAMBURGO - RS
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por IMOLA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ÓPTICOS S.A. contra a decisão monocrática que concluiu pela inexistência de decisões conflitantes simultâneas entre os Juízos da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Goiás (GO) e o da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo (RS). A agravante sustenta que a decisão não levou em conta fatos supervenientes que alteram substancialmente o panorama processual, demonstrando a configuração do conflito positivo de competência. Alega que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu tutela provisória de urgência na Ação Anulatória n. 1054098-54.2022.4.01.3500, suspendendo os efeitos da decisão administrativa do INPI que havia anulado o registro da marca Milano Vizzano em favor da Imola do Brasil. Acrescenta que o próprio Juízo da Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo reconheceu a existência de prejudicialidade externa da ação estadual, determinando sua suspensão até o julgamento final da controvérsia pelo TRF1. Diante desse novo cenário, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecimento da existência do conflito positivo de competência e a consequente fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a matéria à luz da jurisprudência consolidada do STJ sobre registros de marca e da necessidade de unificação do julgamento para prevenir decisões contraditórias. O Ministério Público Federal, manifestou-se pelo provimento do agravo interno, ressaltando que a nova realidade processual evidenciada pela agravante demonstra, de forma clara e inequívoca, o risco concreto de decisões conflitantes, razão pela qual se impõe o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgamento unificado da controvérsia (fls. 199-203). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais distintos, como ocorre na presente hipótese, em que há demandas ajuizadas simultaneamente na Justiça Federal e na Justiça Estadual. O art. 66 do Código de Processo Civil estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes para julgar a mesma causa, quando se consideram reciprocamente incompetentes ou quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos. A controvérsia posta nestes autos refere-se à definição do juízo competente para processar e julgar as ações que envolvem a validade do registro da marca Milano Vizzano e os reflexos desse registro na relação jurídica entre as partes. A agravante trouxe aos autos novos elementos que demonstram uma alteração substancial no contexto anteriormente analisado, tornando possível o reconhecimento da existência de prejudicialidade externa entre os feitos em trâmite na Justiça Federal e na Justiça Estadual. O fundamento que justifica a modificação da decisão anterior é o fato de que, após a prolação da decisão monocrática, o TRF1 concedeu tutela provisória para suspender os efeitos da decisão administrativa do INPI, o que impacta diretamente a ação estadual movida por Calçados Beira Rio S.A. na Vara Empresarial de Novo Hamburgo. Além disso, o próprio Juízo estadual, ao reconhecer a prejudicialidade externa da matéria, determinou a suspensão da ação estadual até que a anulatória seja definitivamente julgada na Justiça Federal. Esses elementos indicam a necessidade de reavaliação da decisão anterior, pois demonstram que a continuidade da ação estadual pode comprometer o julgamento da matéria pelo juízo competente, permitindo a prolação de decisões contraditórias. A jurisprudência desta Corte tem afirmado que a mera potencialidade de decisões conflitantes é suficiente para caracterizar o conflito de competência. Observe-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE HETEROGÊNEA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera potencialidade ou risco de que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente para caracterizar o conflito de competência, consoante interpretação extensiva conferida por esta Corte ao disposto no art. 66 do CPC/2015. 2. Havendo conflito positivo de competência entre duas ações que versam sobre a mesma relação jurídica e tramitam em juízos diferentes, a existência de prejudicialidade heterogênea conduz à suspensão de um dos feitos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 192.043/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 1º/7/2024.) A prejudicialidade externa se configura sempre que o deslinde de uma causa dependa necessariamente da resolução de outra, cuja competência recaia sobre juízo diverso. Trata-se de hipótese prevista no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No caso, verifica-se que a demanda ajuizada na Justiça Federal discute a validade do registro da marca Milano Vizzano, enquanto a ação estadual tem como objeto a abstenção de uso e a indenização decorrente da suposta violação desse mesmo registro. Assim, a solução da ação estadual depende diretamente da definição da validade do registro da marca, de modo que, se a Justiça Federal decidir pela validade do registro em favor da Imola do Brasil, a pretensão de abstenção do uso e de indenização, veiculada pela Calçados Beira Rio S.A., se tornará juridicamente inviável. Por outro lado, se o Juízo estadual mantiver o trâmite da demanda, poderá antecipar-se ao Juízo federal na definição da validade do registro, o que configuraria verdadeira usurpação de competência. A jurisprudência do STJ, em situações análogas, tem reafirmado que, nos casos em que há interdependência entre ações ajuizadas na Justiça Federal e na Justiça Estadual, é indicado o sobrestamento para evitar decisões contraditórias. No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Ademais, no julgamento do Tema repetitivo n. 950 do STJ, consolidou-se a orientação de que a competência para ações que envolvam nulidade de registro de marca e questões correlatas, como a imposição de abstenção de uso, é da Justiça Federal. Dessa forma, diante da reconhecida prejudicialidade entre os feitos e do risco iminente de decisões conflitantes, deve ser reconhecida a existência de conflito positivo de competência e fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática anterior a fim de, reconhecendo a existência de conflito positivo de competência: a) fixar a competência do Juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Goiás para processar e julgar a matéria, tendo em vista a existência de prejudicialidade externa; e b) suspender a ação estadual até o julgamento da anulatória na Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se. Relator
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA