Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 1384930/RJ (2018/0276216-1)
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE: AMITAF COSMÉTICOS LTDA.
ADVOGADOS: ASTYR GONZALES JUNIOR - RJ018726
RENATO DE MEDEIROS BARBOSA LEITE - RJ113618
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AGRAVADO: L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS: PEDRO FRANKOVSKY BARROSO - RJ134629
RAYSA VITAL BRAZIL FREIRE - RJ201635
DECISÃO 1. Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por AMITAF COSMÉTICOS LTDA. fundado no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal contra v. acórdão do TJRJ, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO DE PRECEDÊNCIA PRECLUSO – NOTORIEDADE DA EMPRESA E NÃO DA MARCA DO PRODUTO - COLIDÊNCIA DA MARCA DA RÉ COM MARCA DA AUTORA REGISTRADA ANTERIORMENTE NA FRANÇA – MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO – VEDAÇÃO DO ART. 124, XXIII, DA LPI – NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. I - É sabido que a jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, eis que não houve qualquer impugnação, ocorreu a preclusão para se tentar anular a marca registrada, depois, sob esse fundamento. II – A notoriedade disciplinada no art. 126 da LPI constata-se em relação à marca L”ORÉAL, e não ao signo INCELL. III - Estão presentes, na hipótese, os elementos descritos no art. 124, XXIII, da LPI, eis que a marca INCELL da L´ORÉAL, empresa internacionalmente reconhecida no ramo de cosméticos, foi registrada na França e comercializada no Brasil antes do pedido de registro da marca INCELL da ré, que, por pertencer ao mesmo segmento mercadológico, não poderia desconhecê-la. IV - Por incidir a vedação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, e considerando que a marca da apelante é gráfica e foneticamente idêntica à marca registrada anteriormente pela apelada, em Paris, o registro de titularidade da ré não poderia ter sido concedido, devendo ser decretada sua nulidade. V - Apelações desprovidas. (fls. 387-396) Opostos aclaratórios, foram rejeitados (fls. 415-421). Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 124, XXIII e 158, § 2º da LPI. Sustenta, em síntese, que: i) "o art. 124, inciso XXIII, da LPI só impede o registro de marca alheia se o pretenso detentor dessa marca exercer o direito de precedência ao registro se, 'de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no Brasil, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante - art. 129, § 1°, da LPI'". ii) "uma vez concedido o registro da marca 'INCELL' por parte da Recorrente sem qualquer impugnacão por parte da Recorrida, cristalizou-se o seu direito do uso exclusivo da marca sobredita". iii) "Ou seja, o v. acórdão infringe, de forma ostensiva, o art. 158, § 2°, da LPI uma vez que a Recorrida não efetuou o depósito da marca alegadamente sua no prazo previsto no 'caput', nem comprovou o cumprimento dessa obrigação legal". iv) "que 'o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório'" e "que a Recorrente detém a marca homônima 'ICELL' desde 1993 sem qualquer oposição por parte da Recorrida". Contrarrazões apresentadas às fls. 432-449. É o relatório. Passo a decidir. 2. A irresignação recursal perdeu o seu objeto. Isto porque, conforme petitório de fls. 519-526, informou-se que o registro da marca INCELL "foi recentemente declarado EXTINTO pelo INPI por ausência de pagamento das taxas de prorrogação de seu prazo de vigência, conforme se verifica em publicação na Revista de Propriedade Industrial 2667, de 15.2.2022". Assim, caracterizada a perda superveniente do recurso especial, tornando-se irrelevante eventual discussão sobre a nulidade do registro da marca INCELL pela agravante, uma vez que este foi declarado extinto. 3. E ainda que assim não fosse, a irresignação não prospera. O acórdão recorrido, apesar da interposição de embargos de declaração, não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto ao art.158, § 2º da LPI, o que inviabiliza o seu julgamento. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 – STJ”. (AgRg no EREsp n. 1.138.634/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de 19/10/2010.). Destaca-se que, caso a agravante realmente quisesse o enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração e, diante de eventual omissão do Tribunal a quo, suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao art. 535 do CPC/1973 (1022 do CPC/2015), o que não ocorreu. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ. 4. Quanto ao mais, o Tribunal de origem asseverou que: Conheço dos recursos, uma vez que presentes seus pressupostos legais. Trata-se de apelações de sentença que julgou procedente o pedido da L’ORÉAL, decretando a nulidade do registro nº 827.742.797 para a marca INCELL, na classe NCL(8)03, de propriedade de AMITAF COSMETICOS LTDA., bem como determinando a abstenção do seu uso. A autora, ora apelada, depositou a marca INCELL, em Paris, em 31/07/2003, cujo registro foi concedido em 05/09/2003 (fls. 44 e 47). A partir de fevereiro de 2005, iniciou a comercialização no Brasil das tinturas para cabelo MAJIREL INCELL, conforme comprovam as notas fiscais (fls. 51/71), bem como as matérias jornalísticas (fls. 72/75 e 82) trazidas aos autos. Por sua vez, a ré, ora apelante, depositou no INPI, a marca ICELL, em 11/05/1993, registro nº 817.199.489, e a marca INCELL, em 19/09/2005, registro nº 827.742.797, concedido em 19/07/2011, para a mesma classe de cosméticos (fls. 269/271). Como é cediço, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, bem como indicar sua qualidade e eficiência. Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou fim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal. Em primeiro lugar, importa consignar que não há nos autos comprovação de efetiva utilização da marca ICELL, depositada em 11/05/1993 (registro nº 817.199.489), de titularidade da ré, de modo a configurar precedência em relação à marca INCELL da autora registrada em Paris. Por outro lado, apesar de a empresa ré ter depositado a marca que se pretende anular em 19/09/2005, mais de 6 meses após a autora ter iniciado a comercialização de seus produtos no Brasil, não é de se aplicar o direito de precedência disposto no art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96, porquanto ela não apresentou impugnação ao registro da ré. A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, eis que não houve qualquer impugnação, ocorreu a preclusão para se tentar anular a marca registrada, depois, sob esse fundamento. Do igual modo, tal como explanado na sentença recorrida, a notoriedade disciplinada no art. 126 da LPI constata-se em relação à marca L’ORÉAL, e não ao signo INCELL. Vejamos: Vários são os critérios que podem ser utilizados para definir a notoriedade de uma marca. Na “Recomendação Conjunta Relativa a Disposições sobre a Proteção de Marcas Notórias” adotada pelas Assembleias da CUP e da OMPI em 1999, disponível no endereço eletrônico http://www. wipo. int/about-ip/en/development_iplaw/pub833. htm, são sugeridos vários deles, tais como: o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público; a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade, bem como a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e/ou serviços para os quais a marca se aplica; a duração e área geográfica de quaisquer registros, e/ou eventuais pedidos de registro da marca, na medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca; o registro de sucesso na aplicação dos direitos da marca, em especial, na medida em que a marca foi reconhecida como bem conhecida pelas autoridades competentes; o valor associado à marca. (...) Entendo que os elementos apresentados não são suficientes à caracterização da notoriedade da marca INCELL, sequer em território estrangeiro, muito menos no Brasil, devendo ser observado que o ranking de marcas acostado às fls.149/153 demonstra ser valiosa a marca L’ORÉAL, e não a marca INCELL, objeto da presente ação. Não há qualquer evidência que esta marca específica fosse reconhecida como notória, não podendo, por tal razão, ser aplicado o disposto no art.126 da LPI. No entanto, o art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial ampara a pretensão autoral. Necessário esclarecer que a norma visa justamente à proteção de marca não registrada no País, da qual o requerente não poderia alegar desconhecimento em razão de sua atividade, e que se destina a assinalar serviços do mesmo ramo de negócio, podendo, assim, causar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. A mens legis do supracitado dispositivo é a repressão de situações de fraude em registros marcários que não dependam de provas de notoriedade conclusivas, diante da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade de sua obtenção. Trata-se de norma isolada que excepciona o sistema atributivo de proteção às marcas, adotado no Brasil, uma vez que se destina a assegurar marca alheia ainda não registrada no País, pois, em caso contrário, a norma impeditiva a ser aplicada seria a descrita no inciso XIX, do mesmo artigo 124. No dispositivo em apreço, o legislador partiu do raciocínio de que um empresário de determinado segmento de mercado não poderia, de forma razoável, desconhecer a existência de marcas ligadas ao referido segmento, sobretudo diante da velocidade com que as informações trafegam pelos meios de comunicação atuais, notadamente com o advento da internet, que virtualmente derrubou todas as fronteiras continentais. Constata-se que estão presentes, na hipótese, os elementos descritos no art. 124, XXIII, da LPI, eis que a marca INCELL da L ́ORÉAL, empresa internacionalmente reconhecida no ramo de cosméticos, foi registrada na França e comercializada no Brasil antes do pedido de registro da marca INCELL da ré, que, por pertencer ao mesmo segmento mercadológico, não poderia desconhecê-la. Vale transcrever o trecho da sentença recorrida que aborda o ponto em análise: Pois bem. Analisando detidamente a prova dos autos, entendo que todos os requisitos exigidos, segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, para a aplicação do dispositivo do inciso XXIII do art.124 da LPI estão presentes no caso. Senão, vejamos. O titular da marca não registrada para a qual é reivindicada proteção é empresa constituída e sediada na França, país signatário da Convenção da União de Paris, e no qual a demandante comprovou, ainda, ser titular de registro para a marca INCELL, desde o ano de 2003, mediante documentos acostados às fls. 44/49. É evidente a identidade entre os signos em questão, pois a marca da autora é integralmente reproduzida na marca da empresa ré, eis que idênticas - INCELL. É possível afirmar, portanto, que a marca objeto do registro impugnado reproduz a marca da autora. (...) Desta forma, reputa-se evidente a concorrência entre os signos em questão, já que ambos se referem ao mesmo segmento mercadológico, qual seja o de cosméticos. Ressalte-se que os documentos de fls.44/49 demonstram que a autora é titular da marca INCELL na sede de seu país, cujo pedido de registro foi depositado em 31/07/2003, na classe internacional NCL 03, a qual inclui produtos de cosméticos. A autora comprovou, ainda, que seus produtos identificados com a marca INCELL, apesar de não ser considerada como notoriamente conhecida, como já visto acima, estavam disponibilizados no mercado brasileiro desde o início do ano de 2005, como demonstram os documentos de fls. 51/75, tendo até sido solicitada, em 15/02/2005, na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), alteração de informações constantes no rótulo de seu produto MAJIREL INCELL (fls.84/86). Tais datas, supramencionadas, são anteriores à data do depósito do registro para a marca INCELL da empresa ré, também na classe internacional NCL 03, ocorrido em 19/09/2005. Acresça-se que, embora haja o registro para a marca ICELL, cujo pedido foi depositado em 11/05/1993, na classe 03:20, a empresa ré passou a ser titular do mesmo somente em 10/07/2007, posteriormente à data de prioridade do registro para a marca INCELL, não tendo tal empresa sequer demonstrado que aquela marca ICELL vinha sendo devidamente utilizada no ramo de cosméticos antes do uso da marca da autora perante o mercado brasileiro. E, em tratando de empresas que exercem atividade econômica no mesmíssimo segmento mercadológico, entendo restar evidente que a empresa ré, no ato do depósito da marca INCELL, em 19/09/2005, não poderia, em razão de sua atividade empresarial, desconhecer a existência da marca da autora, principalmente pelo fato de esta ter comprovado a comercialização de seus produtos no Brasil, identificados pela marca INCELL, desde o início do ano de 2005, ressaltando-se o fato de que as empresas importadoras dos produtos da demandante no Brasil exercem suas atividades econômicas (fls. 51 e 85) no mesmo estado em que atua a empresa ré, qual seja Rio de Janeiro. Por fim, a empresa autora efetuou, junto ao INPI, o depósito do pedido de registro da marca INCELL, antes mesmo da impugnação ao registro da empresa ré, estando cumprido o último requisito. Em conclusão, trata-se de nítida hipótese de reprodução total de marca não registrada, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular é constituído e sediado em país signatário da CUP, e destinada a distinguir produto idêntico ou semelhante, sendo inafastável a confusão ou associação com aquela marca alheia, pelo que merece ser julgada procedente a pretensão autoral, com a decretação da nulidade do registro nº 827.742.797, de titularidade da empresa ré. Logo, por incidir a vedação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, e considerando que a marca da apelante é gráfica e foneticamente idêntica à marca registrada anteriormente pela apelada, em Paris, o registro de titularidade da ré não poderia ter sido concedido, devendo ser decretada sua nulidade. Ante o exposto, nego provimento às apelações. É como voto. (fls. 387-386) Dessarte, verifica-se que a agravante deixou de impugnar os principais fundamentos suficiente utilizados pelo TJRS, in verbis: i) "No entanto, o art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial ampara a pretensão autoral. Necessário esclarecer que a norma visa justamente à proteção de marca não registrada no País, da qual o requerente não poderia alegar desconhecimento em razão de sua atividade, e que se destina a assinalar serviços do mesmo ramo de negócio, podendo, assim, causar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. A mens legis do supracitado dispositivo é a repressão de situações de fraude em registros marcários que não dependam de provas de notoriedade conclusivas, diante da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade de sua obtenção. Trata-se de norma isolada que excepciona o sistema atributivo de proteção às marcas, adotado no Brasil, uma vez que se destina a assegurar marca alheia ainda não registrada no País, pois, em caso contrário, a norma impeditiva a ser aplicada seria a descrita no inciso XIX, do mesmo artigo 124. No dispositivo em apreço, o legislador partiu do raciocínio de que um empresário de determinado segmento de mercado não poderia, de forma razoável, desconhecer a existência de marcas ligadas ao referido segmento, sobretudo diante da velocidade com que as informações trafegam pelos meios de comunicação atuais, notadamente com o advento da internet, que virtualmente derrubou todas as fronteiras continentais". ii) "Constata-se que estão presentes, na hipótese, os elementos descritos no art. 124, XXIII, da LPI, eis que a marca INCELL da L ́ORÉAL, empresa internacionalmente reconhecida no ramo de cosméticos, foi registrada na França e comercializada no Brasil antes do pedido de registro da marca INCELL da ré, que, por pertencer ao mesmo segmento mercadológico, não poderia desconhecê-la". iii) "Vale transcrever o trecho da sentença recorrida que aborda o ponto em análise: Pois bem. Analisando detidamente a prova dos autos, entendo que todos os requisitos exigidos, segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, para a aplicação do dispositivo do inciso XXIII do art.124 da LPI estão presentes no caso. Senão, vejamos. O titular da marca não registrada para a qual é reivindicada proteção é empresa constituída e sediada na França, país signatário da Convenção da União de Paris, e no qual a demandante comprovou, ainda, ser titular de registro para a marca INCELL, desde o ano de 2003, mediante documentos acostados às fls. 44/49. É evidente a identidade entre os signos em questão, pois a marca da autora é integralmente reproduzida na marca da empresa ré, eis que idênticas - INCELL. É possível afirmar, portanto, que a marca objeto do registro impugnado reproduz a marca da autora. (...) Desta forma, reputa-se evidente a concorrência entre os signos em questão, já que ambos se referem ao mesmo segmento mercadológico, qual seja o de cosméticos. Ressalte-se que os documentos de fls.44/49 demonstram que a autora é titular da marca INCELL na sede de seu país, cujo pedido de registro foi depositado em 31/07/2003, na classe internacional NCL 03, a qual inclui produtos de cosméticos. iv) "A autora comprovou, ainda, que seus produtos identificados com a marca INCELL, apesar de não ser considerada como notoriamente conhecida, como já visto acima, estavam disponibilizados no mercado brasileiro desde o início do ano de 2005, como demonstram os documentos de fls. 51/75, tendo até sido solicitada, em 15/02/2005, na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), alteração de informações constantes no rótulo de seu produto MAJIREL INCELL (fls.84/86). Tais datas, supramencionadas, são anteriores à data do depósito do registro para a marca INCELL da empresa ré, também na classe internacional NCL 03, ocorrido em 19/09/2005". v) "Acresça-se que, embora haja o registro para a marca ICELL, cujo pedido foi depositado em 11/05/1993, na classe 03:20, a empresa ré passou a ser titular do mesmo somente em 10/07/2007, posteriormente à data de prioridade do registro para a marca INCELL, não tendo tal empresa sequer demonstrado que aquela marca ICELL vinha sendo devidamente utilizada no ramo de cosméticos antes do uso da marca da autora perante o mercado brasileiro. E, em tratando de empresas que exercem atividade econômica no mesmíssimo segmento mercadológico, entendo restar evidente que a empresa ré, no ato do depósito da marca INCELL, em 19/09/2005, não poderia, em razão de sua atividade empresarial, desconhecer a existência da marca da autora, principalmente pelo fato de esta ter comprovado a comercialização de seus produtos no Brasil, identificados pela marca INCELL, desde o início do ano de 2005, ressaltando-se o fato de que as empresas importadoras dos produtos da demandante no Brasil exercem suas atividades econômicas (fls. 51 e 85) no mesmo estado em que atua a empresa ré, qual seja Rio de Janeiro". vi) "Por fim, a empresa autora efetuou, junto ao INPI, o depósito do pedido de registro da marca INCELL, antes mesmo da impugnação ao registro da empresa ré, estando cumprido o último requisito". Incidência, na hipótese, a Súmula 283/STF. 5. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XI, do Regimento Interno do STJ, julgo prejudicado o agravo em recurso especial. Publique-se. Relator
RAUL ARAÚJO