Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 2749669/SP (2024/0350369-7)
RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE: NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.
ADVOGADOS: CARLOS GRUENBAUM LEMOS - RJ112349
ANDRÉA GAMA POSSINHAS - RJ089165
ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA - RJ174385
PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS - RJ202010
AGRAVADO: NEO FACE ODONTOLOGIA S/S LTDA
ADVOGADOS: LUCIANO APARECIDO CACCIA - SP103408
SERGIO JUVENCIO HERCULANO - SP465094
DECISÃO Trata-se de agravo (art. 1042 do CPC/15), interposto por NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A., contra decisão que não admitiu recurso especial (fls. 592/593, e-STJ). O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 536, e-STJ): Apelação – Ação de infração marcária e indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Possibilidade de convivência entre as marcas – Autora que é detentora de marca nominativa “Neoface”– Marca nominativa constituída por expressão fraca, tratando-se, pois, de marca evocativa, a permitir o uso por terceiros de boa-fé – Expressão “Neoface” que é uma referência à nova face, à nova aparência e, portanto, é de baixa distintividade – Exclusividade conferida ao titular do registro que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Ré que, ademais, foi constituída anteriormente à autora e ao registro que esta obteve, a corroborar a ausência de má-fé – Conforme o princípio da especialidade, a proteção conferida ao titular da marca é restrita ao ramo de atividade em que atua – Enquanto a autora trabalha, sobretudo, com a fabricação de produtos ortodônticos, a ré é uma clínica odontológica – Atividades que não se confundem e não ensejam confusão – Públicos distintos e sedes em localidades distintas – Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido. Em suas razões de recurso especial (fls. 561/581, e-STJ), a recorrente aponta ofensa ao artigo 129 Lei n.º 9.279/1996. Sustenta, em síntese, ser titular da marca nominativa "Neoface". Afirma ser impossível a convivência entre as marcas e que não se pode admitir a mitigação da proteção do seu registro. Contrarrazões (fls. 589/591, e-STJ). Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (i) não houve demonstração das vulnerações legais suscitadas; e (ii) incidência da Súmula 7/STJ. Daí o presente agravo (art. 1042 do CPC/15), buscando destrancar o processamento daquela insurgência. Contraminuta às fls. 614/618 (e-STJ). É o relatório. Decido. O inconformismo não merece prosperar. 1. Inicialmente, cabe ressaltar, é pacífico nesta Corte Superior "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). Ainda de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado" (REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018). A propósito: COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de 14/02/2020). 3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto correspondente ao significado da palavra em português, ou seja, "bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao titular da marca. 4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto (bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao significado daquela palavra. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.213.941/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 1/7/2024.) DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS. REGISTRO DE MARCA DE RENOME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, E 130, III, DA LEI N. 9.279/1996. UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO KRUG. ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE DILUIÇÃO DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS PRODUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MARCA CONSIDERADA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (...) 2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica. 3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. 4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. 5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de diluição, sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão estrangeira comum. 6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência de afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia fixação, correta a majoração da verba. 9. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 11/1/2024.) 2. Na espécie, a Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora insurgente, consignou a possibilidade de convivência entre as marcas. O Tribunal a quo concluiu que a marca da autora, ora agravante, "Neoface, é constituída por expressão fraca, tratando-se, pois, de marca evocativa, de baixa distintividade, e que, portanto, comporta mitigação. O acórdão recorrido assentou, ainda, que a marca da ré, ora agravada, foi constituída anteriormente, bem como asseverou que as atividades exercidas pelas partes não se confundem e não ensejam confusão, e que os públicos são distintos e elas possuem sedes em localidades distintas É, aliás, o que se extrai do seguinte trecho (fls. 555/558, e-STJ): A apelante é titular do registro das marcas nominativas “Neoface” (Registros nº 827186436, 830755942 e 830756345), com registros respectivamente nas classes de serviços NCL (8)35 e NCL (9)35 e de produtos NCL (9) 10 (fls. 97 e 99; 100/101 e 102/103). A expressão “Neoface” é fraca, evocativa e de baixa distintividade, pois representa a união do prefixo “neo” com a palavra “face” (de origem grega e inglesa, respectivamente), a referir, portanto, a uma nova face ou à nova aparência. Logo, não são passíveis da proteção na extensão pretendida pela apelante, até porque o uso que a apelada delas faz não é reprovável. A apelada foi constituída em 11 de junho de 2003, já com o nome empresarial “Neo Face Odontologia S/S Ltda.” (fls. 183/189), enquanto a apelante foi constituída em 04 de setembro de 2006, com a denominação "Neoortho Produtos Ortopédicos S. A." (fl. 211). Além disso, há notícia de a apelada ter sido titular de marca nominativa com a mesma expressão (entre 2005 e 2007 - fls. 324) e de marca mista (entre 2007 e 2017), sendo certo, ainda, que a ata notarial comprova a utilização desse termo pela apelada, tanto em seu registro de domínio, quanto em seu perfil em rede social (fls. 37/40). A enfraquecer ainda mais a pretensão da apelante, aqui se aplica o princípio da especialidade, que autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos, de modo que o direito à exclusividade de uso conferido pelos registros é limitado à classe registrada. O que deve ser objeto de preocupação é a possibilidade de a apelada causar algum prejuízo ao titular da marca, passível de configuração de concorrência desleal. A apelante fabrica e comercializa produtos para uso médico, ortopédico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e laboratorial, inclusive relacionados à área bucomaxilofacial (fl. 204). A apelada, por sua vez, é clínica especializada em cirurgia bucomaxilofacial (fl. 38). Apesar de as partes atuarem no ramo odontológico, desempenham atividades distintas que não se confundem, que não geram confusão ao público de cada uma delas e, por conseguinte, não importam em utilização parasitária e desleal por parte da apelada que não aufere indevida vantagem à custa da apelante. Destaca-se também que, além de atuarem em atividades diversas e atingirem públicos distintos, exercem-na em localidades distintas (a apelante em Curitiba e a apelada em São Paulo), (...) As provas produzidas não revelam, também, a má-fé da apelada no registro de domínio, até porque realizado antes da constituição da apelada e porque as partes têm objetivos diferentes em suas atividades econômicas. Objetiva e plenamente considerada a controvérsia a partir dos fatos e dos fundamentos apresentados pelas partes, as marcas de titularidade da apelante não estão sendo usurpadas, a qualquer título ou sob qualquer fundamento, pela apelada, que, por isso, não tem por que se abster de utilizar o nome empresarial. Mantém-se, portanto, a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos aqui expressos. Convém colacionar, ainda, parte da r. sentença recorrida no ponto (fls. 396/402, e-STJ): A autora demonstra ser titular da marca "NeoFace", registrada na apresentação nominativa, no processo INPI n. 827186436, com especificação relacionada a "distribuição (comercial) e comercialização de produtos dentários, produtos odontológicos e similares" (fls. 97 e 99). Ainda, verifico que a requerente é titular da marca homônima, registrada na apresentação nominativa, nos processos n. 830755942 (fls. 100/101) e n. 830756345 (fls. 102/103), com as seguintes especificações: (...) Ademais, observo o registro de marca nominativa "Neoface", atualmente extinto, que era de titularidade da parte requerente durante sua vigência, de 14/2/2005 a 13/11/2007 (fl. 324). A ata notarial de fls. 37/40 demonstra que a parte requerida estaria atuando mediante utilização da marca "Neoface", bem como o domínio "neoface. com. br" e a página "clinicaneoface" na rede social Instagram (fls. 37/40). Consta nos autos que a requerida foi titular da marca mista denominada "Neo Face" registrada perante o INPI no processo n. 825206545 de 2/5/2007 a 2/5/2017, em especificação referente à área em que atuam as partes, mas que atualmente encontra-se extinta (fls. 180/181). Também consta dos autos que a requerida teria formulado pedido de registro de marca mista denominada "Neoface" nos processos INPI n. 923551719, 923551670 e 915200198, que foram indeferidos autarquia federal, pendendo análise do recurso contra a decisão administrativa proferida nos dois primeiros (fls. 220/221 e 348/351), sendo que já foi indeferido o pedido de registro de marca formulado pela requerida junto ao INPI, no processo n. 915200198, em razão da reprodução das marcas de titularidade da requerente (fls. 41/42). Ainda, verifico que a parte requerida é titular do domínio "neoface.com.br", registrado em 29/3/2003 por sócio administrador da Neo Face (fls. 182 e 192). A autora afirma que a requerida estaria utilizando a marca de sua titularidade, em violação ao direito marcário da parte requerente, motivo pelo qual encaminhou notificação extrajudicial em 12/8/2021, requerendo a cessação da conduta irregular (fls. 47/67). Na sequência, as partes trocaram outras notificações (fls. 59/67 e 68/76). Pois bem. De acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (artigo 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (artigo 129) ou o licenciamento (artigo 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação (artigo 130, III). A requerente pretende seja condenada a parte requerida à obrigação de não fazer para que se abstenha definitiva e permanentemente de utilizar e exibir a marca "Neoface", seja em sua forma mista ou nominativa, bem como quaisquer outras marcas que se assemelhem, confundam ou se associem às marcas da autora, em qualquer meio e a qualquer título, incluindo seu nome empresarial. Ainda, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A requerida, por sua vez, impugna a pretensão autoral e alega que sua utilização do termo "Neo Face" é anterior à constituição da sociedade requerente, bem como do registro marcário deferido pelo INPI, sendo que haveria possibilidade de convivência harmoniosa entre as partes. Alega a generalidade das marcas de titularidade a parte requerente e requer a improcedência dos pedidos. Tendo em vista que a parte requerida não é titular de qualquer registro marcário, ao passo que é incontroverso que utiliza a expressão "Neo Face", idêntica à marca nominativa de titularidade da parte autora, para suas atividades empresariais, verifico que o conflito no caso em tela se refere à colidência de marca e nome empresarial. A proteção marcária, prevista na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), adotou o sistema atributivo mitigado, a impor o necessário registro como regra, embora atribuindo o direito de precedência ao usuário de boa-fé, conforme art. 129 da referida lei: (...) A tutela do nome empresarial está prevista no artigo 1.166 do CC, que dispõe que "a inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado", ao passo que "o uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial", conforme parágrafo único do mesmo artigo. Como no caso de registro de marca, a proteção jurídica do nome empresarial tem por objetivo impedir o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, assim como proteger o consumidor. Evidentemente, a proteção da marca se dá em todo território nacional, enquanto a proteção do nome empresarial se dá no âmbito local, decorrente do arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, nos termos do art. 1.166 do CC, limitada ao Estado da Federação respectivo. O conflito entre marcas e denominação social deve ser dirimido de acordo com princípios da anterioridade, especificidade e territorialidade. Nessa quadra, bservo que as partes atuam como clínicas odontológicas, sendo que a requerida tem suas atividades referentes à prestação de serviços de odontologia (fl. 149), como clínica de cirurgia bucomaxilofacial (fl. 38), na cidade de Sâo Paulo. Por sua vez, a autora atua fabricando e comercializando produtos para uso médico, ortopédico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e laboratorial (fl. 204), inclusive relacionados à área bucomaxilofacial, na cidade de Curitiba, como se depreende da notificação extrajudicial enviada à requerida (fl. 50). Portanto, ainda que seja incontroverso que as partes atuam no ramo da odontologia, não considero esteja demonstrada a identidade da atividade por elas exercida, na medida em que, enquanto a requerida atua como clínica odontológica propriamente dita, a requerente tem suas atividades relacionadas à comercialização de produtos para outras clínicas odontológicas, de forma que não verifico colidência no tocante à especificidade do ramo mercadológico em que atuam as partes. Ressalto, ainda, que as marcas de titularidade da parte autora, cuja especificação foi transcrita acima, não foram registradas em classes que protejam sua utilização no ramo de clínicas odontológicas, sendo que todas as especificações parecem se referir à comercialização de produtos odontológicos e não à prestação de serviços em si, de forma que realmente não vejo como considerar haja violação de marca nos termos narrados pela parte autora. Aliás, ainda que seja inegável que a marca tenha proteção nacional, enquanto o nome empresarial goza de proteção limitada à circunscrição da Junta Comercial em que registrado o ato constitutivo da sociedade, no caso, também não há colidência no quesito da territorialidade, inexistindo qualquer indício nos autos que poderia haver confusão aos consumidores, inclusive tendo em vista a distância razoável entre as cidades de São Paulo e Curitiba, que parecem representar impeditivo de que os clientes das partes associem de forma indevida e sejam desviados da Neo Ortho à Neo Face. No mais, verifico que a parte requerida foi constituída em 11/6/2003 já com o nome empresarial "Neo Face Odontologia S/S Ltda" (fls. 183/189), que vem utilizando desde então, sendo que é titular do registro do domínio "neoface.com.br", registrado em 29/3/2003, bem como responsável pela página "clinicaneoface" na rede social Instagram (fls. 37/40). A referida sociedade teria sido titular de marca mista denominada "Neo Face" registrada no processo INPI n. 825206545, entre 2/5/2007 e 2/5/2017, atualmente extinta (fls. 180/181). A requerente, por sua vez, foi constituída em 4/9/2006 com nome empresarial "Neoortho Produtos Ortopédicos S.A." e título de estabelecimento "Neoortho" (fl. 211), sendo que as marcas de sua titularidade foram deferidas em 19/5/2009 e 27/10/2015 (fls. 97/103). Diante das informações acima colacionadas aos autos, considero relevante destacar que está clara a utilização anterior, por parte da requerida, do termo "Neo Face" para identificar suas atividades, ao menos desde 2003. Ao que parece, portanto, as partes teriam convivido harmoniosamente por aproximadamente 19 anos, antes da propositura da presente ação em 25/2/2022, inexistindo qualquer documento nos autos que demonstre a confusão aos consumidores ou qualquer prejuízo à parte requerente. Vale dizer que, a marca nominativa de titularidade da parte autora, "Neoface", é formada de expressão genérica e de baixa distintividade, inclusive tendo em vista que relacionada ao ramo odontológico, podendo consideradas descritivas, porquanto composta dos vocábulos “neo”, que é a tradução de “novo” em grego, além de “face” que é a tradução de “cara” e “face” na língua inglesa. (...) Assim, tenho que a expressão "Neoface" pode ser considerada comum, com ausência de originalidade. Por ser termo evocativo e de baixa distintividade, tenho que não seria mesmo possível reconhecer à autora a exclusividade na exploração do termo, sobretudo considerando-se as especificidades do caso. Dessa forma, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ, para infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, conhece-se do agravo para não conhecer do recurso especial. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem. Publique-se. Intimem-se. Relator
MARCO BUZZI