Agravo em Recurso Especial 0017970-41.2011.4.03.6100 - STJ

Agravo em Recurso Especial 0017970-41.2011.4.03.6100 - STJ | JusConsulta

Movimentações

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogados do(a) AUTOR: ADHEMAR VALVERDE - SP21292, ARIADNE VALVERDE - SP323890 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Advogado do(a) REU: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867 D E S P A C H O Id 374691538: Anote-se. Após, nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobrestem-se os autos, aguardando o transcurso do prazo prescricional para execução do julgado. Int. SãO PAULO, 22 de julho de 2025. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100 / 22ª Vara Cível Federal de São Paulo

23/07/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogado do(a) AUTOR: ADHEMAR VALVERDE - SP21292 REU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Advogado do(a) REU: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867 DESPACHO Ciência às partes do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Requeiram o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, sobrestem-se os autos, aguardando o transcurso do prazo prescricional para execução do julgado. Int. São Paulo, 17 de junho de 2025. 22ª VARA CÍVEL FEDERAL - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100

18/06/2025, 00:00

Baixa Definitiva

21/05/2025, 10:25

Trânsito em julgado

21/05/2025, 10:25

Publicação

24/04/2025, 00:57

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

23/04/2025, 01:26

Publicacao/Comunicacao Intimação - DESPACHO AREsp 2859425/SP (2025/0042270-9) RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL AGRAVADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ADVOGADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867 AGRAVADO: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA ADVOGADO: ADHEMAR VALVERDE - SP021292 DECISÃO Homologo a desistência do Agravo em Recurso Especial (fl. 369) interposto nos presentes autos por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Publique-se. Intimem-se. Presidente HERMAN BENJAMIN

23/04/2025, 00:00

Desistência

15/04/2025, 21:20

Petição (Petição (outras))

31/03/2025, 16:51

Protocolo de Petição

31/03/2025, 16:34

Publicacao/Comunicacao Intimação AREsp 2859425/SP (2025/0042270-9) RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL AGRAVADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ADVOGADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867 AGRAVADO: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA ADVOGADO: ADHEMAR VALVERDE - SP021292 Processo distribuído pelo sistema automático em 25/03/2025.

26/03/2025, 00:00

Conclusão (para decisão)

25/03/2025, 10:30

Distribuição (competência exclusiva)

25/03/2025, 10:15

Recebimento

11/02/2025, 18:10

Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO APELANTE: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogado do(a) APELANTE: ADHEMAR VALVERDE - SP21292 APELADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867-A Advogado do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A OUTROS PARTICIPANTES: ATO ORDINATÓRIO - VISTA PARA CONTRAMINUTA Certifico que os presentes autos encontram-se com vista ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) resposta ao(s) agravo(s) interposto(s), nos termos do artigo 1.021, § 2º, e/ou 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil. São Paulo, 17 de dezembro de 2024 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO SUBSECRETARIA DOS FEITOS DA VICE-PRESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100

18/12/2024, 00:00

Documentos

Despacho

•23/07/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogado do(a) APELANTE: ADHEMAR VALVERDE - SP21292 APELADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867-A Advogado do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO APELANTE: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogado do(a) APELANTE: ADHEMAR VALVERDE - SP21292 APELADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867-A Advogado do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): APELANTE: UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA Advogado do(a) APELANTE: ADHEMAR VALVERDE - SP21292 APELADO: UNILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELADO: PAULA HELOISA SIMARDI MENEGASSI - SP274867-A Advogado do(a) APELADO: ELENI FATIMA CARILLO BATTAGIN - SP127599-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O A Exma. Senhora Desembargadora Federal Renata Lotufo (Relatora): Diante da assunção do acervo correspondente ao presente recurso em 13.04.2023 (ATO PRES n. 4733, de 13.04.2023), procedo à sua análise. O caso em apreço Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Federal de São Paulo, que julgou improcedente pleito formulado, para declarar nulo ato administrativo do INPI, o qual anulou o registro de marca nominativa “Unilar” sob o nº 823.358.844, concedido para a classe NCL (7)02. A sentença condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo metade para cada corréu (ID 95337164– pp. 213/216). Em suas razões recursais, em preliminar, alega a decadência para instauração de processo administrativo de nulidade de marca. Informa que a apelada protocolou petição em 04/02/2007, enquanto o termo final para qualquer manifestação na esfera administrativa se deu em 02/06/2007, o qual ocorreu em um sábado. Esclarece que o pleito de nulidade administrativo não poderia ser conhecido, nos termos do art. 218, inciso I da Lei 9.279/96. No mérito, ressalta que a apelada não possui direito exclusivo ao uso da expressão "unilar" para identificar seus produtos, pois jamais obteve registro de marca para tanto. Esclarece que a proteção ao nome empresarial encontra-se restrita ao Estado em que o empresário possui sua sede ou filial. Acrescenta que apesar da apelada haver sido constituída em 1993 em Goiás, não realizou arquivamento complementar de seus atos constitutivos nos demais Estados e no que diz respeito à marca, somente, elaborou pedido de registro em 2003, o qual foi indeferido com fundamento no art. 124, inciso XIX da LPI. Acrescenta que a aplicação do critério da anterioridade é insuficiente para solucionar conflito entre nome empresarial e marca. Pugna pela reforma da sentença (ID 95337164 – pp. 220/230). Com contrarrazões da UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, pugnando, em suma, pelo não provimento do recurso. Aponta que a expressão “Unilar Tintas” integra a identidade do apelado desde a sua constituição no ano de 1993. Acrescenta que o termo "unilar" é comum e pode estar presente em indefinidos nomes empresariais ou marcas, sem ofender direitos de terceiros. Informa que a proteção do nome empresarial em âmbito nacional encontra-se prevista no art. 33 da Lei nº 8.934/94. Afirma sempre haver utilizado o nome "unilar' para se difundir no mercado e jamais teve problemas com a apelante ou com outra instituição que exerça suas atividades usando os mesmos nomes. Ressalta estar no mercado há dezenove anos exercendo suas atividades de forma lícita, sob a identificação “Unilar Tintas”(ID 95337164 – pp. 239/256). Em contrarrazões, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), em síntese, requer a manutenção da sentença recorrida. Informa que o pedido de nulidade de marca foi formulado dentro do prazo decadencial de 180 dias. Relata que, por meio do ajuizamento de processo administrativo de nulidade, verificou que a corré UNILAR INDÚSTRIA utilizava tal expressão em seu nome empresarial anteriormente ao pedido de registro de marca da parte autora (ID 95337164 – pp. 259/275). Os autos foram remetidos para julgamento neste E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 30 de dezembro de 2014. É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 2ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0017970-41.2011.4.03.6100 RELATOR: Gab. 42 - DES. FED. RENATA LOTUFO trata-se de ação ajuizada por UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME, objetivando declaração de nulidade do ato administrativo da autarquia federal, que anulou o registro de marca “Unilar” (nº 823.358.844) com fundamento no art. 124, inciso V da Lei nº 9.279/96, diante da anterioridade do emprego de tal vocábulo na composição do nome empresarial da segunda corré. Narra a parte autora, ora apelante, haver depositado pedido de registro de marca em 20/06/2001, o qual foi concedido pelo INPI na data de 05/12/2006, para a classe NCL (7)02, com especificação para os produtos: TINTAS, VERNIZES, LACAS; PRESERVATIVOS CONTRA OXIDAÇÃO E CONTRA A DETERIORAÇÃO DE MADEIRA; MATÉRIAS TINTORIAIS; MORDENTES; RESINAS NATURAIS EM ESTADO BRUTO; METAIS EM FOLHAS E EM PÓ PARA PINTORES, DECORADORES, IMPRESSOS E ARTISTAS. Relata que a segunda corré, UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – ME, ajuizou, em 04/06/2007, processo administrativo de nulidade, requerendo a anulação do seu conjunto marcário sob o argumento de precedência do uso da expressão "unilar" na formação do seu nome empresarial, o qual foi registrado na Junta Comercial de Goiânia em 1993. Esclarece que a sociedade empresarial corré cuida-se de empresa de pequeno porte com atuação comercial restrita ao Estado de Goiás e que jamais obteve registro de marca junto à autarquia federal, solicitando pleito nesse sentido apenas em 22/10/2003, sob o número 826.011.772, para a expressão “Unilar”, o qual foi indeferido. Aponta que a UNILAR INDÚSTRIA não providenciou a extensão de seu nome comercial para as demais juntas comerciais do Brasil. Por isso, a proteção do seu signo distintivo limita-se ao Estado de Goiás. Feito um breve relatório, passo a análise do caso concreto. - Da preliminar de decadência para instauração do processo administrativo de nulidade: O apelante alega a decadência para a instauração do processo administrativo de nulidade de marca, com fundamento no art. 169 da Lei nº 9.279/96, aduzindo que pleito nesse sentido deveria ter formulado até 01/07/2006 (sexta-feira), dia útil imediatamente anterior ao término do prazo que ocorreu em 02/07/2006 (sábado). Em que pese o alegado pelo recorrente, anoto que o argumento suscitado não está a melhor sorte. Convém destacar o descrito no artigo 169 da LPI: Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro. Ao que consta dos autos, a concessão do registro de marca da parte autora, ora apelante, foi publicada na data de 05/12/2006 na Revista de Propriedade Industrial (RPI) e considerando o prazo de 180 dias, o termo final para a instauração do processo administrativo de nulidade se daria em 02/06/2007, sábado (ID 95337164 – pp.123/129). Dessa forma, tal prazo deveria ser prorrogado para o primeiro dia útil imediatamente subsequente, que ocorreu em 04/06/2007, data em que a sociedade empresária corré protocolou pedido na via administrativa. Diante disso, afasto a preliminar suscitada, não havendo que se falar em preclusão administrativa para formular pleito de nulidade de registro. - Da Legitimidade do INPI: De início, imperioso analisar a posição processual ocupada pelo INPI no presente feito. Destaco que o art. 175 da LPI é expresso ao determinar a intervenção obrigatória do INPI em demandas que versem sobre a nulidade de registro de marcas ou patentes. Nesse aspecto, friso que os precedentes dos tribunais superiores, bem como deste E. TRF-3ª Região são no sentido de que na ação de nulidade de registro de marca, o INPI somente pode ser considerado um interventor sui generis, de natureza semelhante à do amicus curiae, caso não ofereça resistência direta à pretensão, tendo uma atuação processual lateral, o que afastaria a sua condenação sucumbencial (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1378699 2013.00.92179-9, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:10/06/2016 REVJUR VOL.:00464 PG:00097 RT VOL.:00971 PG:00509). A corroborar a tese versada, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes. 2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92. 3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público. 4. Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca. 5. Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juízo de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021) – grifo nosso. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. 3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa. 4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. 5. Recurso especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1378699 2013.00.92179-9, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:10/06/2016 REVJUR VOL.:00464 PG:00097 RT VOL.:00971 PG:00509) – grifo nosso. Acerca da matéria, esta Corte Regional tem aplicado, igualmente, o entendimento anteriormente exposto (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003285-92.2012.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 28/10/2022, DJEN DATA: 03/11/2022 e TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017205-38.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 24/09/2021, DJEN DATA: 29/09/2021). Prosseguindo. Compulsando os autos consigno que a autarquia federal deu provimento ao processo administrativo de nulidade, declarando nulo o registro de marca “Unilar” concedido à apelante sob o nº 823.358.844, para assinalar produtos relacionados ao ramo, em suma, de tintas, vernizes, lacas e matérias tintoriais, com fundamento no art. 124, inciso V da Lei 9.279/96 (ID 95337164 - pp.56/58). Em contestação, o INPI alega que reconheceu a nulidade do registro do conjunto marcário “Unilar” (nº 823.358.844) de titularidade da apelante, pois verificou que tal signo distintivo reproduzia o nome empresarial da UNILAR INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, cujo registro no órgão competente precedia a solicitação de registro de marca. Destaque-se o seguinte trecho da manifestação da autarquia federal: ‘O elemento nominativo da marca “UNILAR", deferido à Autora, sob registro n°823358844, em 05/12/2006, é gráfica e foneticamente semelhante ao elemento diferenciador do nome empresarial da Ré, “UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. Diante disso, a solução está em se estabelecer quem detém o direito de prioridade, seja pelo depósito do pedido de marca, seja pela constituição da pessoa jurídica. Percebe-se que, enquanto o pedido de registro da marca foi depositado pela Autora em 28/08/2001, tendo sido concedido em 05/12/2006 (RPI 1874), o nome da empresa UNILAR havia sido arquivado na Junta Comercial em 25/01/1993. Portanto, a anterioridade milita em favor da ré UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, cujo nome comercial impeditivo remonta à época anterior ao depósito da marca deferida e anulada. Considerando, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo segmento de mercado, cujos sinais se destinam a assinalar produtos iguais ou afins, há plena suscetibilidade de confusão ou associação indevidas, com perigo de prejuízo ao consumidor induzido a erro e afronta à livre concorrência. Logo, foi de rigor a nulidade, em conformidade com o artigo 165 da Lei de Propriedade Industrial da marca deferida à Autora.’ (ID 95337164 – pp 119/129). Por sua vez, a UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – ME, em contestação, afirma que o termo “Unilar Tintas” integra a identidade do negócio desde a sua constituição, que se deu em 1993. Esclarece que tal expressão é empregada de forma ampla com o propósito de divulgar produtos e serviços relacionados a fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e laca. Acrescenta que o vocábulo em questão se cuida de nome comum, podendo compor diversos nomes empresariais ou marcas, sem ofender direitos de terceiros, pois a distintividade dos signos é determinada pelo conjunto do sinal. Afirma que a sua marca não colide com o sinal marcário da autora, sendo afastada qualquer tipo de confusão ou associação indevida pelo mercado consumidor (ID 95337164 – pp. 85/106). Sublinhe-se que do exame do conjunto probatório constante no feito, não há dúvidas que a UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO utilizava o termo "Unilar Tintas" desde de meados da década de 1990 para identificar a sua empresa no ramo de venda de tintas. Nesse sentido, cite-se Nota Fiscal emitida em 1996 e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social datada de 1994 (ID 95337164 – pp. 114/115). Todavia, entendo que a precedência do emprego de tal expressão pela segunda corré, com o propósito de compor o seu nome empresarial ou ainda eventualmente usada para divulgar sua atividade comercial ou assinalar seus produtos, não tem o condão de obstar a continuidade do registro de marca “Unilar” de titularidade da UNIVERSO TINTAS, depositado na data de 20/06/2001 perante o INPI. Cumpre esclarecer que o artigo 122 da Lei n° 9.279/96 dispõe que “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não proibidos nas proibições legais.” Por sua vez, o artigo 123, inciso I da lei em tela, ao versar sobre marca de produto ou serviço, estabelece que se trata de sinal ou símbolo utilizado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim. Nesse sentido, confira-se: Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; De outro lado, oportuno consignar que o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial impõe diversas proibições para o registro de um sinal ou símbolo como marca. Nesse aspecto, destaque-se que o inciso V da legislação em comento dispõe que não é passível de registro: Art. 124. Não são registráveis como marca: (....) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; Depreende-se do exame da legislação supra que não é registrável junto ao INPI sinal distintivo, o qual reproduza ou imite elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento previamente registrado por terceiros e que possa causar perigo de confusão ou associação indevida no público consumidor de maneira que este acredite que adquiriu produto ou serviço de uma determinada empresa, quando, na verdade, cuida-se de bem ou produto produzido por sociedade empresária distinta. Acerca da vedação insculpida no ordenamento jurídico, insta frisar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.232.658/SP, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012) estabeleceu que: “Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários". Confira-se ainda seguinte precedente da Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 - Conflito em torno da utilização da marca "Vera Cruz" entre a empresa sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome empresarial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da especialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especialmente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012): "Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários". 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (destaquei). (STJ - REsp 1.191.612/PA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). Outrossim, destaque-se entendimento deste E. TRF3ª Região em igual sentido: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. NOME EMPRESARIAL. “FLUXOS DISTRIBUIDORA” E “FLUXX DISTRIBUIDORA”. CRITÉRIOS DE ANTERIORIDADE, TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS RAMOS DE MERCADO E AS BASES TERRITORIAIS. AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONFUSÃO ENTRE AS MARCAS. DISCUSSÃO SOBRE VÍCIO INTRÍNSECO À MARCA: ATUAÇÃO DO INPI EX LEGE. 1. Pretende a parte autora a condenação do INPI a promover o registro da marca “Fluxos Distribuidora”, voltando-se contra ato de indeferimento fundado na possível colidência desta com a marca “Fluxos Distribuidora”. 2. A proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. 3. Desta forma, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. Demonstrada a ausência de possibilidade de confusão entre as marcas - decorrente da distinção entre os locais de atuação e os ramos de mercado dos produtos e serviços objetos de uma e de outra a marca -, correta a sentença de procedência do pedido, devendo ser mantida. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que, em se tratando de discussão acerca de vício inerente ao próprio processo de registro, deve a autarquia figurar no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, e de assistente especial (intervenção sui generis) no caso em que se debate vício intrínseco ao objeto do registro. Precedentes. 6. No caso concreto, o indeferimento do registro deu-se por vício intrínseco, a saber: a colidência do objeto do registro com outro, de titularidade de terceiro. 7. Apelação parcialmente provida para reconhecer a qualidade de assistente especial do INPI, nos termos do artigo 175 da Lei n° 9.279/96, e afastar sua condenação nos ônus sucumbenciais. (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015701-45.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 23/03/2023, DJEN DATA: 29/03/2023) Com efeito, o exame de eventual colidência entre marca e nome empresarial ou título de estabelecimento não se resolve somente com a análise da precedência de registro (critério da anterioridade), sendo indispensável considerar também os princípios da territorialidade e especialidade em tal análise. Assim, para averiguar se um nome empresarial ou título de estabelecimento pode obstar a concessão de um registro de marca além de considerar a precedência no uso da expressão ou registro, é imprescindível verificar se os sinais identificadores eventualmente colidentes inserem-se em seguimento mercadológico idêntico ou afim, podendo causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (princípio da especialidade), bem como se os empreendimentos comerciais desenvolvem suas atividades no mesmo âmbito geográfico. Pois bem, em que pese os elementos probatórios dos autos indicarem que as partes da demanda atuam no ramo empresarial relacionado à fabricação e venda de tintas e vernizes, observo que as empresas em tela desempenham sua atividade comercial em diferentes regiões geográficas. Frise-se que da análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS verifica-se que está localizada no município de Aparecida de Goiânia - Goiás, podendo-se depreender que desenvolve seu objeto social especialmente nessa localidade (ID 95337164 – p. 111). Em contrapartida, à apelante foi constituída na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), informando à Av. Alberto Jafet, nº 400, Jardim Marilene, Diadema/SP como seu endereço (ID 95337164 – p.44). Diante disso, consigno que a distância geográfica entre as sedes das empresas em questão torna remota a possibilidade de que o público consumidor seja induzido a erro, associando o nome empresarial da UNILAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO a marca de titularidade da UNIVERSO TINTAS. De outro lado, merece destaque que os documentos acostados ao feito permitem concluir que a segunda corré inscreveu seus atos constitutivos somente na Junta Comercial do Estado de Goiânia, não realizando o registro complementar nas demais juntas do país, conforme prevê o art. 1.166, parágrafo único do Código Civil. Logo, a proteção conferida ao vocábulo "unilar" presente em seu nome empresarial restringe-se apenas a tal estado da federação. Nesse sentido, cite-se o precedente de nº 5018786-83.2021.4.03.6100 deste E.TRF-3ª Região. Portanto, não assiste à UNILAR INDÚSTRIA E COMERCIO direito exclusivo ao uso da expressão supra em todo território nacional, não havendo que se falar em nulidade do registro de marca “Unilar” (nº 823.358.844) de propriedade de UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA. Inverto o ônus de sucumbência fixado na origem e condeno o INPI ao pagamento de honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Afasto, todavia a condenação em honorários da corré UNILAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, já que não deu causa ao ajuizamento da ação. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA, para anular ato administrativo do INPI, que declarou nulo o registro de marca “Unilar”, sob o nº 823.358.844. É como voto. E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ART. 124, INCISO V DA LEI 9.279/96. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO. ESTADO INSCRITOS ATOS CONSTITUTIVOS. LEGITIMIDADE INPI. - Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado pela parte autora, para anular ato administrativo do INPI, o qual declarou nulo o registro de marca “Unilar”. - O artigo 124, inciso V da Lei nº 9.279/96 dispõe que não são registráveis como marca o signo distintivo que reproduza ou imite elemento caracterizador de título de estabelecimento ou nome empresarial de empresa de terceiros, capaz de ocasionar confusão ou indevida associação entre os sinais distintivos. - O exame entre eventual colidência entre marca e nome empresarial ou título de estabelecimento deve considerar além do critério da anterioridade, os princípios da especialidade e territorialidade em tal análise. - A prova dos autos demonstra que o emprego da expressão unilar no nome empresarial da corré precede o pedido de registro da marca “Unilar” pela apelante. - Apesar das empresas litigantes atuarem em idêntico segmento mercadológico, desempenham suas atividades comerciais em distintos estados da federação, inexistindo risco de indevida associação entre os produtos assinalados pela marca da apelante e atividade empresarial desenvolvida pela sociedade empresária apelada. - O emprego do vocábulo Unilar em nome comercial de sociedade empresária situada em Goiás não impede o emprego de tal expressão na composição de conjunto marcário de sociedade empresária distinta. - A proteção conferida pelo ordenamento jurídico ao nome empresarial limita-se ao estado em que a empresa registrou seus atos constitutivos. - O INPI somente pode ser considerado um interventor sui generis, caso não ofereça resistência direta à pretensão, tendo uma atuação processual lateral, sendo, nessa hipótese, excluído da condenação sucumbencial. Precedentes. - Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento à apelação da Universo Tintas e Vernizes Ltda, para anular ato administrativo do INPI, que declarou nulo o registro de marca "Unilar", sob o nº 823.358.844, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. RENATA LOTUFO DESEMBARGADORA FEDERAL

26/08/2024, 00:00

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