Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AREsp 2859356/RJ (2025/0034425-8)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE: HYPERA S/A
ADVOGADOS: RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
FABIO FERRAZ DE ARRUDA LEME - SP231332
RENATO GOMES DE MATTOS MALAFAIA - SP368020
RAFAELLA GONÇALVES FRANCO - RJ215624
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por HYPERA S/A contra decisão que obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 260): PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NULIDADE DE INDEFERIMENTO DE REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA NOMINATIVA "OFOLATO". TERMO DESCRITIVO. PRINCÍPIO ATIVO DE MEDICAMENTO. DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. NÃO VERIFICADA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. O termo "FOLATO" denomina uma das vitaminas do complexo B, sendo, portanto, descritivo. A adição da letra O à expressão FOLATO não possui o condão de elevá-la a distintividade necessária para o afastamento da incidência do inciso VI do art. 124 da LPI. 2. Segundo a Teoria da Distintividade Adquirida (da significação secundária, ou secondary meaning), sinais a princípio desprovidos de distintividade suficiente para obterem proteção jurídica pelo registro podem adquirir tal propriedade a partir do momento em que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o signo a uma determinada origem de bens ou serviços, mesmo em condições que, em abstrato, vedariam seu registro por ausência de distinguibilidade. 3. Entretanto, a aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica, direta e automática a exclusividade de seu uso. Precedente do STJ e do TRF da 2ª Região. 4. A pesquisa apresentada nos autos, conquanto demonstre certa projeção da referida marca, permite inferir que o reconhecimento do consumidor, na verdade, diz respeito à apresentação mista, já conhecida do público, fato que não pode implicar na apropriação do termo pela apelante de modo a lhe conferir indevidamente o monopólio sobre a expressão "FOLATO" e impedir que outros agentes de mercado dela se utilizem. 5. Apelação improvida. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos sem efeitos infringentes (fls. 332-338). No recurso especial, a parte alega ofensa aos arts. 124, VI, e 126 da Lei n. 9.279/1996 (regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial): Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Sustenta, em síntese, que é possível efetuar o registro de marcas evocativas e que o acórdão que julgou os embargos de declaração errou ao considerar a marca do recorrente como sendo meramente descritiva. Cita exemplos de outras marcas registradas pelo recorrido que são muito semelhantes a marca "OFALATO" e que possuem distintividade, possibilitando o registro. Assim, defende que a sua marca possui forma distintiva no conjunto e, portanto, é registrável. Além disso, a ocorrência da significação secundária (secondary meaning) e notoriedade no segmento confere distintividade superveniente e proteção especial à marca “OFOLATO”, portanto, apta ao registro. Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 385-386). Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 392-394), o que ensejou a interposição do presente agravo. (fls. 401-417). Apresentada contraminuta do agravo (fls. 424-425). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. O recurso especial tem origem em ação que busca a anulação do ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ora recorrido, que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa “OFOLATO” (classe 05), com fundamento no art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996, tendo o Tribunal de origem negado provimento à apelação. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a marca possui os requisitos para registro no INPI. Quanto a essa questão, o Tribunal de origem deixou claro que é "evidente o caráter descritivo do termo FOLATO, vez que denomina uma das vitaminas do complexo B, e não simplesmente evocativo" (fl. 333). Acrescenta também que "o termo "FOLATO" denomina uma das vitaminas do complexo B, sendo, portanto, descritivo. A adição da letra O à expressão FOLATO não possui o condão de elevá-la a distintividade necessária para o afastamento da incidência do inciso VI do art. 124 da LPI" (fl. 335). No acórdão, o Tribunal regional tece uma extensa fundamentação para sustentar a tese de que a marca OFALATO não possui descritividade suficiente para registro pelo INPI. Seguem os principais argumentos (224-226): A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124) (R Esp n. 1.336.164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, D Je de 19/12/2019). O art. 124, VI, da LPI, veda, expressamente, o registro como marca de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva". Assim, duas situações distintas são descritas no inciso VI do art. 124 da LPI como impeditivas de registro: (i) sinais que tenham relação com o produto ou o serviço que visam distinguir; e (ii) sinais comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos. Note-se que o inciso VI não veda o registro de todo e qualquer sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, mas tão-somente daqueles que possuírem relação direta com o produto ou serviço que visam assinalar. (...) Acrescente-se que o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. De outro giro, invoca a apelante a aplicação da Teoria da Distintividade Adquirida (da significação secundária, ou secondary meaning). Segundo referida teoria, sinais desprovidos, a princípio, de distintividade suficiente para obterem proteção jurídica pelo registro podem adquirir tal propriedade a partir do momento em que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o signo a uma determinada origem de bens ou serviços, mesmo em condições que, em abstrato, vedariam seu registro por ausência de distinguibilidade. (...) Em outros termos: significação secundária é o fenômeno que ocorre em relação a algum signo de caráter genérico ou comum, geralmente alguma expressão dicionarizada, que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca (com fundamento na parte final do inciso IV do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial). Entretanto, a aquisição de distintividade de marca não gera como decorrência lógica, direta e automática a exclusividade de seu uso (R Esp 1.773.244-RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, D Je 05/04/2019; AC nº 0536393-58.2001.4.02.5101 – Segunda Turma Especializada –– Relator Desembargador André Fontes – Decisão em 16.12.2008). (...) Na espécie, o pedido de registro nº 912240814 refere-se à marca nominativa "OFOLATO" ( evento 1, OUT5), que foi depositado em 01/02/2017 para a classe NCL (10) 5, e indeferido em 17/07/2018 por decisão mantida em sede de recurso em 14/04/2020 (evento 1, OUT6). Ocorre que não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica (R Esp n. 1.271.134/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, D Je de 18/12/2020). Em seu parecer técnico, o INPI afirma que baseou-se no item 5.9.1 de seu Manual de Marcas e no art. 124, VI, do LPI para indeferir o pedido da autora apelante, nos termos seguintes (itens 11 e 12 do parecer de evento 9, CONT2): (...) Portanto, resta evidente o caráter descritivo do termo FOLATO, vez que denomina uma das vitaminas do complexo B, e não simplesmente evocativo, como alegado pela apelante. Ressaltou ainda, o INPI, que a adição da letra O à expressão FOLATO não possuiria o condão de elevá-la a distintividade necessária para o afastamento da incidência do inciso VI do art. 124 da LPI, além de se tratar de hipótese de justaposição, e não de aglutinação, como alega a autora. (...) De acordo com o INPI, o signo em comento consiste da justaposição do artigo definido O e do termo FOLATO. Sublinhou a autarquia que a própria apresentação do produto no mercado, trazida aos autos pela autora, parece sustentar esta interpretação, ao destacar o artigo definido O do termo FOLATO através de cores diferentes, transmitindo a ideia de dois termos separados e com significados próprios. (...) Ademais, a hipótese de justaposição do artigo "o" com o termo descritivo "folato", levantada pelo INPI, tem coerência e não foi suficientemente infirmada pela parte autora, que tinha o ônus da prova, considerada a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo-técnico de indeferimento. De todo modo, ainda que a adição da letra O à expressão FOLATO fosse considerada como aglutinação, ou mesmo que se considerasse como evocativo, não se vislumbra, no termo "OFOLATO", o grau de distintividade suficiente para afastar a incidência do inciso VI do art. 124 da LPI. Por outro lado, cumpre rechaçar o argumento da parte autora quanto à existência de decisões anteriores do INPI que privilegiariam seus concorrentes, aceitando o uso de marcas constituídas pelo princípio ativo de vitaminas do complexo B. Os exemplos de registros concedidos trazidos à baila pela autora apelante 1 não socorrem seu argumento, pois trazem, ao lado de termo indicativo do princípio ativo (ácido fólico), elementos normativos distintivos, ou que, aglutinados ou justapostos com este, tornam-se distintivos. Constata-se, a título ilustrativo, que o INPI já registrou marca nominativa "OFOLATO D Fer" (nº 916622584, evento 16, ANEXO2) para a própria autora apelante. Em que pese a existência de registro marcário antecedente, destaca-se, nesse caso, o acréscimo da expressão "D Fer", que lhe confere traço distintivo. Diversa é a situação posta nos autos. Como bem salientou o Juízo a quo na sentença: "No caso da marca da autora, a distintividade está ausente porque a letra O, que antecede o termo 'folato', pode ser confundida com artigo definido, situação que não ocorre para as demais marcas registradas." (...) Portanto, a apelante não logrou convencer que a marca apresentada para registro se encaixa nas próprias premissas invocadas. No tocante à alegada aquisição do sentido secundário, igualmente, não tem razão a apelante. Para configuração do secondary meaning, como já foi referido acima, assume especial relevância a produção de provas concretas acerca do longo tempo de uso e da associação feita pelo público consumidor, a ponto de conferir capacidade distintiva ao termo, com prevalência sobre seu significado original. No caso em exame, não há elementos nos autos a corroborar a assertiva da autora/apelante nesse sentido. Importa destacar que a pesquisa apresentada nos autos (evento 16, ANEXO3), conquanto demonstre certa projeção da referida marca, permite inferir que o reconhecimento do consumidor, na verdade, diz respeito à apresentação mista, já conhecida do público, o que não pode implicar a apropriação do termo pela apelante de modo a lhe conferir indevidamente o monopólio sobre a expressão "FOLATO" e impedir que outros agentes de mercado dela se utilizem. Não é o caso, portanto, de aplicação da Teoria da Distintividade Adquirida. Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a verificar se a marca OFALATO possui distintividade suficiente para ser registrado no INPI, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. Cito o seguinte precedente: DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e aplicação do art. 1.030, V, do CPC. 2. A controvérsia envolve ação declaratória de nulidade de atos administrativos do INPI relativos ao indeferimento dos registros da marca FRUTIBRAS na classe 31. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo os atos de indeferimento de registro do INPI. 4. A Corte estadual manteve o indeferimento do registro por identidade gráfica, fonética e ideológica entre "FRUTIBRAS" e "F FRUTABRÁS", reconheceu a suscetibilidade de confusão nos mesmos segmentos mercadológicos, aplicou o art. 124, XIX, da LPI e majorou honorários pelo art. 85, § 11, do CPC, desprovendo a apelação. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o art. 1.022, II, do CPC foi violado por omissão quanto à tese da coexistência de marcas fracas; (ii) saber se o art. 124, VI, da Lei n. 9.279/1996 impõe o ônus da convivência por fraca distintividade; (iii) saber se o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 afasta a confusão diante de suposta distintividade suficiente; (iv) saber se o art. 122 da Lei n. 9.279/1996 autoriza o registro do sinal "FRUTIBRAS" por ser distintivo e visualmente perceptível; e (v) saber se o art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996 permite a convivência de signos semelhantes sem monopólio sobre elementos evocativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou a tese de marcas evocativas e afastou o ônus da convivência, aplicando o art. 124, XIX, da LPI; incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF pela deficiência em impugnar fundamento autônomo. 7. O reexame da distintividade e da similitude gráfica e fonética esbarra na Súmula n. 7 do STJ; o Tribunal de origem aplicou corretamente o art. 124, XIX, da LPI para reconhecer risco de confusão e associação indevida. 8. Não há violação dos arts. 122 e 129, caput, da LPI: a recusa do registro decorre da colidência com marca anterior e da proteção conferida para evitar confusão, nos limites legais. 9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da delimitação do âmbito de proteção da marca pelo risco de confusão, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. (...) (AREsp n. 2.634.638/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPETÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso por aplicação da Súmula n. 182/STJ. II. Razões de decidir 2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso. 3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes" (REsp n. 1.907.171/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 11/1/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ). 7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. III. Dispositivo 8. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.621.364/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 30/9/2025.) Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 14% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Relator
HUMBERTO MARTINS