Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
AgInt no AREsp 2869179/SP (2025/0064657-0)
RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE: AIRPOWER BRAZIL LTDA
ADVOGADOS: MARCEL BORTOLUZZO PAZZOTO - SP307336
GABRIEL HENRIQUE PISCIOTTA - SP306477
INGRID LOURENÇÃO DE ARAÚJO GRIMM - SP378464
LUCAS GABRIEL PREZZOTTO AZANHA SILVA - SP445065
AGRAVADO: PRIME COMPRESSORES PECAS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO - SP440951
DECISÃO Diante das razões contidas no agravo interno, reconsidero a decisão da Presidência, e passo, desde já, à análise do recurso especial. Trata-se de recurso especial interposto por Airpower Brazil Ltda., com fulcro nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DA MARCA MISTA DA AUTORA, “AIRPOWER”, E A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, COM DESVIO DE CLIENTELA, NÃO VERIFICADAS NA HIPÓTESE CONCRETA, ANTE A AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. Os embargos de declaração opostos pela Airpower Brazil Ltda - EPP foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 129, caput, 124, XIX, 207 e 209 da Lei 9.279/1996. Sustenta que o dano moral é in re ipsa em hipóteses de uso indevido de marca, apontando que a recorrida utilizou o sinal “AIRPOWER” sem licença, no mesmo nicho de mercado, o que configuraria concorrência desleal e confusão de clientela, com respaldo nos arts. 129, caput, 124, XIX e 209 da Lei 9.279/1996. Defende, também, que a interrupção posterior do uso indevido não afasta a obrigação de indenizar, porquanto a violação ao direito de propriedade industrial já se consumara, incidindo os arts. 207 e 209 da Lei 9.279/1996. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, quanto à tese de cabimento de dano moral in re ipsa em uso indevido de marca e quanto à necessidade de demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial. Contrarrazões às fls. 355-356, nas quais a parte recorrida alega que não houve violação de marca, que a notificação extrajudicial foi acatada, com cessação do uso, e que não se comprovou prejuízo moral, pugnando pela manutenção do acórdão e pela condenação da recorrente em honorários. Assim posta a questão, passo a decidir. Trata-se, na origem, de ação cominatória de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Airpower Brazil Ltda., visando a impedir o uso da marca “AIRPOWER” pela ré Vanessa Raiane Faciroli Veríssimo Jorge. Em primeira instância (fls. 197-200), os pedidos formulados pela empresa autora foram julgados integralmente improcedentes. Quanto à abstenção de uso, o Juízo de origem consignou que, tão logo fora notificada pela autora, a ré absteve-se de utilizar a sua marca, retirando-a do sítio eletrônico, o que afastava a necessidade de acolhimento da obrigação de não fazer. No que toca aos danos morais, entendeu que, para que esteja configurado, "é mister que da prática ilícita decorra uma mancha negativa na marca usurpada, o que não [teria] se verific[ado] na espécie vertente". Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a ela negou provimento, com base nos seguintes fundamentos (fl. 257): É incontroverso nos autos, de início, que tão logo fora notificada extrajudicialmente pela autora/apelante, em 21/01/2022 (fls. 30/36), a ré retirou do ar o site “www. airpower. com. br”, e, desde então, não faz mais qualquer tipo de uso da expressão “AIRPOWER”. Inclusive, não há qualquer documento nos autos que demonstre o contrário, a justificar a imposição da medida cominatória (obrigação de não fazer) postulada na exordial. Além disso, observa-se das notas fiscais juntadas às fls. 137/147, emitidas entre julho/2021 a maio/2022, que a ré/apelada é reconhecida no mercado pelo nome fantasia “PRIME Peças para Compressores”, e não por “AIRPOWER”. Outrossim, conforme alegado em contestação, sem prova em contrário, o uso da expressão “AIRPOWER” iniciou no início de janeiro/2022, mesmo mês em que a autora já enviou a notificação extrajudicial de fls. 30/36, emitida em 21/01/2022, e prontamente a ré retirou a página do ar, cessando o uso da expressão em disputa, não podendo ser configurado, no caso concreto, que o uso tenha tido uma efetividade mercadológica. É relevante levar em consideração, ainda, que a autora só obteve o registro da marca pelo INPI em 01/02/2022 (fls. 27). Diante de tais circunstâncias, portanto, não há quaisquer elementos nos autos que demonstrem a efetiva violação de direito marcário pela ora apelada, nem o desvio de clientela, e não há como se reconhecer a prática de concorrência desleal por parte da ré, a justificar a condenação dela no pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, pois, repita-se, não há como se considerar que tenha sido caracterizado a utilização da marca com consequências de efetividade no mercado, que justificasse o a hipótese de dano "in re ipsa". Correta, portanto, a solução dada pela r. sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade. Inconformada, a Airpower Brazil Ltda. interpôs, então, recurso especial, em que alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 129, caput, 124, XIX, 207 e 209, todos da Lei n. 9.279/96, pois a mera violação da propriedade marcária seria suficiente para se presumir a ocorrência de dano moral e configurar o dever de indenizar. Note-se que, embora a jurisprudência do STJ tenha se consolidado no sentido de que é presumido o dano moral por uso indevido de marca (dano moral in re ipsa), não dispensa a demonstração da efetiva ocorrência de violação ao direito marcário, mediante prova que revele a existência de contrafação. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno de fls. 1187/1212, acolhem-se os embargos de declaração para o julgamento do recurso. 2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 3. A posição firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando objeto de decisão anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" (REsp n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018). 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo interno de fls. 1187/1212, e-STJ, para negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO DA MARCA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo. 2. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.537.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 4/9/2019.) No caso, o Tribunal de origem entendeu, com base na análise da prova dos autos, que não teria se configurado "efetiva violação de direito marcário pela ora apelada, nem o desvio de clientela, e não há como se reconhecer a prática de concorrência desleal por parte da ré, a justificar a condenação dela no pagamento de indenização por danos morais em favor da autora". Registro que, para rever o entendimento firmado pelo acórdão recorrido, quanto à ausência de violação ao direito marcário, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula 7. Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita. É como voto. Relator
MARIA ISABEL GALLOTTI