Agravo em Recurso Especial 5016312-76.2020.4.03.6100 - STJ

Agravo em Recurso Especial 5016312-76.2020.4.03.6100 - STJ | JusConsulta

Movimentações

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO EXEQUENTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) EXEQUENTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 EXECUTADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP ADVOGADO do(a) EXECUTADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 DESPACHO Em vista das informações prestadas (id. 556985298), intimem-se as partes para que se manifestem nos termos do inciso II, do art. 924 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. A seguir, à conclusão. Intimem-se. São Paulo/SP, data da assinatura eletrônica. ROSANA FERRI Juíza Federal PODER JUDICIÁRIO 24ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100

19/05/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO EXEQUENTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) EXEQUENTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 EXECUTADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) EXECUTADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 A T O O R D I N A T Ó R I O Certifico e dou fé que o(s) alvará(s) de levantamento ou ofício(s) de transferência eletrônica foi(ram) expedido(s) no presente processo. Certifico, que em se tratando de alvará de levantamento, por este ato, procedo a intimação da parte interessada para, no prazo de 60 (sessenta) dias, imprimir, apresentar junto a instituição financeira e, na sequência, informar nos autos da liquidação, conforme artigo 259 do Provimento CORE nº 01/2020. Certifico, ainda, que em se tratando de ofício de transferência, o mesmo será devidamente encaminhado à Instituição Financeira, para pagamento, nos termos do § 2º do artigo 262 do Provimento CORE nº 01/2020. SãO PAULO, 6 de fevereiro de 2026. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 / 24ª Vara Cível Federal de São Paulo

10/02/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO APELANTE: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 APELADO: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 DESPACHO Retifique-se a classe processual para Cumprimento de Sentença, invertendo-se os polos do feito. PODER JUDICIÁRIO 24ª Vara Cível Federal de São Paulo Avenida Paulista, 1682, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200 https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 Intime-se o(a) executado DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP para o pagamento do valor de R$ 2.039,56 (dois mil e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), com data de 07/2025, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de principal e/ou honorários advocatícios a que foi condenado(a), sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente para que, em 05 (cinco) dias, requeira em termos de prosseguimento da execução. Silente, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Intimem-se. São Paulo, data registrada no sistema. ROSANA FERRI Juíza Federal

18/09/2025, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO APELANTE: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 APELADO: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ADVOGADO do(a) APELADO: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 D E S P A C H O Ciência às partes do retorno dos autos da Superior Instância. Nada sendo requerido, em 05 (cinco) dias, arquivem-se os autos. Intimem-se. São Paulo, data registrada no sistema. 24ª Vara Cível Federal de São Paulo PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100

01/07/2025, 00:00

Baixa Definitiva

02/06/2025, 13:03

Trânsito em julgado

02/06/2025, 13:03

Petição (Petição (outras))

13/05/2025, 15:41

Protocolo de Petição

13/05/2025, 15:27

Publicação

09/05/2025, 00:35

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

08/05/2025, 01:03

Publicacao/Comunicacao Intimação AgInt no AREsp 2675933/SP (2024/0229717-2) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE: DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA ADVOGADO: MÁRCIO CHARCON DAINESI - SP204643 AGRAVADO: DENTAL PLUS LTDA ADVOGADO: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC018225 AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/04/2025 a 05/05/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

08/05/2025, 00:00

Ato ordinatório

07/05/2025, 14:30

Não-Provimento

05/05/2025, 23:59

Mandado (entregue ao destinatário)

25/04/2025, 10:11

Publicação

15/04/2025, 00:58

Documentos

Despacho

•19/05/2026, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: D E C I S Ã O PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região Vice Presidência APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. Vice Presidência Trata-se de recurso especial interposto por DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal. Decido. O recurso não merece admissão. O acórdão recorrido, atento às peculiaridades dos autos, assim sintetizou: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCA. “DENTAL PLUS”. MARCA EVOCATIVA. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS MARCAS. 1. Pretende a parte autora a anulação do registro de marca de titularidade da requerida (“Dental Plus”), ao argumento de que há colidência com marca de sua titularidade (“Dental Plus”), e a condenação da ré a abster-se de fazer uso da marca. 2. Tem se firmado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte o entendimento de que o uso de expressões corriqueiras, sem originalidade, autorizam o registro da marca sem direito à exclusividade do uso de seus elementos. Precedentes. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. A evocatividade dos elementos nominativos comuns às marcas (“Dental Plus”), o fato de que tanto autora quanto ré fazem uso da expressão também como nomes empresariais e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas. 5. Invertidos os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários em favor do INPI, em razão de sua atuação como assistente sui generis (art. 175, caput, da LPI). 6. Apelações providas para julgar improcedente o pedido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento às apelações para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Analisando a decisão acima e verificando o recurso especial interposto pela parte, percebe-se que se está apenas reiterando os argumentos ofertados na peça anterior, ou seja, de alegar violações à lei federal. Pretendendo assim, rediscutir a justiça da decisão. Assim, revisitar referida conclusão pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Em face do exposto, não admito o recurso especial. Int. São Paulo, 26 de fevereiro de 2024.

28/02/2024, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Este Colegiado decidiu, fundamentada e exaustivamente, pela possibilidade de coexistência entre as marcas discutidas nos autos, em razão da evocatividade do elemento nominativo comum às marcas (“Dental Plus”), o uso deste elemento também como nomes empresariais pela autora e pela ré e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas, tudo a afastar a possibilidade de associação indevida entre as marcas. Descabida, portanto, a presente alegação de omissão quanto à colidência entre elementos nominativos e o risco de associação indevida entre as marcas. A alegação de que a embargante teria direito, com exclusividade, ao uso da expressão em comento restou logicamente afastada pelos fundamentos já expostos. Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA. contra o acórdão de ID 273190483, cuja ementa transcrevo: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCA. “DENTAL PLUS”. MARCA EVOCATIVA. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS MARCAS. 1. Pretende a parte autora a anulação do registro de marca de titularidade da requerida (“Dental Plus”), ao argumento de que há colidência com marca de sua titularidade (“Dental Plus”), e a condenação da ré a abster-se de fazer uso da marca. 2. Tem se firmado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte o entendimento de que o uso de expressões corriqueiras, sem originalidade, autorizam o registro da marca sem direito à exclusividade do uso de seus elementos. Precedentes. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. A evocatividade dos elementos nominativos comuns às marcas (“Dental Plus”), o fato de que tanto autora quanto ré fazem uso da expressão também como nomes empresariais e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas. 5. Invertidos os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários em favor do INPI, em razão de sua atuação como assistente sui generis (art. 175, caput, da LPI). 6. Apelações providas para julgar improcedente o pedido”. Sustenta a embargante omissão quanto ao fato de que “ambos os registros contêm o mesmo elemento característico ‘Dental Plus’ e ‘Odontológico’, de modo que tais marcas guardam relação em função do gênero a que pertencem, pois especificam serviços na área odontológica, o que determina ‘risco de confusão ou associação indevida’”. Argumenta ter havido omissão quanto ao fato de que “o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes”, conforme o art. 129 da Lei n° 9.279/1996 (ID 273617210). Resposta aos aclaratórios pelo INPI, apenas (ID 276585656). É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração. É como voto. E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEMENTOS NOMINATIVOS COMUNS A DUAS MARCAS. EVOCATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. 1. Este Colegiado decidiu, fundamentada e exaustivamente, pela possibilidade de coexistência entre as marcas discutidas nos autos, em razão da evocatividade do elemento nominativo comum às marcas (“Dental Plus”), o uso deste elemento também como nomes empresariais pela autora e pela ré e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas, tudo a afastar a possibilidade de associação indevida entre as marcas. 2. Descabida, portanto, a presente alegação de omissão quanto à colidência entre elementos nominativos e o risco de associação indevida entre as marcas. 3. A alegação de que a embargante teria direito, com exclusividade, ao uso da expressão em comento restou logicamente afastada pelos fundamentos já expostos. 4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

24/10/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: R E L A T Ó R I O APELANTE: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) APELANTE: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225-A APELADO: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) APELADO: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643-A OUTROS PARTICIPANTES: V O T O Pretende a parte autora a anulação do registro de marca de titularidade da requerida (“Dental Plus”), ao argumento de que há colidência com marca de sua titularidade (“Dental Plus”), e a condenação da ré a abster-se de fazer uso da marca. Inicialmente, registro que esta Primeira Turma, num exame sumário próprio àquele momento processual, manteve a decisão de indeferimento da tutela provisória, em acórdão de minha Relatoria, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE MARCA. LEI Nº 9.279/96, ARTIGO 124, XIX. MARCAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ANTERIORMENTE EXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96 é ao vedado o registro de marca que reproduza ou imite, total ou parcialmente, marca alheia anteriormente registrada “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”. 2. Caso em que tanto a agravada como a ré do processo originário explora o comércio atacadista voltam suas atividades no ramo odontológico, mostrando-se registro capaz de causar confusão. 3. Existência de elementos que revelam a possibilidade de que a marca da agravante consista em reprodução ou imitação de marca anteriormente existente relativa a serviço idêntico, semelhante ou afim. 4. Agravo de Instrumento improvido”. (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento n° 5029368-46.2020.4.03.0000/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 30/04/2021, DJEN: 07/05/2021). Como se vê, prevaleceu o entendimento de que haveria risco de colidência entre as marcas, como também decidiu o Juízo Sentenciante. Na presente oportunidade, em cognição exauriente, tenho que o exame detido dos elementos dos autos leva a conclusão diversa. Inicialmente, registro que tem se firmado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte o entendimento de que o uso de expressões corriqueiras, sem originalidade, autorizam o registro da marca sem direito à exclusividade do uso de seus elementos. Neste sentido: "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (destaquei). (STJ, AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe: 20/03/2018). “PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DA MARCA "PORTAPRONTA". PRETENDIDA EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. USO DE TERMOS COMUNS E SIMPLESMENTE DESCRITIVOS DO PRODUTO QUE VISAM A DISTINGUIR. LEI 9.279/96. ART. 124, VI. 1.- Para a composição da marca "PortaPronta" a Recorrente não criou palavra nova, mas valeu-se de palavras comuns, que, isolada ou conjuntamente, não podem ser apropriadas com exclusividade por ninguém, já que são de uso corriqueiro e desprovidas de originalidade. 2.- Adequado o registro realizado pelo INPI, com a observação de que "concedida sem exclusividade de uso dos elementos normativos". 3.- Recurso Especial improvido” (destaquei). (STJ, REsp n° 1.039.011/RJ, Rel, Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 17/06/2011). “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCAS. "CAIPIRA GASTRONOMIA NA RUA". INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO. ELEMENTO NOMINATIVO EVOCATIVO. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA COM OUTRAS MARCAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Pretende a parte autora a obtenção de registro da marca "Caipira Gastronomia na Rua". Julgado procedente o pedido, apela o INPI sustentando a irregistrabilidade da marca. 2. Tem se firmado na Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o uso de expressões corriqueiras, sem originalidade, autorizam o registro da marca sem direito à exclusividade do uso de seus elementos. Precedente. 3. É este o caso dos autos, em que a autora pretende registrar marca do ramo de alimentação/lanchonetes cujo elemento nominativo central é "Caipira", que é bastante comum, notadamente por remeter à ideia de comida caseira, tal como feita nas regiões interioranas. 4. Rejeitada a alegação recursal de que haveria proximidade visual entre a marca pleiteada pela autora e outras registradas anteriormente junto ao INPI, de sorte que não cabe manter o indeferimento do pleito por esse motivo. 5. Deixa-se de aplicar a regra do § 11 do artigo 85 do CPC/2015 em desfavor da apelante, uma vez que os honorários já foram fixados em sentença no patamar máximo legal (STJ, EDcl no AgInt no RESP n° 1.573.573 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08/05/2017). 6. Apelação não provida” (destaquei). (TRF da 3ª Região, Apelação Cível n° 5005486-95.2019.4.03.6109/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 09/06/2022, intimação via sistema em 13/06/2022). No caso concreto, ambas as marcas valem-se dos elementos nominativos comuns “Dental” - que faz referência direta a “dentes” e, portanto, às atividades da autora e da ré, a saber, serviços odontológicos e plano de saúde odontológico - e “Plus”, termo que, tanto em latim quanto em inglês, traz a conotação de superioridade, de melhor qualidade em relação aos demais produtos ou serviços. Evidencia-se, portanto, a evocatividade dos elementos nominativos. Tenho, ainda, que a matéria há de ser analisada também sob a ótica da colidência entre nomes empresariais. Por oportuno, destaco que a proteção ao nome empresarial justifica-se não como mera preservação do nome em si, mas como instrumento de tutela da identificação do empresário, seja ele empresário individual ou a sociedade empresária, da clientela, do crédito empresarial e, ainda, de preservação dos consumidores contra equívocos que possam decorrer de uma confusão entre empresas. Desta forma, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade, como se nota nos seguintes precedentes: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017. 2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior “CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME” e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. 7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso. 8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (destaquei). (STJ, REsp n° 1.673.450/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/09/2017). " DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento" (destaquei). (STJ - REsp 262.643/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 9/3/2010, DJe 17/3/2010). “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA "AR500 TACTICAL TARGETS". PEDIDO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÕES DE DIREITO DE PRECEDÊNCIA E COLIDÊNCIA COM NOME EMPRESARIAL. ELEMENTOS QUE, ATÉ ESSE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO AUTOR. 1. Pretende a agravante a suspensão dos efeitos do registro de marca de titularidade da parte adversa ("AR500 TACTICAL TARGETS"). 2. Admite-se a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. Os elementos probatórios constantes dos autos do processo de origem até o presente momento não são suficientes para demonstrar o direito de precedência ao registro da marca alegado pela agravante, tampouco a colidência indevida da marca anulanda com o nome empresarial da agravante. 5. Agravo de instrumento não provido” (destaquei). (TRF da 3ª Região, Agravo de Instrumento n° 5021372-60.2021.4.03.0000/SP, Rel. Desembargador Federal Wilson Zauhy, Primeira Turma, julgamento em 28/10/2022, DJEN: 08/11/2022). No caso concreto, tanto a autora quanto a ré fazem uso da expressão “Dental Plus” como parte de seus nomes empresariais, o que exige a análise da matéria também por esse aspecto. E, quanto a isso, entendo que, muito embora haja evidente afinidade entre os ramos de atividade de autora e ré, fato é que a autora está sediada em Santo André/SP, enquanto a ré tem sede em Jaraguá do Sul/SC, sem que haja notícia de que estejam elas exercendo suas atividades em qualquer lugar em comum (ID 163725866 - pág. 01). Assim, pelo critério da territorialidade também se há de admitir a coexistência das marcas. Desta forma, concluo que a evocatividade dos elementos nominativos comuns às marcas (“Dental Plus”), o fato de que tanto autora quanto ré fazem uso da expressão também como nomes empresariais e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas. Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários em favor do INPI, em razão de sua atuação como assistente sui generis (art. 175, caput, da LPI). Acórdão - PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY Trata-se de apelações interpostas por DENTAL PLUS LTDA - EPP e pelo INPI contra sentença proferida em ação pelo procedimento comum movida por DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA - EPP objetivando a anulação do registro de marca de titularidade da requerida (“Dental Plus”), ao argumento de que há colidência com marca de sua titularidade (“Dental Plus”), e a condenação da ré a abster-se de fazer uso da marca. Narra a empresa autora em sua inicial que iniciou suas atividades no segmento odontológico em 26/04/1995 e que, desde então, utiliza a marca “Dental Plus”. Diz que, em 2012, a requerida pleiteou o registro da marca “Dental Plus”, vindo a obtê-lo em 2015 (ID 163725866). Contestações pelo INPI e pela ré (ID 163726142 e 163726147). Deferido o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo INPI que concedeu o registro da marca mista à requerida (ID 163726154). Contra a decisão foi interposto agravo de instrumento pela ré, no âmbito do qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (AI n° 5029353-77.2020.4.03.0000 - ID 163726166). Em sentença prolatada em 23/02/2021, o Juízo de Origem julgou procedente o pedido para determinar a anulação da decisão que concedeu o registro da marca mista à requerida e determinar que a ré deixe de fazer uso da marca em seu domínio de internet, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser oportunamente aplicada. Condenou a ré Dental Plus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação do INPI em honorários (ID 163726173). A requerida apela para ver o pedido julgado improcedente, sustentando que os termos constantes das marcas são genéricos e não gozam de proteção exclusiva, e que não há colidência em razão dos critérios de territorialidade e especialidade. Subsidiariamente, pede a condenação do INPI em honorários (ID 163726176). O INPI apela pleiteando, também, o julgamento de improcedência do pedido, sustentando que os termos utilizados nas marcas não gozam de distintividade (ID 163726181). Contrarrazões pela parte autora (ID 163726245 e 163726249). É o relatório. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 1ª Turma APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY Ante o exposto, voto por dar provimento às apelações para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. É como voto. E M E N T A DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE MARCA. “DENTAL PLUS”. MARCA EVOCATIVA. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DAS MARCAS. 1. Pretende a parte autora a anulação do registro de marca de titularidade da requerida (“Dental Plus”), ao argumento de que há colidência com marca de sua titularidade (“Dental Plus”), e a condenação da ré a abster-se de fazer uso da marca. 2. Tem se firmado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte o entendimento de que o uso de expressões corriqueiras, sem originalidade, autorizam o registro da marca sem direito à exclusividade do uso de seus elementos. Precedentes. 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem mitigado o critério de anterioridade do registro do nome empresarial para que sejam prestigiados, também, os critérios da territorialidade e da especialidade. Precedentes. 4. A evocatividade dos elementos nominativos comuns às marcas (“Dental Plus”), o fato de que tanto autora quanto ré fazem uso da expressão também como nomes empresariais e a não colidência territorial das atividades de uma e de outra empresa autorizam a coexistência das marcas. 5. Invertidos os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem honorários em favor do INPI, em razão de sua atuação como assistente sui generis (art. 175, caput, da LPI). 6. Apelações providas para julgar improcedente o pedido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento às apelações para julgar improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos advogados da ré Dental Plus, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

28/04/2023, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - sentença SENTENÇA AUTOR: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 REU: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) REU: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 D E C I S Ã O ID 47747283: a autora DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA alega o descumprimento da sentença proferida, a qual, após julgar procedente o pedido formulado para determinar a anulação da decisão que concedeu o registro da marca mista à requerida DENTAL PLUS LTDA. EPP, confirmou os efeitos da decisão antecipatória para determinar que a requerida “deixe de fazer uso da marca em seu domínio de internet”. Sustenta, em síntese, que a requerida de forma ultrajante e desrespeitosa, continua utilizando a marca em seu site ‘http://www.dentalplus.com.br/index.php’, conforme imagem de ID 47747283 – pág. 02. Instada, a requerida DENTAL PLUS LTDA – EPP aduziu que “não utilizará mais a marca DENTAL PLUS de forma isolada, porém, para identificação da empresa será necessário a utilização de sua razão social, qual seja, DENTAL PLUS LTDA – EPP. Além disto, para evitar quaisquer confusões entre as partes, a requerente achou por bem incluir seu número de CNPJ sempre que necessitar se identificar no mundo digital”. (ID 48066050). Pois bem. A presente ação foi ajuizada tendo por objeto (pedido) “anular a decisão que concedeu o registro da marca mista da Requerida através da r. decisão publicada na RPI nº 2.329, de 25/08/2015, mantida pela r. decisão publicada na RPI nº 2.564, de 27/02/2020, ante a existência pretérita da marca “DENTAL PLUS” registrada pela Autora notadamente para distinguir os serviços que presta na área de odontologia, com a confirmação da tutela antecipada”. A decisão que se objetiva anular concedeu o registro da marca mista conforme documento de ID 37422616. Além da imagem, foi objeto de proteção a designação “Dental Plus Produtos Odontológicos”. Após a prolação da sentença, a requerida passou a utilizar em seu domínio na rede mundial de computadores a designação “Dental Plus Ltda EPP”, a qual coincide com sua razão social. Nesse cenário, considerando que a requerida não mais utiliza a marca, tal qual concedida, bem como que a questão atinente à utilização de sua razão social não foi objeto da presente demanda, em prestígio ao princípio da adstrição, não merece acolhida a pretensão autoral. Oportunamente, providencie a Secretaria a remessa dos autos ao E. TRF da 3ª Região, com as homenagens de estilo. Int. 6102 SÃO PAULO, 11 de maio de 2021. Intimação - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 / 25ª Vara Cível Federal de São Paulo

14/05/2021, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Sentença SENTENÇA AUTOR: DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP Advogado do(a) AUTOR: MARCIO CHARCON DAINESI - SP204643 REU: DENTAL PLUS LTDA - EPP, INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Advogado do(a) REU: JOHELMYR ROBERTO KUCZKOWSKI - SC18225 S E N T E N Ç A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nº 5016312-76.2020.4.03.6100 / 25ª Vara Cível Federal de São Paulo Trata-se de ação, em trâmite pelo procedimento comum, ajuizada por DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA em face de DENTAL PLUS LTDA EPP e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, visando a obter provimento jurisdicional “para o fim de anular a decisão que concedeu o registro da marca mista da Requerida através da r. decisão publicada na RPI nº 2.329, de 25/08/2015, mantida pela r. decisão publicada na RPI nº 2.564, de 27/02/2020, ante a existência pretérita da marca “DENTAL PLUS” registrada pela Autora notadamente para distinguir os serviços que presta na área de odontologia, com a confirmação da tutela antecipada”. Narra a autora, em suma, que iniciou suas atividades em 26/04/1995 e, desde então, adotou a expressão “DENTAL PLUS” como elemento característico do seu nome empresarial, notadamente para atuar no segmento odontológico, tendo ingressado em outubro de 1995 com o pedido de registro dessa marca perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que tramitou sob o Processo Administrativo nº 818.808.693. Informa que, em 07/07/1998, foi publicada na RPI nº 1.437 a “Comunicação de CONCESSÃO DE REGISTRO, fixando-se a data desta RPI para o início de sua vigência”. Ou seja, a partir de 07/07/1998 o INPI concedeu à Autora o registro de marcas caracterizadas pela expressão “DENTAL PLUS”. Aduz, em sua narrativa, que em 22/10/2012 a corré DENTAL PLUS LTDA EPP ingressou perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial com o pedido de registro da marca mista de serviço “DENTAL PLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS”, que tramitou sob o Processo Administrativo nº 905.443.934 e obteve a concessão do registro desta marca mista pelo INPI através da RPI nº 2.329, de 25/08/2015. Alega que, em razão desse registro concedido à corré, ingressou em 10/11/2015 perante o INPI com o REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE para obter a declaração de nulidade do registro nº 905.443.934. Destaca que, paralelamente a isso, obteve em 07/08/2018 junto ao INPI, “para garantia da propriedade e do uso exclusivo”, a prorrogação de sua marca “DENTAL PLUS” e obteve o “certificado de registro de marca” emitido pelo INPI. Não obstante, afirma que o INPI entendeu por bem manter a concessão do registro da marca mista da requerida através da r. decisão publicada na RPI nº 2.564, de 27/02/2020, de modo que “não resta outra alternativa à Autora que a propositura da presente demanda declaratória de nulidade (ação de nulidade de registro), na forma como lhe assegura o artigo 175 da Lei 9.279/1996”. Sustenta que o pedido de registro em destaque deveria ter sido recusado pelo INPI, pois tal situação desvirtua, totalmente, a função precípua do registro de marca, qual seja, a função distintiva. Alega que “o titular da marca possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito dessa especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI e a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. Em suma, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/1996)”. Com a inicial vieram documentos. Determinada a regularização da petição inicial (ID 37466415). Houve emenda à inicial (ID 34515510). A apreciação do pedido de tutela provisória de urgência foi postergada para após a vinda das contestações (ID 37778251). Citado, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI apresentou contestação (ID 39245871). Requereu, em preliminar, o seu ingresso no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da requerida. Alega, em suma, “terem sido corretas as decisões adotadas pelo INPI, até o momento”. Afirma que o examinador do INPI não identificou empecilho à convivência dos referidos sinais, uma vez que não restou demonstrado o risco de confusão ou associação indevida entre os sinais e entre os consumidores. Argumenta, ainda, “que as empresas decidiram incorporar aos seus conjuntos marcários a expressão “DENTAL PLUS”, composta que é por elementos nominativos de uso comum, sendo, portanto, considerada evocativa para os serviços que visam ambas as marcas assinalar”, sendo que “os registros marcários das empresas foram concedidos com a ressalva (apostila) de proteção exclusiva. Em consequência, a escolha por proteger-se marcas consideradas evocativas traz consequências importantes para as empresas, notadamente, a necessidade de adaptarem-se à convivência com outras marcas semelhantes, assinalando produtos e serviços que guardam afinidade”. Citada, a corré Dental Plus Ltda EPP ofertou contestação (ID 39431453). Alega, em suma, que as atividades desempenhadas pelas partes são totalmente diferentes, inconfundíveis, razão pela qual não há a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. Destaca que “se trata aqui de consumidores específicos, sabem o que buscam e não irão se deixar confundir ou se enganar quanto à origem dos produtos e serviços”. Sustenta que deve prevalecer o princípio da especificidade, elencado no artigo 128, § 1 da Lei de Propriedade Industrial, que garante a coexistência em segmentos comerciais distintos de termos semelhantes, ou até mesmo idênticos. O pedido formulado em sede de tutela de urgência restou deferido pela decisão de ID 39599958, para determinar a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo INPI que concedeu o registro da marca mista à requerida, publicada na RPI n. 2.329, de 25/08/2015 e mantida pela decisão publicada na RPI n. 2.564, de 27/02/2020. Instadas as partes, a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal “a fim de comprovar a atividade da ré, bem como, a não identidade das atividades da ré e autora” (ID 40311175). Foi apresentada réplica (ID 40614486). Contra a decisão antecipatória foram interpostos os agravos de instrumento de n. 5029368-46.2020.403.0000, pelo INPI (ID 40832652), e de n. 5029353-77.2020.403.0000, pela requerida (ID 41197512). O E. TRF da 3ª Região, nos autos do agravo n. 5029353-77.2020.403.0000, indeferiu o pedido para atribuição de efeito suspensivo (ID 41215112). A autora DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA, por meio da petição de ID 45607722, noticiou o descumprimento da decisão antecipatória. Instada, a corré DENTAL PLUS LTDA – EPP manifestou-se contrariamente à alegação de descumprimento (ID 45813671). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A lide comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, CPC, uma vez que se trata de matéria de direito e de fato, esta, porém, já comprovado pelos documentos juntados aos autos, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pela corré para a produção de prova testemunhal. Até mesmo porque, pondero, inexiste controvérsia acerca da atividade desempenhada pela requerida ou sobre eventual identidade dessas atividades com aquelas realizadas pela autora. Assentada tal premissa, antes apreciar o mérito propriamente dito, examino a alegação da autora de descumprimento da decisão antecipatória. Por meio da petição de ID 45607722 a autora alega o descumprimento da decisão antecipatória, ao argumento de que a requerida continua utilizando a marca em seu site ‘http://www.dentalplus.com.br/index.php’. Instada, a requerida defende que os efeitos da decisão proferida “se limitaram ao procedimento administrativo, no âmbito do INPI, sendo a decisão dirigida à autarquia federal, não fazendo qualquer menção a utilização do elemento nominativo no site da requerida”, sendo que “o procedimento de registro de marcas é regido pela Lei n. 9.279/96, legislação que não contempla o registro de domínios de internet, de modo que sequer se poderia cogitar alguma vinculação da decisão à utilização do website” (ID 45813671). Pois bem. A marca tem por finalidade identificar o produto/serviço, e, para tanto, deve conter características que permitam essa identificação. Assim, marca é um sinal que adere ao produto/serviço para identificá-lo e que deve ser suficientemente característico para preencher essa finalidade. O registro da marca, como é cediço, é feito perante o INPI. Já o domínio consiste na alocação de um endereço eletrônico para uma empresa ou pessoa física, com a utilização de extensões como: “.net”; “.com.br”; “.org.br”, dentre outras. Conforme informações extraídas da rede mundial de computadores[1],a primeira providência para o registro de um domínio virtual (endereço do site) é acessar o site “registro.br” (registro de domínios para a internet no Brasil) e fazer o cadastro. Em seguida deve-se verificar se o domínio já está registrado. Se a pesquisa resultar em “Domínio disponível para registro”, significa que o interessado poderá obtê-lo (registro). Tratam-se, portanto, de instrumento distintos e com finalidades distintas. Como a presente demanda foi ajuizada tendo por objeto (pedido) a anulação do registro publicado na RPI nº 2.329, de 25/08/2015 e mantido pela decisão publicada na RPI nº 2.564, de 27/02/2020, certo é que, em prestígio ao princípio da congruência, não há se cogitar de “nulidade” do domínio ‘http://www.dentalplus.com.br/index.php’. Contudo, tendo a decisão antecipatória determinado a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo INPI que concedeu o registro da marca mista à requerida, pessoa jurídica que, indubitavelmente, integra a relação jurídica processual, não pode a mesma utilizar-se da referida marca, mesmo que em seu domínio na internet, sob pena de completo esvaziamento da ação judicial que, em ultima ratio, visa à proteção marcária. Nesse cenário, como a imagem estampada no site da requerida (ID 45607726 – pág. 02) é idêntica àquela registrada no INPI (ID 37422616), resta caracterizado o descumprimento da decisão proferida em sede de tutela de urgência. O que quero significar em suma é que, conquanto o domínio na internet da requerida seja presumivelmente válido (até porque não é objeto desta ação), a mesma não pode utilizar marca registrada pelo INPI, cujos efeitos da decisão administrativa encontram-se suspensos. E isso sob pena de lhe ser aplicada multa inibitória, além de sujeitá-la a outras medidas de mesma índole. MÉRITO No mais, verifico que foram preenchidas as condições da ação, nada se podendo objetar quanto à legitimidade das partes e à presença do interesse processual. Estão igualmente satisfeitos os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude do que passo ao exame do mérito. Porque exauriente o exame da questão quando da apreciação do pedido de tutela de urgência (ID 39599958,), adoto aqueles mesmos fundamentos para tornar definitiva a decisão neste feito. Ao que se verifica dos autos, a concessão do registro da marca mista DP DENTAL PLUS CONVENIO ODONTOLOGICO à autora ocorreu em 07/07/1998 para identificar serviços na classe nacional 39.20, mais especificamente, serviços odontológicos e auxiliares (PA n. 818808683). Por seu turno, à requerida foi concedida, em 25/08/2015, a marca mista DENTAL PLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS para identificar serviços na classe de Nice NCL(10) 35, notadamente comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos dentários; comércio (através de qualquer meio) de cera dentária; comércio (através de qualquer meio) de material para obturações dentárias, sem direito ao uso exclusivo das expressões “DENTAL” e “PRODUTOS ODONTOLÓGICOS” (PA n. 905443934). Desde então a autora postula a anulação desse registro. Num primeiro momento, em âmbito administrativo, cuja instância se esgotou em fevereiro de 2020 com a decisão que manteve a concessão do registro à corré DENTAL PLUS LTDA EPP (RPI nº 2.564, de 27/02/2020). Inconformada, a autora agora ingressa em juízo visando a obter, em pedido de tutela provisória de urgência, provimento jurisdicional que determine a suspensão do registro impugnado. Argumenta, em síntese, que a marca em testilha reproduz o nome empresarial e a marca por ela (requerente) registrada – “DENTAL PLUS”, e, inclusive, destina-se a assinalar serviços da mesma área odontológica, pelo que seria nulo o registro da corré por ter sido concedido em afronta às disposições legais consignadas na Lei nº 9.279/96. Já a requerida assevera que as marcas em questão não se confundem. Primeiro, pela aplicação do princípio da territorialidade (Estado de São Paulo e Santa Catarina); segundo, pelo princípio da especialidade, uma vez que as atividades são “totalmente diferentes”, “inconfundíveis”, a afastar o risco de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. Instado a ingressar no feito, o INPI consignou que: (...) 8. Ao reexaminarmos o sinal em cotejo, verificamos que o exame do INPI atendeu aos critérios de liceidade e ao exame dos documentos obrigatórios em razão de sua natureza e forma de apresentação. Da mesma forma, o sinal atendeu ao requisito da distintividade (artigo 122 da LPI), isto é, mostrou-se capaz de diferenciar produtos e serviços, e não se apropria, a título exclusivo, de sinal genérico, necessário e/ou de uso comum. 9. No exame dos pedidos de marca em cotejo, verifica-se que as empresas decidiram incorporar aos seus conjuntos marcários a expressão “DENTAL PLUS”, composta que é por elementos nominativos de uso comum, sendo, portanto, considerada evocativa para os serviços que visam ambas as marcas assinalar. Como resultado, o examinador do INPI não identificou empecilho à convivência dos sinais litigantes, uma vez que não restou demonstrado risco de confusão ou associação indevida entre os sinais e também entre os consumidores. 10. Como prova da irregistrabilidade da expressão em cotejo, verifica-se que os registros marcários das empresas foram concedidos com a ressalva (apostila) de proteção exclusiva.Em consequência, a escolha por proteger-se marcas consideradas evocativas traz consequências importantes para as empresas, notadamente, a necessidade de adaptarem-se à convivência com outras marcas semelhantes, assinalando produtos e serviços que guardam afinidade.Por este motivo, encontram-se registrados no INPI, junto ao mesmo segmento de mercado, outras marcas contendo a mesma expressão – “DENTAL PLUS”. 11. Ainda, ao analisarmos as características gráficas das marcas em tela, nota-se que as mesmas apresentam figuras e demais detalhes gráficos que contribuem por acentuar a distintividade entre os sinais, afastando ainda mais o risco de confusão ou associação entre os mesmos e seus consumidores. (...) Pois bem. Como é cediço, a Constituição da República assegura a proteção da propriedade industrial em seu art. 5º, XXIX[2], tendo o legislador regulado os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial por meio da Lei nº 9.279/96, a qual estabelece que: Art. 124. Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; De acordo com o princípio da especialidade, positivado na norma acima transcrita, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. Noutros termos, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. O registro da autora foi concedido na classe nacional 39.20 (serviço), apresentação mista, para identificar serviços odontológicos e auxiliares. Por sua vez, o registro da requerida, concedidos na classe NLC(10) 35, apresentação mista, para identificar, comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos dentários; comércio (através de qualquer meio) de cera dentária; comércio (através de qualquer meio) de material para obturações dentárias. Como dito, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em regra, limitado pelo princípio da especialidade, ou seja, à classe para a qual foi deferido o registro, entendimento este que infirmaria a tese autoral, na medida em que os registros foram deferidos para classes distintas. Contudo, a classificação em categorias diferentes não se sobrepõe à realidade fática, já que o registro semelhante gera dúvidas no consumidor e desvirtua a concorrência. Vale dizer, registros semelhantes homologados em diferentes categorias devem ser anulados quando configurada situação de dubiedade para o consumidor. No caso em apreço, tanto a autora quanto a ré buscaram proteção para serviços que estão relacionados ao segmento da odontologia, a revelar que para o consumidor será o mesmo (segmento), a indicar o risco de confusão ou associação indevida. Ainda que no aspecto gráfico as imagens apresentem distinção, no aspecto fonético sobressai as designações “DENTAL PLUS” e “ODONTOLÓGICO” constantes de ambos os registros. Com a evidência do elemento nominativo, e sendo sinais fonética e gramaticalmente idênticos, podem ser percebidos como idênticos, ou no mínimo semelhantes, pelo público consumidor, e, uma vez que o segmento mercadológico é o mesmo, geram a impressão de conjunto semelhante. E, para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. Por fim, o fato de as empresas atuarem em Estados da Federação distintos (São Paulo e Santa Catarina) revela-se indiferente para solução da questão, uma vez que a proteção marcária assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei n. 9.279/96. Não foi outro o entendimento adotado pelo E. Desembargador Federal Wilson Zauhy Filho, relator do agravo de instrumento n. 5029353-77.2020.403.0000, vinculado ao presente feito (ID 41215112): “No caso em comento, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ao tratar dos sinais não registráveis como marca, a Lei nº 9.279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial prevê em seu artigo 124 o seguinte: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; (...) Como se percebe, o dispositivo legal é claro ao vedar o registro de marca que reproduza ou imite, total ou parcialmente, marca alheia anteriormente registrada “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim” No caso em análise, a agravante adotou a denominação ‘Dental Plus Convênio Odontológico Ltda. – EPP’ e tem como objeto social a ‘Operação de planos privados de assistência à saúde, especificamente na segmentação odontológica, mediante contratação e/ou credenciamento de terceiros legalmente habilitados’ (Num. 37422612 – Pág. 4 do processo de origem). Por sua vez, a agravada adotou a denominação ‘Dental Plus Ltda. – ME’ e tem como objeto social o ‘ramo de comércio atacadista de medicamentos, produtos para a saúde e produtos odontológicos’ (Num. 39431484 – Pág. 2 do processo de origem). Em que pese a agravante atue na operação de planos de saúde e a agravada no comércio atacadista, ambas voltam suas atividades no ramo odontológico, mostrando-se registro capaz de causar confusão. Há, portanto, elementos que relevam a possibilidade de que a marca da agravante consista em reprodução ou imitação de marca anteriormente existente relativa a serviço idêntico, semelhante ou afim, incidindo, portanto, na vedação prevista pelo artigo 124, XIX da Lei nº 9.279/96, a justificar a suspensão do registro. Em caso assemelhado ao posto nos autos, assim decidiu esta E. Corte Regional: ‘EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRODE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRODE MARCASIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124, INCISO XIX DA LEI 9.279/96.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279/96 em seu artigo 124, inciso XIX, que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada (REsp 949.514/RJ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. No caso concreto, a recorrente solicitou, em 05/03/2012, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o registro da marca ‘ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.’ O pedido foi indeferido sob o argumento de que a marca reproduz ou imita registro de terceiro – ALLIED TELESIS. 5. Não prospera a alegação de que houve deferimento de registro de diversas outras marcas contendo o termo ‘ALLIED’, pois a verificação de anterioridade de registro de marca deve ocorrer dentro de cada ramo de atividade, considerando tão somente as precedências relativas a produtos e serviços que guardem similitude entre si. O fato de terem sido concedidos registros com a palavra ‘ALLIED’ para outras espécies de produtos/serviços não tem o condão de demonstrar tratamento discriminatório injustificado por parte do INPI. 6. Pesquisa ao site do INPI permite constatar que a empresa ALLIED TELESIS HOLDINS K.K. atua no mesmo ramo de atividade da ora recorrente, a saber, computadores, periféricos e demais equipamentos para computadores; o pedido de registro da marca foi depositado em 2001; a concessão deu-se em 2011, antes, portanto, do pedido realizado pela apelante, motivo pelo qual o direito de precedência pertence à ALLIED TELESIS e a negativa do pedido de registro feito pela recorrente é plenamente justificado. 7. Evidente que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial (computadores e equipamentos em geral para computadores) o que, de acordo com o artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, constitui impedimento ao registro de marca. 8. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.’ (negritei)’ Com tais considerações, o acolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a anulação da decisão que concedeu o registro da marca mista à requerida, publicada na RPI nº 2.329, de 25/08/2015 e mantida pela r. decisão publicada na RPI nº 2.564, de 27/02/2020. Por conseguinte, CONFIRMO os efeitos da decisão proferida em sede de tutela e DETERMINO à ré que, INCONTINENTI, deixe de fazer uso da marca em seu domínio de internet, sob pena de aplicação de multa diária a ser oportunamente aplicada. Custas ex lege. Tendo em vista o princípio da sucumbência, condeno requerida DENTAL PLUS LTDA – EPP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A incidência de correção monetária e juros de mora deverá observar o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF nº 134/10 e posteriores alterações. Sem condenação do INPI em honorários, conforme precedente do C. STJ (Resp. 1.264.644) Concedo à requerida DENTAL PLUS LTDA. EPP o prazo de 15 (quinze) dias para o efetivo cumprimento da decisão antecipatória, sob pena de fixação de multa diária. P.I. 6102 [1] https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/registro-de-dominio-na-internet,fb89634e2ca62410VgnVCM100000b272010aRCRD#:~:text=A%20primeira%20provid%C3%AAncia%20para%20o,dom%C3%ADnio%20j%C3%A1%20n%C3%A3o%20est%C3%A1%20registrado. [2] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2021.

25/02/2021, 00:00

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