Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
Processo: 0858270-64.2024.8.15.2001.
SENTENÇA I. RELATÓRIO
Trata-se de Ação Ordinária proposta por MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em face de MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, igualmente qualificada, na qual a parte Autora busca a proteção de sua marca, pugnando pela abstenção de uso, reparação por danos morais e materiais, além da confirmação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida. A parte Autora, em sua Petição Inicial (ID 99865590), narrou ser titular do registro de marca mista tombado sob o nº 912147660 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), cujo elemento nominativo distintivo é o nome "MGA". Afirmou que sua marca está registrada na Classe NCL(10) 37, para especificar serviços de construção civil, reparos e instalação. Sustentou que, amparada pelo artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), detém a prerrogativa de uso exclusivo em todo o território nacional. Alegou ter sido surpreendida com a utilização indevida de seu sinal distintivo pela parte Ré, no exercício da mesma atividade econômica, o que, em seu entender, caracteriza a imitação proibida pelo artigo 124, inciso IX, e configura o tipo penal previsto no artigo 189, inciso I, ambos da Lei nº 9.279/96. Para corroborar suas alegações de uso indevido e confusão, a Autora acostou aos autos um print screen de sítios eletrônicos, o cartão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Ré e uma nota fiscal que supostamente teria sido emitida por engano em favor da demandada, quando, em verdade, o cliente pretendia fazê-lo em nome da Autora (ID 99866649). Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a determinação para que a parte Ré se abstivesse de utilizar a marca "MGA" e suas derivações ou qualquer outro sinal que com ela se assemelhasse, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ao final, pugnou pela ratificação da tutela provisória de urgência, pela abstenção definitiva do uso da marca pela Ré, pela condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, além da condenação nas custas processuais e honorários advocatícios. O valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O pleito de antecipação de tutela foi deferido por este Juízo por meio da Decisão de ID 99876996. Naquela ocasião, reconheceu-se a probabilidade do direito da Autora, em face do registro da marca, da notória confusão visual e nominal entre os sinais distintivos, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente da possibilidade de concorrência desleal e prejuízo à imagem da empresa, com base, inclusive, na nota fiscal emitida por engano. A decisão determinou que a Ré se abstivesse de utilizar a marca "MGA" e suas derivações, sob pena de multa diária, conforme pleiteado. Na mesma decisão, este Juízo deixou de designar audiência de conciliação ou mediação, sob o fundamento de que a experiência prática demonstra a baixa probabilidade de acordo em demandas congêneres. Devidamente citada (ID 102846752, ID 102846753, ID 100252936), a parte Ré apresentou Contestação (ID 104168949), arguindo, primeiramente, a tempestividade de sua defesa. No mérito, a Ré defendeu-se essencialmente com base na distinção jurídica entre nome empresarial e marca. Alegou que utiliza a sigla "MGA" como parte integrante de seu nome empresarial desde sua constituição, em 24/05/2005, na Junta Comercial do Estado do Ceará, uso que antecederia a própria constituição da Autora, ocorrida em 09/04/2007, e o registro da marca desta junto ao INPI em 07/08/2018. Argumentou que, enquanto o nome empresarial identifica a pessoa jurídica, a marca identifica produtos ou serviços, sendo institutos jurídicos distintos, com legislações próprias (Código Civil, Lei nº 8.934/1994, LPI e Convenção da União de Paris – CUP) e diferentes escopos de proteção territorial – estadual para o nome empresarial e nacional para a marca. A Ré invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como o AgInt no AREsp 972790/SP, REsp 1847987/MS e REsp 1494306 RJ, para sustentar a possibilidade de convivência entre nome empresarial e marca semelhantes, desde que o nome empresarial seja usado exclusivamente para sua finalidade. Em relação à suposta violação, a Ré afirmou que a Autora não apresentou qualquer prova do uso da sigla "MGA" como marca por parte da Ré, sendo que a documentação acostada à inicial (print, CNPJ da Ré e nota fiscal) comprovaria unicamente o uso da sigla "MGA" como nome empresarial, o que seria permitido pela legislação e pela boa-fé. Pontuou que a Autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Aduziu a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito da Autora estaria comprometida pela anterioridade do uso do nome empresarial pela Ré, e que a cessação imediata do uso do nome causaria um dano reputacional irreversível à Ré, atraindo a incidência do artigo 300, § 3º, do CPC. Concluiu pela inocorrência de qualquer dano à Autora, imputando a esta, inclusive, abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, ao tentar impedir o uso do nome empresarial da Ré. Citou precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para reforçar a necessidade de prova de ato ilícito e dano indenizável para a reparação por danos morais (Apelação Cível Nº 70079371845). Requereu a revogação da tutela de urgência, a improcedência total dos pedidos da Autora e a declaração de não cometimento de ato ilícito pela Ré, além da condenação da Autora nas custas processuais e honorários advocatícios. A parte Autora apresentou Réplica (ID 105153922), ratificando os termos da Petição Inicial. Contrapôs os argumentos da Ré, afirmando que a contestação não trouxe elementos modificadores do direito sustentado na inicial. Reafirmou que o direito de uso exclusivo da marca é garantido pelo registro no INPI, mesmo diante de nome empresarial anterior, citando o Recurso Especial nº 1.801.881/SC do STJ para argumentar que a proteção ao nome empresarial, para constituir óbice a registro de marca, deveria deter exclusividade sobre o uso em todo o território nacional, e não se restringir a um único Estado, como seria o caso da Ré no Ceará. Reforçou que o registro da marca "MGA" pela Autora, com proteção nacional (art. 129 LPI), e que a sigla não se enquadra na definição de sinal de uso comum, vulgar ou descritivo. Reiterou que o uso não autorizado da marca pela Ré pode causar confusão e/ou associação indevida pelos consumidores, citando novamente o REsp 2091434 / SP (STJ, julgado em 19/03/2024, DJe 21/03/2024), além do REsp 1721701 RJ, REsp 1.639.961/RS, REsp 1.804.035/DF e REsp 1763419/SP, todos do STJ, para sustentar que a possibilidade de confusão dispensa a prova de efetivo engano por parte dos clientes ou consumidores específicos. Pediu a rejeição dos argumentos da Ré e a procedência integral da demanda. Em despacho (ID 107843349), este Juízo intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir. A parte Ré, por meio da petição de ID 108966160, requereu o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC, por considerar que as provas já constantes nos autos seriam suficientes para o convencimento do Juízo. A parte Autora, por sua vez, manifestou-se na petição de ID 109036934, ratificando a desnecessidade de produção de demais meios probatórios para a resolução da contenda, mas informando sua inteira disponibilidade para contribuir no que fosse necessário, caso este r. Juízo entendesse de outra forma. Consta, ainda, dos autos, que a parte Ré interpôs Agravo de Instrumento (nº 0827020-02.2024.8.15.0000) contra a decisão que concedeu a tutela provisória, o qual, contudo, não foi conhecido por deserção, devido à ausência de recolhimento do preparo, conforme decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Paraíba (ID 107384103 e ID 32746716), fundamentada no artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO A controvérsia central nos presentes autos gravita em torno do alegado uso indevido de marca pela parte Ré, "MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA", em face do registro de marca mista "MGA" titularizado pela parte Autora, "MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP", para serviços de construção civil. A análise perpassa a necessidade de julgamento antecipado da lide, a adequada distribuição do ônus da prova, as questões preliminares de mérito levantadas e aprofundada apreciação dos argumentos e documentos apresentados por ambas as partes. II.1. DA NECESSIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A legislação processual civil brasileira, no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Esta prerrogativa do magistrado encontra-se intrinsecamente ligada ao princípio da celeridade e da economia processual, visando a uma prestação jurisdicional eficiente e sem dilações desnecessárias, notadamente quando os elementos probatórios já colacionados aos autos são suficientes para formar o convencimento judicial e permitir uma decisão substancial sobre o mérito da causa. No caso em apreço, observa-se que ambas as partes, a Autora e a Ré, expressamente manifestaram, em momentos distintos do processo, a suficiência do acervo probatório já existente para o deslinde da controvérsia. A parte Ré, por meio da petição de ID 108966160, requereu o julgamento antecipado da lide, sustentando que "não há novas provas a serem produzidas, uma vez que as já constantes nos autos são mais que suficientes para a formação do convencimento de Vossa Excelência sobre a matéria, torna-se desnecessária qualquer dilação probatória adicional". A parte Autora, por seu turno, embora com ressalvas, também indicou que a ação deveria ser julgada procedente nos termos da inicial, considerando a suficiência das provas para demonstrar a violação de seu direito (ID 109036934), apenas deixando aberta a possibilidade de produção de provas adicionais caso o Juízo assim entendesse necessário. Tal convergência de entendimentos das partes reforça a percepção de que a instrução processual se encontra madura. A questão posta em análise, embora envolva a verificação de fatos – como o uso da sigla pela Ré e a ocorrência de confusão – demandam, precipuamente, a aplicação do direito aos fatos já evidenciados pelos documentos juntados. A controvérsia reside substancialmente na interpretação e aplicação das normas que regem a propriedade industrial, em especial as relativas à marca e ao nome empresarial, e na valoração dos documentos que atestam a identidade ou semelhança dos sinais e das atividades econômicas das litigantes. As provas documentais apresentadas, tais como os registros das empresas, o certificado de registro de marca, o cartão CNPJ da Ré, a nota fiscal supostamente emitida por engano, e os argumentos detalhados nas peças processuais, já oferecem um panorama completo para a formação do convencimento deste Juízo. A produção de prova pericial para aferir a confusão, por exemplo, não se mostra essencial, visto que a análise da colidência entre sinais distintivos é eminentemente jurídica e pode ser realizada a partir da comparação visual e fonética, bem como da identificação dos ramos de atividade, elementos todos já contidos nos autos. Da mesma forma, a prova testemunhal ou o depoimento pessoal das partes não adicionariam elementos fáticos cruciais que já não estejam subentendidos ou provados pelos documentos acerca da utilização dos sinais distintivos e das consequências advindas dessa coexistência. Deste modo, estando a causa suficientemente instruída com as provas documentais pertinentes e sendo a matéria predominantemente de direito, com os fatos que a ela se ligam já devidamente elucidados, afigura-se plenamente cabível e, inclusive, desejável o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o preceituado no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. II.2. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A correta distribuição do ônus da prova é um pilar fundamental para a justa resolução das contendas judiciais, orientando as partes quanto à necessidade de comprovar os fatos que sustentam suas alegações e servindo como regra de julgamento para o magistrado. Conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Essa regra visa a assegurar que cada parte traga aos autos os elementos necessários para demonstrar a veracidade dos fatos que lhes são favoráveis, sob pena de sucumbir em sua pretensão. No presente caso, a parte Autora, MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP, ingressou com a demanda alegando violação de direito marcário. Assim, incumbia-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam: a titularidade da marca "MGA" (o que foi devidamente comprovado pelo certificado de registro no INPI – ID 99865597); o uso da sigla "MGA" pela parte Ré em suas atividades comerciais; a identidade ou semelhança entre os produtos ou serviços oferecidos pelas partes; e, finalmente, a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, bem como os danos decorrentes dessa violação. A Autora apresentou o certificado de registro da marca, o cartão CNPJ da Ré e uma nota fiscal que ilustraria a confusão gerada, além de decisões favoráveis em casos análogos envolvendo a mesma marca. Por outro lado, a parte Ré, MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ao defender-se, arguiu a licitude de seu comportamento, sustentando que a sigla "MGA" é parte de seu nome empresarial, utilizado desde data anterior à constituição da Autora e ao registro da marca em questão. Além disso, alegou a ausência de prova de que estaria utilizando a sigla como marca, e que, mesmo havendo semelhança, os institutos jurídicos seriam distintos e deveriam coexistir. Tais argumentos configuram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, recaindo sobre a Ré o ônus de prová-los. Para tanto, a Ré acostou seu contrato social e CNPJ, demonstrando a anterioridade de sua constituição e o uso da sigla em seu nome empresarial. Assim, a distribuição do ônus da prova foi observada no curso da instrução processual, cabendo agora a este Juízo sopesar o conjunto probatório produzido por ambas as partes para determinar qual delas se desincumbiu adequadamente de seu encargo, e, consequentemente, proferir a decisão de mérito que se impõe. II.3. DA ANÁLISE DO MÉRITO Adentrando ao mérito da questão posta em julgamento, a controvérsia central reside na coexistência e nos limites de proteção entre um nome empresarial e uma marca, ambos contendo a sigla "MGA" e utilizados por empresas que atuam no mesmo segmento de mercado, o da construção civil. A análise detalhada dos argumentos e documentos acostados aos autos revela a complexidade da matéria, que exige uma ponderação cuidadosa dos princípios da propriedade industrial e empresarial. II.3.1. DA DISTINÇÃO E COEXISTÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA Inicialmente, é imperioso reafirmar a distinção jurídica fundamental entre nome empresarial e marca, institutos que, embora ambos atuem como sinais distintivos no mercado, possuem finalidades, regulamentações e escopos de proteção distintos. O nome empresarial, conforme o artigo 1.155 do Código Civil, identifica a pessoa jurídica em si, ou seja, o sujeito de direitos e obrigações no exercício de sua atividade econômica, sendo seu registro efetuado perante as Juntas Comerciais. Sua proteção, segundo o artigo 1.166 do Código Civil e o artigo 33 da Lei nº 8.934/1994, que disciplina o Registro Público de Empresas Mercantis, possui, via de regra, um caráter territorial estadual, salvo se houver um pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais do país para estender essa proteção. A Convenção da União de Paris (CUP), em seu artigo 8º, também prevê a proteção do nome comercial em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro. A marca, por sua vez, tem a função precípua de identificar e distinguir produtos ou serviços no mercado consumidor, diferenciando-os de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa, conforme o artigo 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e tal registro, como assevera o artigo 129 da LPI, "assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". Portanto, enquanto o nome empresarial designa a empresa, a marca designa o produto ou serviço, e a proteção da marca é de abrangência nacional desde a concessão do registro. A parte Ré, MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, comprovou que sua constituição e, consequentemente, o uso da sigla "MGA" em seu nome empresarial, datam de 24/05/2005, com registro na Junta Comercial do Estado do Ceará (ID 104168952, pág. 2; ID 104168955, pág. 1). Essa data é anterior tanto à constituição da parte Autora, MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP, que ocorreu em 09/04/2007 (ID 99865592, pág. 3; ID 104168954, pág. 1), quanto ao registro de sua marca no INPI, que se deu em 07/08/2018, sob o processo nº 912147660 (ID 99865597, pág. 1). A defesa da Ré se ampara na anterioridade do uso do nome empresarial e na possibilidade de coexistência entre os institutos, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De fato, o STJ tem admitido a convivência entre nome empresarial e marca, mesmo que semelhantes, dadas suas distintas finalidades, conforme se depreende da ementa abaixo, transcrita literalmente da Contestação (ID 104168949, pág. 9): "AgInt no AREsp 972790/SP As formas de proteção do nome empresarial e da marca não se confundem, a tutela de cada qual tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela, bem como proteger o consumidor. (...) Nome empresarial e marca semelhantes mas de titularidades diferentes podem conviver (...), cabendo ressaltar que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, enquanto o registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional. (STJ AgInt no AREsp 972790/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)" E também: "A preexistência de nomes empresariais contendo a expressão ULTRAMEDICAL, registrados na Junta Comercial (...) antes do registro da marca, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca.” (STJ REsp 1847987/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)" A Ré também apresentou um precedente específico envolvendo construtoras com nomes semelhantes, transcrevendo-o integralmente em sua Contestação (ID 104168949, págs. 10-12): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. (...O 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa fé, consoante se extrai do artigo 129. 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado prestação de serviços de construção e engenharia, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília DF e a ré em São Paulo SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido. (STJ REsp 1494306 RJ 2014/0063195 5, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento 07/11/2019, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 18/12/2019)" Contudo, a aplicação desses princípios ao caso concreto exige nuance. A proteção do nome empresarial da Ré, constituída no Ceará, possui, por força do princípio da territorialidade, uma abrangência limitada àquele Estado, a menos que houvesse prova de arquivamento complementar em outras unidades da federação, o que não foi demonstrado nos autos. Em contrapartida, o registro da marca "MGA" pela Autora no INPI lhe confere o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. A Autora, em sua réplica (ID 105153922, pág. 2), citou precedente do STJ que corrobora essa interpretação, ao transcrever trecho do REsp nº 1.801.881/SC: "Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.801.881 SC (2018/0213495-3. RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)." Embora este precedente específico trate da irregistrabilidade de marca em face de nome empresarial, ele sublinha a necessidade de proteção nacional para que o nome empresarial se oponha a direitos marcários em âmbito nacional. No presente caso, a questão não é a registrabilidade da marca da Autora – que já foi registrada –, mas sim a pretensão de proibir o uso de um sinal que a Ré alega ser seu nome empresarial. Apesar da anterioridade do nome empresarial da Ré no Ceará, a Autora possui um registro de marca com proteção nacional. O cerne da questão, portanto, passa a ser a existência de confusão ou associação indevida entre os consumidores, especialmente considerando que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade: a construção civil. A distância geográfica entre os Estados do Ceará (onde a Ré está sediada) e da Paraíba (onde a Autora está sediada) torna-se, no cenário atual de mercado globalizado e com o avanço dos negócios virtuais, um fator de menor relevância, pois produtos e serviços podem ser comercializados em todo o território nacional através de diversas plataformas digitais, tal como bem pontuado pela parte Autora em sua réplica (ID 109036934, pág. 3). A coexistência pacífica dos institutos é a regra, mas ela encontra seu limite quando o uso do nome empresarial, ainda que anterior em sua esfera de proteção local, invade a esfera de proteção da marca registrada nacionalmente, gerando confusão ou associação indevida no público consumidor. O princípio da especialidade e o da territorialidade, tal como abordados na jurisprudência do STJ, devem ser conjugados com o direito de uso exclusivo conferido pelo registro da marca em todo o território nacional, sob pena de esvaziar a proteção marcária. II.3.2. DA ANÁLISE DO USO INDEVIDO E DA CONFUSÃO A parte Autora, como titular da marca mista "MGA" para serviços de construção civil, alegou que a Ré utiliza a mesma sigla para atuar em ramo idêntico ou similar, o que seria suficiente para caracterizar a violação. A Ré, por sua vez, defendeu que o uso da sigla "MGA" se dá exclusivamente em seu nome empresarial e que a Autora não comprovou seu uso como marca. Para comprovar a violação, a Autora juntou o certificado de registro de sua marca (ID 99865597) e o CNPJ da Ré (ID 99865598), que revela o nome empresarial "MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA", bem como a atividade principal de "Construção de edifícios", idêntica à da Autora. O print screen de sítios eletrônicos (ID 99865590, pág. 2) e, crucialmente, a nota fiscal emitida por engano (ID 99866649), são provas contundentes da ocorrência de confusão. A nota fiscal, que deveria ser destinada à Autora e foi erroneamente emitida em nome da Ré, serve como prova cabal e concreta de que, na prática, a similitude dos sinais, aliada à identidade do ramo de atuação, induz os consumidores a erro. A jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento de que a proteção da marca exige apenas a possibilidade de confusão ou associação indevida, não sendo necessária a prova de um engano efetivo por parte de clientes ou consumidores específicos. Este ponto foi veementemente destacado pela Autora tanto na inicial quanto na réplica, citando o recente precedente do STJ (REsp 2091434 / SP, julgado em 19/03/2024), transcrito literalmente na inicial (ID 99865590, págs. 11-12): "RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 13/4/2018. Recursos especiais interpostos em 3/12/2021 e 7/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/4/2023. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em definir (i) se o uso de símbolos em formato de raio nas peças de vestuário e em acessórios comercializados por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A viola a marca figurativa de titularidade de K2 COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e (ii) se o valor da compensação por danos morais comporta majoração. 3. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 4. Para a tutela da Lei 9.279/96, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. 5. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido da ocorrência ou não de confusão ou de associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelos juízos de origem (R$ 50.000,00) não destoa das balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes. 8. Recursos especiais não providos. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. REsp 2091434 / SP RECURSO ESPECIAL 2023/0048658-0. RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) ÓRGÃO JULGADOR T3 TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 19/03/2024 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 21/03/2024" Decisões anteriores deste Tribunal de Justiça da Paraíba, envolvendo a própria Autora e outras empresas que utilizavam a sigla "MGA" no mesmo ramo de atividade, também foram colacionadas na inicial (ID 99865590, págs. 7-9) e servem como forte indicativo da recorrente problemática de confusão gerada por tal sigla no setor de construção civil. Por exemplo, a decisão proferida no PROCESSO N. 0814075-96.2021.8.15.2001 (ID 99866652, pág. 3) expressamente reconhece que a marca utilizada pela empresa "MGA Construtora de Obras Ltda." era "suscetível de causar no público consumidor confusão, posto que ambas, além de atuarem no mesmo ramo de atividade (construção civil), por terem a mesma marca (MGA), podem induzir os clientes a acharem que se trata do mesmo grupo econômico". A mesma lógica aplica-se ao presente caso, onde a Ré utiliza "MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA". Dessa forma, mesmo que a Ré intencione utilizar a sigla "MGA" apenas como nome empresarial, o contexto fático, com a identidade da sigla, o ramo de atuação comum e a ocorrência de um erro prático (a nota fiscal), é mais do que suficiente para configurar a possibilidade de confusão entre os consumidores. A prevalência do direito marcário, que possui proteção nacional, impõe-se sobre a anterioridade de um nome empresarial com proteção meramente estadual, especialmente quando se verifica a colidência e o risco de desvio de clientela e concorrência desleal, em clara violação ao artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial. A alegação da Ré de que a Autora não teria comprovado o uso da sigla "MGA" como marca pela Ré não prospera, pois o uso indevido pode decorrer inclusive da utilização de um nome empresarial que, pelo contexto e similitude com marca registrada, induza o consumidor à equivocada associação entre as empresas. II.3.3. DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Quanto à reparação por danos, a parte Autora pleiteia indenização por danos morais e materiais. A jurisprudência do STJ, conforme já citado na inicial (ID 99865590, pág. 10), é uníssona ao reconhecer a presunção do dano moral decorrente do uso indevido de marca, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo ou abalo moral concreto. Tal presunção advém da própria ofensa à imagem, identidade e credibilidade do titular do registro. A ementa do REsp 2091434 / SP, transcrita acima, reitera que "a jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido." A conduta da Ré, ao utilizar a sigla "MGA" em seu nome empresarial para a mesma atividade da Autora, em escala que permite a confusão nacional, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pleiteado pela Autora a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à ofensa, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter inibitório e compensatório da medida, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Corte Superior em casos análogos. No tocante aos danos materiais, o entendimento do STJ é também no sentido de reconhecer sua existência presumida em casos de uso indevido de marca. A própria violação do direito marcário é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela, na perda de oportunidade e na confusão entre as empresas, acarretando prejuízos que, embora não quantificados de imediato, devem ser reparados. A inicial (ID 99865590, pág. 13) cita o seguinte precedente, de forma literal: "O entendimento do STJ firmou-se no sentido de reconhecer “a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur [...] apurado em liquidação por artigos” (REsp 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 15/2/2018). No mesmo sentido REsp 1.635.556/SP, 3ª Turma, DJe 14/11/2016."(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)" Portanto, os danos materiais, embora não quantificados neste momento, são presumidos e deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, para recompor o patrimônio da Autora pelos prejuízos sofridos. II.4.4. DA TUTELA DE URGÊNCIA Por fim, a Ré pleiteou a revogação da tutela de urgência sob os argumentos de que a probabilidade do direito da Autora estaria comprometida pela anterioridade de seu nome empresarial e de que a medida causaria um dano irreversível à Ré, em alusão ao artigo 300, § 3º, do CPC. Contudo, diante da análise pormenorizada do mérito, conclui-se pela preponderância do direito marcário da Autora. A probabilidade do direito, que já se mostrava presente no momento da concessão da tutela, agora se confirma e se solidifica com a análise exauriente da lide. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mantém evidente, diante da continuidade da prática ilícita e do prejuízo à reputação e à identidade da marca da Autora. Ademais, a irreversibilidade da medida, argumentada pela Ré, não se sustenta como óbice à manutenção da tutela. A cessação do uso da sigla "MGA" pela Ré para identificar seus serviços não representa um dano irreparável em face do interesse público na proteção da propriedade industrial e da concorrência leal, e diante da própria possibilidade de recomposição de eventuais prejuízos caso a decisão final fosse diversa, embora improvável no presente caso. A manutenção da tutela é essencial para preservar a efetividade do registro da marca da Autora e impedir a continuidade da confusão no mercado. Diante de todo o exposto, as questões preliminares de mérito levantadas pela Ré, referentes à distinção entre nome empresarial e marca e à anterioridade de uso, embora pertinentes do ponto de vista doutrinário, não são suficientes para afastar a violação marcária no caso concreto, em que se verifica a possibilidade de confusão em âmbito nacional e a prevalência do direito de marca registrada. A Autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a Ré não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que pudessem afastar a proteção da marca da Autora e a ilicitude de seu comportamento. III. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Rejeitar as questões preliminares de mérito arguidas pela parte Ré, por se confundirem com o próprio mérito da demanda e por não possuírem o condão de afastar a pretensão autoral, conforme fundamentado. Confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão de ID 99876996, tornando-a definitiva. Determinar que a parte Ré, MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, se abstenha de utilizar a marca "MGA" e suas derivações ou qualquer outro sinal que com ela se assemelhe, sob qualquer forma, meio ou pretexto, para a identificação de seus produtos ou serviços no ramo da construção civil. O descumprimento desta determinação ensejará a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da parte Autora. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte Autora, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, compreendendo os danos morais e o valor a ser apurado dos danos materiais, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Registrar. Publicar. Intimar. JOÃO PESSOA, datado pelo sistema. SHIRLEY ABRANTES MOREIRA RÉGIS Juíza de Direito