Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
Processo: 0873511-54.2019.8.15.2001..
APELANTE: EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA APELADA: EXXOMED EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ORIGEM: SEÇÃO B DA 19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL JUIZ (A) SENTENCIANTE: JEFFERSON FÉLIX DE MELO RELATOR: DES. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo uso indevido da marca, apesar de reconhecer a ocorrência de uso indevido e determinar a abstenção do uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos danos materiais/lucros cessantes em caso de uso indevido de marca, independentemente de comprovação do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ possui entendimento de que, em casos de concorrência desleal por contrafação de marca, os danos materiais são presumidos, sendo dispensável a prova concreta do prejuízo sofrido. 4. A presunção de danos materiais decorre da própria natureza do direito violado e da dificuldade prática de se comprovar o efetivo prejuízo sofrido. 5. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) prevê, em seu art. 210, critérios para a fixação de indenização por violação de direitos de propriedade industrial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em casos de uso indevido de marca, os danos materiais são presumidos, sendo dispensável a prova concreta do prejuízo sofrido. 2. A apuração do valor da indenização deve ser feita em liquidação de sentença, com base nos critérios estabelecidos no art. 210 da Lei nº 9.279/96." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/03/2024; STJ, REsp 1327773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/11/2017. ACÓRDÃO
apelado: Sebastião Zacarias Junior Apelante/apelada: Moda Center Santa Cruz Relator.: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: Apelação Cível. Indenização por indevido de marca. Shopping center. Sentença de procedência do pedido indenizatório. Apelos de ambas as partes. Inovação recursal. Não conhecido em parte o recurso da ré. Nulidade da sentença por erro de procedimento. Não verificada. Ausência de despacho para indicar provas. Prejuízo não demonstrado. Lei de Propriedade Industrial ( LPI). Lucros cessantes. Parâmetro. Valor dos royalties pelo licenciamento da marca. Indenização devida. Precedentes do STJ. Termo inicial. Notificação do lesante. Apelo do réu conhecido em parte e não provido. Apelo do autor conhecido e provido. 1- Recursos de apelação de ambas as partes contra sentença que arbitrou indenização de 1% sobre o faturamento bruto do lesante/réu pelo uso indevido de marca de titularidade do lesado/autor, com base no art. 210, III, da LPI e na Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda. 2- Impõe-se o não conhecimento do apelo do réu quanto à não indenizabilidade do uso de marca por condomínio, ente despersonalizado, que, como tal, pratica atos civis, não comerciais, pois arguida pela primeira vez em sede de apelação e não tratada na sentença, configurando inovação recursal vedada pela lei processual. 3- Não demonstrada a utilidade e a necessidade das provas pretendidas pela parte, descabe a anulação da sentença por erro de procedimento e cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes para indicar provas. 4- Em ação anterior com sentença transitada em julgado, protagonizada pelas partes e tramitada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi julgado improcedente o pleito anulatório do ora réu em relação ao registro da marca do ora autor e julgado procedente o pedido reconvencional, para determinar que o réu se abstivesse do uso da marca do ora autor. É assente - e fato notório - o uso indevido da marca em questão. 5- É firma a jurisprudência do STJ, no sentido de que, demonstrado o uso indevido da marca, são devidos os lucros cessantes, a despeito do rigor probatório do prejuízo. Nesse sentido, a título de exemplo: AgInt no AREsp n. 2.046.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022; e AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022. 6- Na espécie, é adequado o critério do art. 210, III, da LPI para apuração dos lucros cessantes, isto é, o valor que o lesante teria pago ao lesado pelo licenciamento da marca no período em que comprovado o uso parasitário. 7- A Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda, invocada pelo Juízo sentenciante para fixar o percentual dos lucros cessantes em 1% sobre o faturamento bruto, não se presta ao fim desejado nos autos, pois não prevê o teto dos royalties, mas disciplina a alíquota de dedução a esse título para fins fiscais. Não reflete, portanto, a realidade do mercado. 8- Em se tratando de uso indevido de marca para caracterizar estabelecimento/centro comercial, situação que não se confunde com o uso indevido de marca atrelado à venda de produto específico nem com os contratos de franquia, é razoável a fixação dos lucros cessantes em 2,5% do faturamento bruto. 9- O termo inicial de cômputo dos lucros cessantes deve ser a data da primeira notificação encaminhada pelo autor ao réu, não a data do trânsito em julgado da sentença da ação de anulação do registro. Afinal, ela apenas declarou a idoneidade do registro já existente há anos. 10- Conhecido em parte e não provido o recurso do réu. Conhecido e provido o recurso do autor. ACÓRDÃO:
9A VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA SENTENÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC. CONDENAÇÃO. - O uso não autorizado de marca registrada configura violação ao direito de propriedade industrial, nos termos da Lei nº 9.279/96. - A responsabilidade civil por uso indevido de marca é objetiva, sendo presumidos os danos materiais, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença com base no art. 210 da LPI. - O dano moral decorrente da utilização indevida de marca registrada é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de prejuízo concreto, sendo devida sua compensação.
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER com pedido de tutela de urgência ajuizada por LEMOS GASTRONOMIA LTDA, devidamente qualificada nos autos, em face de BRUNO NERI SANTOS, pessoa jurídica, igualmente qualificado. Em síntese, alega o demandante que solicitou, em 07/10/1998, o registro da marca “SALUTTE” junto ao INPI, no intuito de garantir a exclusividade do uso dela em seu ramo de atividade, tendo sido concedido o registro definitivo em 02/08/2005, com duração até 02/08/2015, posteriormente renovada com prazo de vigência até 02/08/2025. Aduz, todavia, que ao tentar expandir seu negócio, realizou consulta na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização e constatou que a empresa demandada se utilizava indevidamente da marca supracitada e, após pesquisa na internet, verificou que a atividade da ré se adequava à da autora. Argumenta, ainda, que enviou notificação extrajudicial à demandada, a qual foi recebida em 27/05/2019, requerendo o encerramento do uso indevido da marca “SALUTTE” ou de quaisquer variações dos elementos característicos e a regularização do uso da marca através de contrato de licenciamento de uso a ser celebrado com a demandante. Todavia, o momento da propositura da ação não havia recebido resposta. Por tais razões, ajuizou a presente ação e pleiteou, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à empresa demandada que cesse, de imediato, o uso indevido da marca, comprovando através de fotos da fachada e comprovante de alteração do nome fantasia (marca). Requer, ao final, a condenação do promovido à cessação do uso da marca, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 5.000,00. Instrui a inicial com documentos. Custas iniciais pagas - ID 28399038. Tutela de urgência indeferida - ID 30448427. Decisão saneadora - ID 97584921, acolhendo a preliminar de nulidade de citação, ante a falta de esgotamento dos meios necessários para citar a parte contrária. Citação efetivada, AR assinado pelo autor, juntado no ID 111248333, certificado pela escrivania o decurso do prazo de defesa no ID 117228021. FUNDAMENTAÇÃO - Da Revelia O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a demandada é revel, não apresentando qualquer tipo de defesa. Pisa-se que a mesmo foi devidamente citado - ID 111248333, não apresentando defesa no prazo legal, conforme certificado nos autos - ID 117228021. Tendo em vista que a parte promovida não apresentou resposta à presente ação no prazo legal e considerando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 345 do Código de Processo Civil, reconheço a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC/2015, aplicando ao caso a presunção de veracidade dos fatos aduzidos na petição inicial. Neste diapasão, oportuno observar que a presunção é realmente presente, eis que o direito é disponível, as partes são capazes e o objeto lícito. Contudo, não obstante os efeitos em virtude da revelia da parte promovida, os pleitos inicias devem ser observados de acordo com o conjunto probatório da demanda. MÉRITO A demanda em análise tem por objeto a alegação de uso indevido da marca “Salutte”, devidamente registrada pela parte autora junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Sustenta a demandante que o promovido passou a utilizar sinal distintivo semelhante em atividade comercial correlata, sem autorização, violando o direito de propriedade industrial assegurado constitucionalmente e pela Lei nº 9.279/96, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral. Requer, por isso, a cessação da prática ilícita e a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes correspondentes a percentual sobre o faturamento da empresa, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Regularmente citado, o promovido deixou transcorrer o prazo sem apresentação de defesa, circunstância que ensejou a decretação da revelia, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Feita essa síntese, passa-se ao exame do mérito. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura a proteção da propriedade industrial, a ser garantida nos termos da lei. No mesmo sentido, a Lei nº 9.279/96 dispõe, em seu art. 129, que a marca registrada confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo o titular defender-se de uso não autorizado por terceiros. Ainda, os arts. 189 e 195 da mesma legislação tipificam como ilícito o uso indevido de marca registrada, inclusive para fins de concorrência desleal. Veja-se: Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; (...). Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; (...). De toda sorte, ainda que revel o demandado, cabe ao autor, apresentar fato constitutivo do seu direito, como se vê nos termos do art. 373, I, do NCPC, in verbis: Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...) No caso em apreço, os documentos juntados aos autos demonstram a regularidade do registro da marca “Salutte” em nome da parte autora, não tendo o demandado apresentado prova apta a justificar o emprego de sinal distintivo semelhante ou a afastar a prática ilícita. A ausência de impugnação específica, somada à revelia, conduz à presunção de veracidade quanto à utilização indevida da marca, corroborada pelos elementos probatórios trazidos com a exordial. Dessa forma, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, porquanto o direito à exclusividade no uso da marca é de natureza absoluta, sendo irrelevante a discussão sobre culpa. Havendo violação, impõe-se a condenação do infrator à reparação dos danos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, que firmou entendimento no sentido da responsabilidade objetiva pelo uso indevido de marca registrada. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO QUE, APESAR DE SEMELHANTE À FORMULADA EM DEMANDA ANTERIOR, ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATO NOVO, O QUAL CONSISTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. TESE DE QUE A MARCA MISTA REGISTRADA PELA REQUERENTE É DISTINTA DA UTILIZADA PELA RÉ, INEXISTINDO POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS PELOS CONSUMIDORES, O QUE AFASTA A ALEGADA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROTEÇÃO CONFERIDA À AUTORA SOBRE A MARCA “JU JORNAL UNIÃO” DIANTE DO REGISTRO JUNTO AO INPI. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA “JORNAL UNIÃO” EM FAVOR DA RÉ JUSTAMENTE EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO COM MARCA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A UTILIZAÇÃO DA MARCA PELA REQUERIDA GERA CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS. PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA REQUERIDA QUE RESTOU DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0074864-82.2019.8.16.0014 Londrina, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024) APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO.
Trata-se de ação inibitória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em face do uso indevido de marca registrada, julgada parcialmente procedente na origem. Conforme decidido no REsp.n. 1.105.422/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrigui, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protege-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). O autor comprovou que é titular e proprietário da marca nominativa HOTEL DAS HORTÊNCIAS, cadastrada e registrada perante o INPI, desde 1986. O réu, por outro lado, utiliza o nome fantasia de ENCANTOS HORTENSIAS HOTEL, no mesmo segmento de mercado, fato que, sem dúvida, implica em clara e inexorável existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, suficientes a gerar confusão no público consumidor. É sempre importante destacar que a tutela da marca basta a possibilidade de ensejar confusão, não se exigindo prova do efetivo engano por parte de clientes e consumidores. O art. 129 da Lei Federal n. 9279/96 Lei da Propriedade... Industrial, garante que a propriedade da marca se adquire pelo registro e decorre disso o direito de o titular fazer uso exclusivo da marca registrada, bem como de zelar pela integridade material e reputação da marca, além de coibir o uso predatório. Comprovada a usurpação marcaria a tutela inibitória é mera consequência, como o são as indenizações por danos materiais e morais. No caso concreto a r.sentença refutou a indenização pelos danos morais, sem recurso da parte autora. Do dano material - A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA ( Apelação Cível Nº 70080140361, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080140361 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019). PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – "TECHNOLAB" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autora apelada TECHNOLAB que pleiteia a condenação das rés apelantes, a que se abstenham do uso de sua marca registrada, bem como indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Não acolhimento. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA "TECHNOLAB" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca da autora, para atuação no mesmo segmento de mercado, que se mostrou incontroversa e violadora dos direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença – Dano moral caracterizado - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Anterioridade, ademais, que sequer restou demonstrada – Por consequência, também fica mantida a condenação das rés apelantes a que se abstenham de utilizar a expressão "TECHNOLAB" em seu nome empresarial e no nome de domínio - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018569-28.2020.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/11/2023) - Danos Materiais No tocante aos danos materiais, a pretensão autoral decorre do uso indevido da marca “Salutte” pelo promovido, sem qualquer autorização da titular, configurando violação ao direito exclusivo assegurado pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96. A apropriação indevida de sinal distintivo alheio caracteriza ato ilícito de concorrência desleal, nos termos do art. 195, V, da mesma legislação, e enseja a obrigação de indenizar os prejuízos suportados pela parte autora, conforme previsto no art. 209. É sabido que a marca constitui elemento essencial de identificação e valorização da atividade empresarial, representando patrimônio imaterial capaz de atrair clientela e conferir credibilidade ao empreendimento. Assim, quando terceiro a utiliza de forma indevida, apropria-se de parcela da reputação construída pelo titular, desviando clientela e auferindo lucros à custa da exploração de sinal distintivo que não lhe pertence. Nessa medida, o dano material não depende de prova direta de prejuízo, mas decorre da própria violação, sendo presumido que o uso da marca alheia interfere na regular fruição do direito de exclusividade. O art. 210 da Lei de Propriedade Industrial oferece critérios para o arbitramento da indenização, admitindo que esta se baseie nos benefícios que o prejudicado teria obtido, nos lucros auferidos pelo infrator ou em valor arbitrado pelo juízo. No caso concreto, mostra-se mais adequado adotar como parâmetro o faturamento da empresa demandada no período em que utilizou a marca indevidamente, sobre o qual incidirá percentual a ser fixado em liquidação de sentença, a fim de refletir os lucros cessantes da parte autora. O entendimento jurisprudencial, em diversas oportunidades, já consolidou a orientação de que o uso indevido de marca gera, por si só, a obrigação de reparar os danos materiais, podendo o montante ser apurado em liquidação.
Trata-se de consequência lógica do desvio de clientela e da confusão causada no mercado, situações inerentes à prática ilícita ora reconhecida. Nesse sentido, transcrevo os julgados abaixo: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0007831-67.2020.8.17.2001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0007831-67.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso. Recife/PE, data da assinatura digital Des. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00078316720208172001, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)). Apelação Cível n. 0027135-52.2020.8.17.2001 *** Apelante/ Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação n. 0027135-52.2020.8.17.2001, em que figuram como partes acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Moda Center Santa Cruz e DAR PROVIMENTO ao recurso de Sebastião Zacarias Junior, na conformidade do relatório, do voto e da ementa. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator () (TJ-PE - AC: 00271355220208172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) Portanto, considerando a violação ao direito marcário e a presunção de prejuízo material decorrente do uso indevido da marca registrada da parte autora, impõe-se a condenação do promovido ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cuja quantificação deverá ocorrer em liquidação de sentença, mediante apuração do faturamento da empresa da parte demandada e aplicação do percentual que o Juízo entender devido. - Danos Morais Em relação aos danos morais, cumpre observar que o uso indevido de marca registrada não acarreta apenas prejuízos de ordem patrimonial. A marca constitui bem imaterial de grande relevância para a atividade empresarial, representando a identidade da empresa no mercado, sua reputação e a confiança construída junto ao público consumidor. Assim, a indevida apropriação por terceiro não se limita a desviar clientela ou gerar concorrência desleal, mas atinge também a credibilidade e a imagem institucional da titular, bens esses de natureza extrapatrimonial. A jurisprudência tem reconhecido que a violação ao direito marcário enseja indenização não apenas por lucros cessantes, mas também por danos morais, justamente porque a utilização de sinal distintivo alheio, sem autorização, repercute negativamente na esfera da honra objetiva da empresa, abala sua reputação no mercado e compromete o reconhecimento de sua marca. Nesse sentido, transcrevo os julgados abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO 01. RECURSO DA PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO 02. RECURSO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. USO INDEVIDO DA MARCA DESDE 2016. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E NÃO ATENDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). PONDERAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA ADOTADA POR ESTE TRIBUNAL E PELO STJ. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00739484820198160014 Londrina, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 22/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024) PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276/96. Precedentes do STJ. 3. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10095436920188260037 SP 1009543-69.2018.8.26.0037, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/06/2019) Neste sentido, consolidou-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem condenado as rés ao dano emergente com base em elementos informativos dos autos, inviável a revisão do ponto sem que houvesse incursão na matéria fático-probatória, vedada em recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 2. O Tribunal de origem, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça de reapreciar os embargos de declaração, não conseguiu justificar adequadamente o arbitramento dos lucros cessantes determinados no julgamento da apelação, de modo que a questão deve ser submetida à liquidação de sentença, com a apuração dos lucros cessantes pelo período efetivo de utilização indevida da marca pelas rés. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Precedentes. 4. Redução do valor arbitrado a título de dano moral, tendo em vista seu elevado valor e a ausência de registro de qualquer evento excepcional a respeito do abalo à imagem pelo uso indevido da marca. 5. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial em face das peculiaridades em que desenvolvida a relação de transferência da marca envolvida na discussão afasta a alegação de sucumbência recíproca, eis que os pedidos formulados pelas autoras foram julgados procedentes, havendo sucumbência mínima. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1179048 SC 2010/0024209-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021). Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente da própria violação ao direito exclusivo de uso da marca. Não se exige, assim, a demonstração de repercussão concreta ou de efetiva perda de prestígio, bastando a comprovação do ilícito, logo, o uso da marca “Salutte” por terceiro, sem consentimento, constitui por si só agressão ao patrimônio imaterial da autora, capaz de gerar confusão junto aos consumidores e de enfraquecer a identidade comercial que a empresa construiu. No que concerne à quantificação, a indenização fixo o valor de R$ 5.000,00, levando em conta a gravidade da conduta, o período de utilização indevida, a necessidade de desestimular práticas semelhantes e a preservação da função pedagógica da reparação, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte autora. Assim, restando demonstrado o uso indevido da marca registrada e a repercussão negativa sobre a reputação e credibilidade da autora, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo Juízo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. DISPOSITIVO
Ante o exposto, e do mais que dos autos constam e princípios aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS elencados na exordial inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I, do CPC para determinar que o demandado cesse imediatamente o uso da marca “Salutte”, ou de qualquer outro sinal distintivo que possa gerar confusão ou associação indevida com a marca registrada de titularidade da autora. Condeno o demandado ao de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apuração do faturamento obtido pelo réu durante o período de uso indevido da marca, corrigido monetariamente da data do evento danoso com base no INPC até 27.08.2024, depois pelo IPCA, acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação até a data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir de 28/08/2024, o cálculo dos juros deverão ser com base na taxa SELIC, os quais serão devidamente liquidados em fase de liquidação de sentença. Em consonância a isso, o RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.746 - DF estabeleceu que “O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. Condeno o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e com juros de mora calculados com base na SELIC, também do arbitramento. Por fim, condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos. JOÃO PESSOA, datado pelo sistema. ADRIANA BARRETO LOSSIO DE SOUZA Juíza de Direito
Publicacao/Comunicacao
Intimação - Sentença
SENTENÇA
Processo: 0873511-54.2019.8.15.2001..
APELANTE: EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA APELADA: EXXOMED EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ORIGEM: SEÇÃO B DA 19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL JUIZ (A) SENTENCIANTE: JEFFERSON FÉLIX DE MELO RELATOR: DES. NEVES BAPTISTA EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. PRECEDENTES DO STJ. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo uso indevido da marca, apesar de reconhecer a ocorrência de uso indevido e determinar a abstenção do uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos danos materiais/lucros cessantes em caso de uso indevido de marca, independentemente de comprovação do prejuízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ possui entendimento de que, em casos de concorrência desleal por contrafação de marca, os danos materiais são presumidos, sendo dispensável a prova concreta do prejuízo sofrido. 4. A presunção de danos materiais decorre da própria natureza do direito violado e da dificuldade prática de se comprovar o efetivo prejuízo sofrido. 5. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) prevê, em seu art. 210, critérios para a fixação de indenização por violação de direitos de propriedade industrial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em casos de uso indevido de marca, os danos materiais são presumidos, sendo dispensável a prova concreta do prejuízo sofrido. 2. A apuração do valor da indenização deve ser feita em liquidação de sentença, com base nos critérios estabelecidos no art. 210 da Lei nº 9.279/96." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/03/2024; STJ, REsp 1327773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/11/2017. ACÓRDÃO
apelado: Sebastião Zacarias Junior Apelante/apelada: Moda Center Santa Cruz Relator.: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: Apelação Cível. Indenização por indevido de marca. Shopping center. Sentença de procedência do pedido indenizatório. Apelos de ambas as partes. Inovação recursal. Não conhecido em parte o recurso da ré. Nulidade da sentença por erro de procedimento. Não verificada. Ausência de despacho para indicar provas. Prejuízo não demonstrado. Lei de Propriedade Industrial ( LPI). Lucros cessantes. Parâmetro. Valor dos royalties pelo licenciamento da marca. Indenização devida. Precedentes do STJ. Termo inicial. Notificação do lesante. Apelo do réu conhecido em parte e não provido. Apelo do autor conhecido e provido. 1- Recursos de apelação de ambas as partes contra sentença que arbitrou indenização de 1% sobre o faturamento bruto do lesante/réu pelo uso indevido de marca de titularidade do lesado/autor, com base no art. 210, III, da LPI e na Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda. 2- Impõe-se o não conhecimento do apelo do réu quanto à não indenizabilidade do uso de marca por condomínio, ente despersonalizado, que, como tal, pratica atos civis, não comerciais, pois arguida pela primeira vez em sede de apelação e não tratada na sentença, configurando inovação recursal vedada pela lei processual. 3- Não demonstrada a utilidade e a necessidade das provas pretendidas pela parte, descabe a anulação da sentença por erro de procedimento e cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes para indicar provas. 4- Em ação anterior com sentença transitada em julgado, protagonizada pelas partes e tramitada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi julgado improcedente o pleito anulatório do ora réu em relação ao registro da marca do ora autor e julgado procedente o pedido reconvencional, para determinar que o réu se abstivesse do uso da marca do ora autor. É assente - e fato notório - o uso indevido da marca em questão. 5- É firma a jurisprudência do STJ, no sentido de que, demonstrado o uso indevido da marca, são devidos os lucros cessantes, a despeito do rigor probatório do prejuízo. Nesse sentido, a título de exemplo: AgInt no AREsp n. 2.046.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022; e AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022. 6- Na espécie, é adequado o critério do art. 210, III, da LPI para apuração dos lucros cessantes, isto é, o valor que o lesante teria pago ao lesado pelo licenciamento da marca no período em que comprovado o uso parasitário. 7- A Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda, invocada pelo Juízo sentenciante para fixar o percentual dos lucros cessantes em 1% sobre o faturamento bruto, não se presta ao fim desejado nos autos, pois não prevê o teto dos royalties, mas disciplina a alíquota de dedução a esse título para fins fiscais. Não reflete, portanto, a realidade do mercado. 8- Em se tratando de uso indevido de marca para caracterizar estabelecimento/centro comercial, situação que não se confunde com o uso indevido de marca atrelado à venda de produto específico nem com os contratos de franquia, é razoável a fixação dos lucros cessantes em 2,5% do faturamento bruto. 9- O termo inicial de cômputo dos lucros cessantes deve ser a data da primeira notificação encaminhada pelo autor ao réu, não a data do trânsito em julgado da sentença da ação de anulação do registro. Afinal, ela apenas declarou a idoneidade do registro já existente há anos. 10- Conhecido em parte e não provido o recurso do réu. Conhecido e provido o recurso do autor. ACÓRDÃO:
9A VARA CÍVEL DE JOÃO PESSOA SENTENÇA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC. CONDENAÇÃO. - O uso não autorizado de marca registrada configura violação ao direito de propriedade industrial, nos termos da Lei nº 9.279/96. - A responsabilidade civil por uso indevido de marca é objetiva, sendo presumidos os danos materiais, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença com base no art. 210 da LPI. - O dano moral decorrente da utilização indevida de marca registrada é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração de prejuízo concreto, sendo devida sua compensação.
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER com pedido de tutela de urgência ajuizada por LEMOS GASTRONOMIA LTDA, devidamente qualificada nos autos, em face de BRUNO NERI SANTOS, pessoa jurídica, igualmente qualificado. Em síntese, alega o demandante que solicitou, em 07/10/1998, o registro da marca “SALUTTE” junto ao INPI, no intuito de garantir a exclusividade do uso dela em seu ramo de atividade, tendo sido concedido o registro definitivo em 02/08/2005, com duração até 02/08/2015, posteriormente renovada com prazo de vigência até 02/08/2025. Aduz, todavia, que ao tentar expandir seu negócio, realizou consulta na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização e constatou que a empresa demandada se utilizava indevidamente da marca supracitada e, após pesquisa na internet, verificou que a atividade da ré se adequava à da autora. Argumenta, ainda, que enviou notificação extrajudicial à demandada, a qual foi recebida em 27/05/2019, requerendo o encerramento do uso indevido da marca “SALUTTE” ou de quaisquer variações dos elementos característicos e a regularização do uso da marca através de contrato de licenciamento de uso a ser celebrado com a demandante. Todavia, o momento da propositura da ação não havia recebido resposta. Por tais razões, ajuizou a presente ação e pleiteou, em sede de tutela de urgência, que seja determinado à empresa demandada que cesse, de imediato, o uso indevido da marca, comprovando através de fotos da fachada e comprovante de alteração do nome fantasia (marca). Requer, ao final, a condenação do promovido à cessação do uso da marca, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 5.000,00. Instrui a inicial com documentos. Custas iniciais pagas - ID 28399038. Tutela de urgência indeferida - ID 30448427. Decisão saneadora - ID 97584921, acolhendo a preliminar de nulidade de citação, ante a falta de esgotamento dos meios necessários para citar a parte contrária. Citação efetivada, AR assinado pelo autor, juntado no ID 111248333, certificado pela escrivania o decurso do prazo de defesa no ID 117228021. FUNDAMENTAÇÃO - Da Revelia O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a demandada é revel, não apresentando qualquer tipo de defesa. Pisa-se que a mesmo foi devidamente citado - ID 111248333, não apresentando defesa no prazo legal, conforme certificado nos autos - ID 117228021. Tendo em vista que a parte promovida não apresentou resposta à presente ação no prazo legal e considerando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 345 do Código de Processo Civil, reconheço a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC/2015, aplicando ao caso a presunção de veracidade dos fatos aduzidos na petição inicial. Neste diapasão, oportuno observar que a presunção é realmente presente, eis que o direito é disponível, as partes são capazes e o objeto lícito. Contudo, não obstante os efeitos em virtude da revelia da parte promovida, os pleitos inicias devem ser observados de acordo com o conjunto probatório da demanda. MÉRITO A demanda em análise tem por objeto a alegação de uso indevido da marca “Salutte”, devidamente registrada pela parte autora junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Sustenta a demandante que o promovido passou a utilizar sinal distintivo semelhante em atividade comercial correlata, sem autorização, violando o direito de propriedade industrial assegurado constitucionalmente e pela Lei nº 9.279/96, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral. Requer, por isso, a cessação da prática ilícita e a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes correspondentes a percentual sobre o faturamento da empresa, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Regularmente citado, o promovido deixou transcorrer o prazo sem apresentação de defesa, circunstância que ensejou a decretação da revelia, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Feita essa síntese, passa-se ao exame do mérito. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXIX, assegura a proteção da propriedade industrial, a ser garantida nos termos da lei. No mesmo sentido, a Lei nº 9.279/96 dispõe, em seu art. 129, que a marca registrada confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo o titular defender-se de uso não autorizado por terceiros. Ainda, os arts. 189 e 195 da mesma legislação tipificam como ilícito o uso indevido de marca registrada, inclusive para fins de concorrência desleal. Veja-se: Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; (...). Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; (...). De toda sorte, ainda que revel o demandado, cabe ao autor, apresentar fato constitutivo do seu direito, como se vê nos termos do art. 373, I, do NCPC, in verbis: Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...) No caso em apreço, os documentos juntados aos autos demonstram a regularidade do registro da marca “Salutte” em nome da parte autora, não tendo o demandado apresentado prova apta a justificar o emprego de sinal distintivo semelhante ou a afastar a prática ilícita. A ausência de impugnação específica, somada à revelia, conduz à presunção de veracidade quanto à utilização indevida da marca, corroborada pelos elementos probatórios trazidos com a exordial. Dessa forma, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, porquanto o direito à exclusividade no uso da marca é de natureza absoluta, sendo irrelevante a discussão sobre culpa. Havendo violação, impõe-se a condenação do infrator à reparação dos danos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, que firmou entendimento no sentido da responsabilidade objetiva pelo uso indevido de marca registrada. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO POR USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. PLEITO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO QUE, APESAR DE SEMELHANTE À FORMULADA EM DEMANDA ANTERIOR, ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATO NOVO, O QUAL CONSISTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. TESE DE QUE A MARCA MISTA REGISTRADA PELA REQUERENTE É DISTINTA DA UTILIZADA PELA RÉ, INEXISTINDO POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS PELOS CONSUMIDORES, O QUE AFASTA A ALEGADA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROTEÇÃO CONFERIDA À AUTORA SOBRE A MARCA “JU JORNAL UNIÃO” DIANTE DO REGISTRO JUNTO AO INPI. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA “JORNAL UNIÃO” EM FAVOR DA RÉ JUSTAMENTE EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO COM MARCA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A UTILIZAÇÃO DA MARCA PELA REQUERIDA GERA CONFUSÃO ENTRE AS EMPRESAS. PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA REQUERIDA QUE RESTOU DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 0074864-82.2019.8.16.0014 Londrina, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024) APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO.
Trata-se de ação inibitória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais em face do uso indevido de marca registrada, julgada parcialmente procedente na origem. Conforme decidido no REsp.n. 1.105.422/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrigui, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protege-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro lado, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). O autor comprovou que é titular e proprietário da marca nominativa HOTEL DAS HORTÊNCIAS, cadastrada e registrada perante o INPI, desde 1986. O réu, por outro lado, utiliza o nome fantasia de ENCANTOS HORTENSIAS HOTEL, no mesmo segmento de mercado, fato que, sem dúvida, implica em clara e inexorável existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, suficientes a gerar confusão no público consumidor. É sempre importante destacar que a tutela da marca basta a possibilidade de ensejar confusão, não se exigindo prova do efetivo engano por parte de clientes e consumidores. O art. 129 da Lei Federal n. 9279/96 Lei da Propriedade... Industrial, garante que a propriedade da marca se adquire pelo registro e decorre disso o direito de o titular fazer uso exclusivo da marca registrada, bem como de zelar pela integridade material e reputação da marca, além de coibir o uso predatório. Comprovada a usurpação marcaria a tutela inibitória é mera consequência, como o são as indenizações por danos materiais e morais. No caso concreto a r.sentença refutou a indenização pelos danos morais, sem recurso da parte autora. Do dano material - A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo, a ser apurado em liquidação de sentença. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO DESPROVIDA ( Apelação Cível Nº 70080140361, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080140361 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019). PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – "TECHNOLAB" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autora apelada TECHNOLAB que pleiteia a condenação das rés apelantes, a que se abstenham do uso de sua marca registrada, bem como indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés – Não acolhimento. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - MARCA "TECHNOLAB" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca da autora, para atuação no mesmo segmento de mercado, que se mostrou incontroversa e violadora dos direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca da autora – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal mantida nos termos da sentença – Dano moral caracterizado - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Anterioridade, ademais, que sequer restou demonstrada – Por consequência, também fica mantida a condenação das rés apelantes a que se abstenham de utilizar a expressão "TECHNOLAB" em seu nome empresarial e no nome de domínio - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018569-28.2020.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/11/2023) - Danos Materiais No tocante aos danos materiais, a pretensão autoral decorre do uso indevido da marca “Salutte” pelo promovido, sem qualquer autorização da titular, configurando violação ao direito exclusivo assegurado pelo art. 129 da Lei nº 9.279/96. A apropriação indevida de sinal distintivo alheio caracteriza ato ilícito de concorrência desleal, nos termos do art. 195, V, da mesma legislação, e enseja a obrigação de indenizar os prejuízos suportados pela parte autora, conforme previsto no art. 209. É sabido que a marca constitui elemento essencial de identificação e valorização da atividade empresarial, representando patrimônio imaterial capaz de atrair clientela e conferir credibilidade ao empreendimento. Assim, quando terceiro a utiliza de forma indevida, apropria-se de parcela da reputação construída pelo titular, desviando clientela e auferindo lucros à custa da exploração de sinal distintivo que não lhe pertence. Nessa medida, o dano material não depende de prova direta de prejuízo, mas decorre da própria violação, sendo presumido que o uso da marca alheia interfere na regular fruição do direito de exclusividade. O art. 210 da Lei de Propriedade Industrial oferece critérios para o arbitramento da indenização, admitindo que esta se baseie nos benefícios que o prejudicado teria obtido, nos lucros auferidos pelo infrator ou em valor arbitrado pelo juízo. No caso concreto, mostra-se mais adequado adotar como parâmetro o faturamento da empresa demandada no período em que utilizou a marca indevidamente, sobre o qual incidirá percentual a ser fixado em liquidação de sentença, a fim de refletir os lucros cessantes da parte autora. O entendimento jurisprudencial, em diversas oportunidades, já consolidou a orientação de que o uso indevido de marca gera, por si só, a obrigação de reparar os danos materiais, podendo o montante ser apurado em liquidação.
Trata-se de consequência lógica do desvio de clientela e da confusão causada no mercado, situações inerentes à prática ilícita ora reconhecida. Nesse sentido, transcrevo os julgados abaixo: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0007831-67.2020.8.17.2001 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0007831-67.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso. Recife/PE, data da assinatura digital Des. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00078316720208172001, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)). Apelação Cível n. 0027135-52.2020.8.17.2001 *** Apelante/ Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação n. 0027135-52.2020.8.17.2001, em que figuram como partes acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Moda Center Santa Cruz e DAR PROVIMENTO ao recurso de Sebastião Zacarias Junior, na conformidade do relatório, do voto e da ementa. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator () (TJ-PE - AC: 00271355220208172001, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto) Portanto, considerando a violação ao direito marcário e a presunção de prejuízo material decorrente do uso indevido da marca registrada da parte autora, impõe-se a condenação do promovido ao pagamento de indenização por lucros cessantes, cuja quantificação deverá ocorrer em liquidação de sentença, mediante apuração do faturamento da empresa da parte demandada e aplicação do percentual que o Juízo entender devido. - Danos Morais Em relação aos danos morais, cumpre observar que o uso indevido de marca registrada não acarreta apenas prejuízos de ordem patrimonial. A marca constitui bem imaterial de grande relevância para a atividade empresarial, representando a identidade da empresa no mercado, sua reputação e a confiança construída junto ao público consumidor. Assim, a indevida apropriação por terceiro não se limita a desviar clientela ou gerar concorrência desleal, mas atinge também a credibilidade e a imagem institucional da titular, bens esses de natureza extrapatrimonial. A jurisprudência tem reconhecido que a violação ao direito marcário enseja indenização não apenas por lucros cessantes, mas também por danos morais, justamente porque a utilização de sinal distintivo alheio, sem autorização, repercute negativamente na esfera da honra objetiva da empresa, abala sua reputação no mercado e compromete o reconhecimento de sua marca. Nesse sentido, transcrevo os julgados abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO INDEVIDO DE MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO 01. RECURSO DA PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO 02. RECURSO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. USO INDEVIDO DA MARCA DESDE 2016. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E NÃO ATENDIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS). PONDERAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIA ADOTADA POR ESTE TRIBUNAL E PELO STJ. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00739484820198160014 Londrina, Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 22/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024) PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276/96. Precedentes do STJ. 3. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10095436920188260037 SP 1009543-69.2018.8.26.0037, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2019, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/06/2019) Neste sentido, consolidou-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO. DANOS EMERGENTES. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem condenado as rés ao dano emergente com base em elementos informativos dos autos, inviável a revisão do ponto sem que houvesse incursão na matéria fático-probatória, vedada em recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 2. O Tribunal de origem, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça de reapreciar os embargos de declaração, não conseguiu justificar adequadamente o arbitramento dos lucros cessantes determinados no julgamento da apelação, de modo que a questão deve ser submetida à liquidação de sentença, com a apuração dos lucros cessantes pelo período efetivo de utilização indevida da marca pelas rés. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso indevido da marca gera dano moral, independentemente de comprovação do dano (in re ipsa). Precedentes. 4. Redução do valor arbitrado a título de dano moral, tendo em vista seu elevado valor e a ausência de registro de qualquer evento excepcional a respeito do abalo à imagem pelo uso indevido da marca. 5. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na inicial em face das peculiaridades em que desenvolvida a relação de transferência da marca envolvida na discussão afasta a alegação de sucumbência recíproca, eis que os pedidos formulados pelas autoras foram julgados procedentes, havendo sucumbência mínima. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1179048 SC 2010/0024209-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021). Trata-se, portanto, de hipótese em que o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente da própria violação ao direito exclusivo de uso da marca. Não se exige, assim, a demonstração de repercussão concreta ou de efetiva perda de prestígio, bastando a comprovação do ilícito, logo, o uso da marca “Salutte” por terceiro, sem consentimento, constitui por si só agressão ao patrimônio imaterial da autora, capaz de gerar confusão junto aos consumidores e de enfraquecer a identidade comercial que a empresa construiu. No que concerne à quantificação, a indenização fixo o valor de R$ 5.000,00, levando em conta a gravidade da conduta, o período de utilização indevida, a necessidade de desestimular práticas semelhantes e a preservação da função pedagógica da reparação, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte autora. Assim, restando demonstrado o uso indevido da marca registrada e a repercussão negativa sobre a reputação e credibilidade da autora, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo Juízo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. DISPOSITIVO
Ante o exposto, e do mais que dos autos constam e princípios aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS elencados na exordial inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I, do CPC para determinar que o demandado cesse imediatamente o uso da marca “Salutte”, ou de qualquer outro sinal distintivo que possa gerar confusão ou associação indevida com a marca registrada de titularidade da autora. Condeno o demandado ao de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apuração do faturamento obtido pelo réu durante o período de uso indevido da marca, corrigido monetariamente da data do evento danoso com base no INPC até 27.08.2024, depois pelo IPCA, acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação até a data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir de 28/08/2024, o cálculo dos juros deverão ser com base na taxa SELIC, os quais serão devidamente liquidados em fase de liquidação de sentença. Em consonância a isso, o RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.746 - DF estabeleceu que “O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. Condeno o demandado ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e com juros de mora calculados com base na SELIC, também do arbitramento. Por fim, condeno o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos. JOÃO PESSOA, datado pelo sistema. ADRIANA BARRETO LOSSIO DE SOUZA Juíza de Direito