Publicacao/Comunicacao
Intimação - DECISÃO
DECISÃO
Embargante: Associação Incubadora Porto Social
Embargado: Núcleo de Gestão do Porto Digital Relatora: Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA
embargado: DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE "PORTO DIGITAL" E "PORTO SOCIAL". ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS. ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que determinou a abstenção do uso da marca "Porto Social" por configurar violação aos direitos marcários do "Porto Digital". Apelantes alegam nulidade da sentença e possibilidade de coexistência das marcas no contexto de organizações sem fins lucrativos. II. Questões em discussão 2. Determinar se configura julgamento extra petita a extensão dos efeitos da decisão à pessoa jurídica que explora a marca sob autorização dos réus. 3. Analisar a proteção marcária no contexto de organizações sem fins lucrativos voltadas ao desenvolvimento social e tecnológico. 4. Avaliar a colidência entre marcas considerando o princípio da especialidade e o risco de confusão no ecossistema de inovação social. III. Razões de decidir 5. Extensão dos efeitos da sentença aos cessionários do direito litigioso decorre expressamente do art. 109, §3º do CPC. 6. A ausência de finalidade lucrativa não afasta a proteção marcária, sendo a distintividade essencial para captação de recursos e parcerias institucionais. 7. O princípio da especialidade deve ser interpretado além da classificação formal do INPI, considerando a efetiva afinidade entre atividades e público-alvo. 8. Comprovado risco de confusão pela semelhança das expressões, atuação na mesma região geográfica e desenvolvimento de projetos sociais correlatos. 9. A concessão de registro pelo INPI não impede o reconhecimento judicial da colidência considerando o contexto local e o impacto no desenvolvimento regional. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que determinou a abstenção do uso da marca. Tese: "1. A proteção marcária independe da finalidade lucrativa, sendo aplicável a organizações do terceiro setor para garantir distintividade na captação de recursos e parcerias. 2. O princípio da especialidade deve ser interpretado considerando a efetiva afinidade entre atividades e risco de confusão no contexto específico de atuação." Dispositivos citados: CF/88, art. 5º, XXIX; Lei 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, art. 109, §3º. Na origem, o autor requereu a abstenção definitiva do uso da marca "PORTO SOCIAL" pela parte ré, sob o fundamento de que tal denominação reproduziria parcialmente a marca registrada "PORTO DIGITAL", gerando confusão no público consumidor e configurando concorrência desleal. A sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Cível da Capital/PE - Seção B acolheu integralmente o pedido, determinando a cessação do uso da expressão "PORTO SOCIAL", inclusive em nome de domínio, sob pena de multa, entendimento posteriormente confirmado pelo acórdão ora embargado. O acórdão recorrido entendeu que a proteção à marca "PORTO DIGITAL" deveria prevalecer, reconhecendo a similitude entre as denominações e a afinidade entre as atividades desenvolvidas pelas partes, ainda que em classes distintas no registro do INPI, com base na interpretação contemporânea do princípio da especialidade. O colegiado também concluiu que a concessão de registro da marca "PORTO SOCIAL" pelo INPI não afastaria, por si só, o risco de confusão, tampouco impediria a análise judicial da colidência entre os sinais distintivos no contexto do ecossistema de inovação social no qual ambas atuam. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios na decisão, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro material. Aponta, em síntese, cinco teses recursais: (i) a suposta usurpação de competência da Justiça Federal; (ii) a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória de marca em trâmite na Justiça Federal; (iii) a contradição por reconhecer o registro da marca “PORTO SOCIAL” e ao mesmo tempo determinar sua abstenção de uso; (iv) a omissão quanto à delimitação das atividades das partes e à aplicação do princípio da especialidade; e (v) a necessidade de prequestionamento das matérias apontadas, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão embargado por incompetência absoluta da Justiça Estadual; a suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória na Justiça Federal; e o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes. Constam nos autos contrarrazões aos embargos de declaração (ID 52278818), apresentadas tempestivamente pela parte embargada, Núcleo de Gestão do Porto Digital, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil. É o relatório, no essencial. Inclua-se o feito na pauta de julgamento.
Intimação (Outros) - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Poder Judiciário 3ª Câmara Cível Gabinete da Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0047284-11.2016.8.17.2001 Comarca de Origem: 16ª Vara Cível da Capital/PE - Seção B
Trata-se de embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes opostos por Associação Incubadora Porto Social, nos autos da Apelação Cível nº 0047284-11.2016.8.17.2001, em face do acórdão de ID 45451834, proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, sob relatoria do Des. Bartolomeu Bueno, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital. Eis a ementa do acórdão
Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação Incubadora Porto Social contra o acórdão de ID 45451834, proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a abstenção do uso da marca “PORTO SOCIAL”, por configurar violação aos direitos marcários do embargado. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente pela Associação Incubadora Porto Social, em face do acórdão de ID 45451834, observando-se o prazo legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos. A embargante alega a existência de vícios na decisão, apontando: (i) usurpação de competência da Justiça Federal; (ii) prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal; (iii) contradição entre o reconhecimento do registro da marca “PORTO SOCIAL” e a determinação de sua abstenção de uso; (iv) omissão quanto à delimitação das atividades das partes e à aplicação do princípio da especialidade; e (v) necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Não assiste razão à parte embargante. Em relação à alegada usurpação de competência da Justiça Federal, observa-se que a controvérsia dos autos não trata da validade do registro da marca “PORTO SOCIAL”, mas da alegação de uso indevido de sinal distintivo apto a gerar confusão com marca anteriormente consolidada, o que configura possível prática de concorrência desleal e afeta a proteção marcária no plano fático. No caso em exame, discute-se o direito da parte autora de preservar a exclusividade de sua marca, buscando impedir que a parte adversa utilize nome de fantasia que possa comprometer sua distintividade e reputação. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações dessa natureza, desde que não envolvam pedido de anulação do registro nem a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. A competência da Justiça Federal, portanto, restringe-se às ações que visam diretamente a anulação do ato administrativo de concessão do registro, com a necessária citação do INPI, nos termos da orientação consolidada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.527.232/SP (Tema 950/STJ). Veja-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS. PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da Justiça Estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”. 2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento do recurso manejado por Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura Cosméticos S.A. (STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/02/2018 RSDCPC vol. 119 p. 97 RSTJ vol. 249 p. 489) Quanto à alegação de prejudicialidade externa, igualmente não procede. A existência de ação anulatória de registro de marca na Justiça Federal, conforme informado no processo nº 0821162-65.2023.4.05.8300, não acarreta, por si só, a suspensão do presente feito, nos termos do art. 313, V, do CPC. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores entende que atos administrativos do INPI gozam de presunção de legalidade e eficácia até decisão judicial que os invalide, inexistindo risco de decisões conflitantes ou contraditórias. A ação estadual tem objeto próprio e autônomo, voltado ao risco de confusão e aproveitamento parasitário, o que justifica sua tramitação regular e independente. No que se refere à alegada contradição do acórdão por reconhecer o deferimento do registro da marca “PORTO SOCIAL” e, simultaneamente, impor sua abstenção de uso,
trata-se de improcedente confusão entre os efeitos do registro formal e os limites da proteção marcária no plano da concorrência. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que, ainda que haja registro válido, a análise judicial da colidência entre sinais distintivos pode ser realizada com base em elementos fáticos, como afinidade de atividades, sobreposição de público-alvo e risco concreto de confusão, o que foi devidamente comprovado nos autos. A coexistência de registros não implica, necessariamente, ausência de ilicitude no uso concomitante, sendo legítima a imposição de restrição judicial, em consonância com o princípio da especialidade interpretado à luz da realidade mercadológica. No tocante à suposta omissão quanto à delimitação das atividades das partes e à aplicação do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, o julgado enfrentou a matéria de forma detalhada, ressaltando que, embora as instituições estejam formalmente registradas em classes distintas, ambas operam no ecossistema de inovação social da cidade do Recife, com atividades de incubação, aceleração e promoção de projetos com impacto social, o que atrai a aplicação do princípio da especialidade em seu aspecto substancial, para além da mera classificação administrativa do INPI. Portanto, inexiste omissão a ser sanada. Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, este deve ser considerado prejudicado, tendo em vista que as matérias jurídicas suscitadas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido. Ressalte-se que o prequestionamento pode ocorrer de forma explícita ou implícita, não sendo exigida a transcrição literal dos dispositivos legais no corpo do julgado, conforme pacífica orientação do STJ e do STF. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constata-se que os embargos opostos têm nítido caráter infringente, buscando rediscutir fundamentos já analisados e decididos por esta Câmara, o que é incabível nesta via estreita.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. É como voto. Recife, data da assinatura eletrônica. Desa. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Relatora 09