Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5024163-18.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal ROBERTO DANTES SCHUMAN DE PAULA
APELANTE: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL MARQUES ROCHA (OAB RJ155969)
ADVOGADO(A): Fábio Ferraz de Arruda Leme (OAB SP231332)
ADVOGADO(A): ISIS MORET SOUZA (OAB RJ184439)
ADVOGADO(A): AMANDA DE ALMEIDA BARBOSA (OAB RJ243852)
ADVOGADO(A): GIOVANNA ROMANAZZI DO VALE (OAB RJ256814)
APELADO: ONCOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): THIAGO SIENA DE BALARDI (OAB MS012982)
ADVOGADO(A): MARIANA JAYNE RIBEIRO (OAB MS026172)
EMENTA
Ementa: DIREITO INDUSTRIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS NOMINATIVA E MISTA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo do INPI, o qual concedeu o registro da marca mista "ONCOCLÍNICA Dourados" à Oncoclínica Clínica Médica Ltda. A apelante sustenta que a decisão incorreu em julgamento extra petita e que o acréscimo do termo “Dourados” não confere distintividade suficiente à marca da apelada, resultando em risco de confusão com sua marca nominativa “ONCOCLÍNICA”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida extrapolou os limites da lide ao considerar elementos não debatidos na petição inicial; e (ii) determinar se a concessão do registro da marca mista “ONCOCLÍNICA Dourados” viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, em razão da possibilidade de confusão com a marca nominativa anteriormente registrada pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado decide além dos limites estabelecidos na petição inicial e na contestação. No caso, a sentença analisou registros de marcas mistas da apelante que não foram objeto da demanda, mas essa abordagem não ultrapassou os limites da lide, pois considerou a distintividade da marca no contexto mercadológico.
O art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 veda o registro de marca que reproduza, total ou parcialmente, marca alheia previamente registrada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando tal reprodução for suscetível de causar confusão ou associação indevida.
A distintividade de uma marca deve ser analisada globalmente, considerando-se não apenas os elementos nominativos, mas também os figurativos e a impressão geral causada ao consumidor. No caso concreto, o elemento principal da marca da apelada é a reprodução integral da marca da apelante, sendo o acréscimo de “Dourados” insuficiente para evitar a confusão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que marcas evocativas ou de fraca distintividade podem coexistir, desde que não induzam o consumidor em erro. Contudo, no caso em exame, há identidade fonética, gráfica e mercadológica entre as marcas, reforçando o risco de confusão e associação indevida.
O voto vencedor reconheceu que a colidência entre os signos impossibilita a coexistência pacífica das marcas, impondo a nulidade do registro concedido à apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessão de registro de marca mista que reproduza integralmente marca nominativa anteriormente registrada, sem distintividade suficiente para evitar confusão, viola o art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
A possibilidade de coexistência de marcas no mercado depende da análise da impressão global causada ao consumidor, considerando a identidade fonética, gráfica e mercadológica dos signos em confronto.
Marcas evocativas ou de fraca distintividade podem coexistir, desde que não induzam o consumidor a erro ou estabeleçam associação indevida entre os produtos ou serviços.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.745.412/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13/03/2020; STJ, REsp nº 1.258.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 05/02/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencidos o relator e o Desembargador Federal Macario Ramos Judice Neto, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.