Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5090975-76.2021.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES
APELANTE: GARIMPO SOUVENIRS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): DEBORA ARAUJO LOPES (OAB SP224870)
APELADO: GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): CINTIA APARECIDA TORRES TAMBOR (OAB SP136792)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por GARIMPO SOUVENIRS LTDA contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação dos registros nº 909.641.420 e nº 916.771.628, de titularidade da apelada GARIMPO DAS JÓIAS TRIBST & TRIBST LTDA, referentes à marca mista "GARIMPO DAS JÓIAS". O pedido baseia-se na alegação de violação ao direito de precedência e na vedação à reprodução ou imitação de nome empresarial, prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante possui direito de precedência sobre a marca em virtude de uso anterior, conforme artigo 129, §1º, da LPI; (ii) verificar se os registros da apelada violam o artigo 124, V, da LPI, por configurarem reprodução ou imitação suscetível de causar confusão ou associação indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de precedência previsto no artigo 129, §1º, da LPI não se aplica ao caso, pois a apelante já obteve e perdeu registros anteriores da marca "GARIMPO", além de ter deixado de concluir pedido de registro posterior, configurando preclusão do direito.
4. O artigo 124, V, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, desde que isso possa causar confusão ou associação. No caso, a expressão "GARIMPO DAS JÓIAS" é substancialmente similar ao nome empresarial da apelante, "GARIMPO SOUVENIRS LTDA", e ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico, no Estado de São Paulo, tornando provável a confusão por parte do consumidor.
5. A presença do termo "DAS JÓIAS" na marca da apelada não confere distintividade suficiente, pois a palavra "GARIMPO" é o elemento distintivo predominante, enquanto "DAS JÓIAS" é descritivo da atividade empresarial.
6. A jurisprudência confirma que marcas que imitam ou reproduzem nome empresarial de terceiro, causando confusão no mercado, devem ter seus registros anulados, conforme precedentes citados.
7. Diante da violação ao artigo 124, V, da LPI, impõe-se a anulação dos registros nº 909.641.420 e nº 916.771.628, da apelada, e a validade dos registros nº 923.705.635 e nº 923.705.910, da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de precedência ao registro de marca exige que o interessado não tenha tido registros anteriores extintos ou pedidos arquivados, sob pena de preclusão.
2. O artigo 124, V, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, se isso puder causar confusão ou associação indevida no mercado.
3. A presença de elementos descritivos na marca impugnada não afasta a possibilidade de confusão quando o elemento distintivo principal é idêntico ou semelhante ao nome empresarial do oponente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, V, e 129, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2, Apelação Cível nº 0047337-54.2016.4.02.5101, Rel. Des. Federal Antonio Ivan Athié.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025.