Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5015015-80.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO
APELANTE: LABTRONIX TECNOLOGIA EM AUTOMACAO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): LUCIANA MANICA GOSSLING (OAB RS061829)
ADVOGADO(A): MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB RS046582)
ADVOGADO(A): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK (OAB SP348747)
APELANTE: EZIO MOURA RINALDI. (RÉU)
ADVOGADO(A): CESAR AUGUSTO DE ARAUJO (OAB SP143629)
EMENTA
DIREITO processual e PROPRIEDADE INsdustrial. APELAÇÃO. REGISTRO DE MARCA. CADUCIDADE TOTAL. EXTINÇÃO DO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por LABTRONIX TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO LTDA e EZIO MOURA RINALDI contra sentença que declarou a caducidade total do registro de marca nº 828.474.770 ("AUTÔMATUS"), com efeitos ex nunc a partir da decisão administrativa do INPI, datada de 28/04/2020. A LABTRONIX pretende que os efeitos da caducidade retroajam ao início do período investigado (2010), enquanto EZIO MOURA RINALDI busca a nulidade da sentença por ausência de análise da reconvenção e, no mérito, a improcedência do pedido de caducidade total, para manutenção do registro da marca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir os efeitos temporais da declaração de caducidade do registro de marca (se ex nunc ou ex tunc);
(ii) determinar se a sentença de primeiro grau incorreu em nulidade por ausência de análise da reconvenção;
(iii) analisar se o uso efetivo da marca para os produtos registrados foi comprovado, para avaliar a procedência da declaração de caducidade total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caducidade de registro de marca, conforme o art. 143 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), ocorre quando o titular não comprova o uso contínuo e efetivo do sinal por cinco anos consecutivos, operando com efeitos ex nunc a partir da decisão administrativa que a declara, salvo disposição legal em contrário.
4. A interpretação da LABTRONIX, que requer a retroatividade da caducidade ao início do período investigado (2010), não encontra amparo legal, pois a extinção do registro de marca visa garantir segurança jurídica, valendo a partir da declaração de caducidade pelo INPI ou decisão judicial que a substitua.
5. A alegação de nulidade da sentença, por ausência de análise formal da reconvenção, não prospera, pois o mérito da reconvenção foi analisado de forma integrada ao julgamento do pedido principal, conforme identidade de objeto (validade do registro da marca). Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, não havendo nulidade sem prejuízo.
6. No mérito, a única prova de uso efetivo da marca no período investigado foi uma nota fiscal de venda de cinco unidades de "dimmer" por valor irrisório, o que não configura seu uso sério e efetivo. A função social da marca exige o uso efetivo no comércio, conforme o art. 143 da LPI.
7. A ausência de comprovação de impedimento por concorrência desleal ou outros fatores externos reforça a procedência da declaração de caducidade total do registro, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Tema 950).
8. Questões relacionadas à concorrência desleal e efeitos da marca caduca sobre outros processos judiciais não competem ao juízo federal, devendo ser analisadas pela justiça comum estadual, conforme delimitado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A caducidade de registro de marca declarada nos termos do art. 143 da Lei nº 9.279/1996 opera com efeitos ex nunc, salvo disposição legal em contrário.
2. O uso efetivo da marca deve ser comprovado por atos concretos que demonstrem a exploração comercial contínua do sinal, não sendo suficiente a venda pontual ou episódica de produtos.
3. A reconvenção com identidade de objeto ao pedido principal pode ser analisada de forma integrada, desde que não acarrete prejuízo às partes, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 129, 130, 142, III, 143, e 144; CPC, art. 485, VI, e art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 950; STJ, REsp nº 1.248.237, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.10.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencida parcialmente a Desembargadora Federal ANDREA CUNHA ESMERALDO, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.