Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5052922-89.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Juiz Federal MARCELO LEONARDO TAVARES
APELANTE: S.C. JOHNSON & SON, INC. (AUTOR)
ADVOGADO(A): GUSTAVO FROES DE MENDONCA (OAB RJ083363)
APELADO: AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): GEOVANNA CAROLINE TOMASONI GAEDE FERRARI (OAB PR056716)
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por S.C. JOHNSON & SON, INC. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros de marca nominativa e mista "BUZZ OFF" concedidos pelo INPI à empresa Aeroflex, na Classe 05, para assinalar inseticidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os registros concedidos à marca "BUZZ OFF", nas modalidades nominativa e mista, violam o direito de exclusividade da apelante sobre a marca "OFF", configurando risco de confusão ou associação indevida no público consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marca constitui um sinal distintivo que identifica produtos ou serviços e deve possuir suficiente distintividade para evitar confusão no mercado (arts. 122 e 123 da LPI).
4. A Lei nº 9.279/96 (LPI), em seu art. 124, XIX, veda o registro de marca que imite ou reproduza, no todo ou em parte, outra marca anteriormente registrada, quando suscetível de causar confusão ou associação indevida.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a possibilidade de confusão deve ser avaliada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas e pelo segmento mercadológico em que atuam (REsp n. 1.745.412/RS, AgInt no REsp n. 1.258.662/PR).
6. O elemento nominativo "OFF" é o núcleo distintivo da marca da apelante, amplamente reconhecida e registrada desde 1959 para produtos repelentes e inseticidas, conferindo-lhe prioridade e exclusividade de uso no setor.
7. A similaridade entre as marcas "OFF" e "BUZZ OFF", associada ao mesmo ramo de atividade, gera risco concreto de confusão ou associação indevida pelo consumidor, impossibilitando a coexistência dos sinais distintivos.
8. O registro concedido pelo INPI deve ser anulado para evitar a diluição da marca da apelante e preservar sua função distintiva no mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de registro marcário deve observar a distintividade do sinal e sua aptidão para evitar confusão ou associação indevida pelo consumidor.
2. O art. 124, XIX, da LPI impede o registro de marca que reproduza ou imite outra anteriormente registrada, quando isso gerar risco de confusão no mercado.
3. A anterioridade do registro e o reconhecimento da marca no setor relevante conferem ao titular proteção contra registros posteriores que possam diluí-la ou causar associação indevida.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 122, 123 e 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.745.412/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020; STJ, REsp n. 1.258.662/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.02.2016, DJe 05.02.2016; STJ, REsp n. 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021, DJe 19.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por maioria, vencido o Desembargador Federal Macario Ramos Judice Neto, DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025.