Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5098475-28.2023.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO
APELANTE: BRUNO ROSSO BIANCHI (RÉU)
ADVOGADO(A): LARISSA GOMES SÔNEGO (OAB SC058516)
ADVOGADO(A): FELIPE SCHAUFFERT AVILA DA SILVA (OAB SC034132)
APELADO: HOSPITAL DE OLHOS DE CRICIUMA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SILVIO CAETANO (OAB SC021073)
EMENTA
DIREITO da PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA REGISTRADA E NOME EMPRESARIAL. ARTIGO 124, V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. MARCA NOMINATIVA SEM DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO NO MERCADO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do registro do apelante, com fundamento na violação ao nome empresarial da empresa apelada. O apelante sustenta que, à época do depósito da marca, a apelada ainda utilizava o nome empresarial anterior, e que, portanto, inexistiria reprodução ou imitação suscetível de confusão. A sentença reconheceu a violação ao artigo 124, V, da LPI e determinou a anulação do registro da marca. A apelada, embora vencedora, reiterou o pedido de análise do direito de precedência, sustentando que utiliza a marca em questão desde 2017, e pleiteia o reconhecimento deste direito, inclusive para fins de pré-questionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) A primeira consiste em verificar se o registro da marca nominativa, concedido ao apelante, configura reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro — atualmente em uso pela apelada —, suscetível de causar confusão ou associação indevida no mercado, nos termos do artigo 124, V, da Lei nº 9.279/96 (LPI); b) A segunda consiste em verificar se a apelada comprovou, de forma robusta e inequívoca, o uso anterior da marca, nos termos do art. 129, §1º, da LPI, de modo a reconhecer o direito de precedência ao registro e c) A terceira a marca nominativa da apelante e da apelada utilizam-se de termos descritivos dos serviços ofertados, são comuns e genéricos, o que inviabiliza a apropriação nominal por qualquer interessado, o que constitui óbice para as marcas da apelante e da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção ao nome empresarial é regida pelo princípio da territorialidade (art. 1.166 do Código Civil), com efeitos restritos ao Estado onde a empresa está registrada na Junta Comercial, salvo extensão às demais unidades da Federação por meio de arquivamento complementar.
4. O registro da marca, por sua vez, confere direito de uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129 da LPI), sendo vedada a concessão de marcas que reproduzam ou imitem nome empresarial de terceiros quando houver risco de confusão (art. 124, V, da LPI).
5. A análise da colidência entre marca e nome empresarial não se restringe ao critério de anterioridade, sendo necessária a consideração dos princípios da territorialidade e da especialidade, bem como a avaliação da suscetibilidade de confusão no mercado consumidor.
6. No caso concreto, embora o nome empresarial da apelada tenha sido alterado para "Hospital" ao invés de "Clínica", apenas após o depósito da marca pelo apelante, constata-se que os referidos termos são sinônimos e descritivos, não sendo suficientes para garantir a distintividade exigida para registro.
7. A identidade literal da marca com o nome empresarial atualmente utilizado pela apelada, aliada à coincidência da classe de serviços (Classe 44) e da atuação no mesmo Estado da Federação (Santa Catarina), torna evidente a suscetibilidade de confusão.
8. O INPI, em manifestação técnica, também apontou ausência de distintividade suficiente entre os sinais, reconhecendo a possibilidade de associação indevida por parte do consumidor médio.
9. A presença de termos genéricos ou descritivos como "Hospital" ou "Clínica" não são suficientes para demonstrar distintividade, o que gera ainda mais a possibilidade de confusão ou associação indevida entre o consumidor médio, que pode ter em mente que se tratam de variações da mesma instituição ou que pertencem ao mesmo grupo econômico, ainda mais considerando que a marca do apelante é nominativa.
10. Ambas as marcas nominativas, da apelante e da apelada, aliás idênticas, não podem ser registradas, encontrando óbice no inciso VI, do art. 124, da LPI. Ademais, a marca da apelante tem um duplo óbice legal, qual seja, o do inciso V, do art. 124, da referida lei. A única possiblidade é buscar em elementos outros, gráficos e/ou figurativos, uma distintividade aguçada a fim de afastar a real possibilidade de confusão.
11. A alegação de suposta prática reiterada do INPI não é suficiente para validar o registro impugnado, dada a necessidade de análise individualizada e concreta da colidência marcária e dos efeitos no mercado consumidor.
12. O direito de precedência, previsto no art. 129, §1º, da LPI, exige: (i) uso da marca no Brasil, há pelo menos seis meses antes do depósito do registro posterior; (ii) uso de boa-fé; (iii) identidade ou semelhança da marca para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. O uso da marca deve ser efetivo e habitual, direcionado ao público consumidor, sendo insuficiente a mera menção à razão social nos documentos fiscais.
13. A documentação apresentada pela apelada, não comprova o uso da marca como sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A colidência entre marca nominativa e nome empresarial deve ser analisada à luz dos princípios da territorialidade, da especialidade e da suscetibilidade de confusão, não se restringindo ao critério da anterioridade.
2. A utilização de termos genéricos ou descritivos como "hospital" ou "clínica" não confere distintividade suficiente para afastar a imitação de nome empresarial.
3. No caso, a marca nominativa da apelante configura violação ao artigo 124, V e VI, da LPI o registro de marca que reproduz nome empresarial de terceiro, quando há possibilidade concreta de confusão ou associação indevida no mesmo segmento de mercado.
4. O direito de precedência ao registro de marca exige demonstração robusta e inequívoca de uso anterior, efetivo e habitual, da marca para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, por pelo menos seis meses antes do depósito do registro posterior.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, V e XIX, 129, §1º; Código Civil, art. 1.166.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.673.450/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017; STJ, REsp 1.184.867/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2014, DJe 06.06.2014; TRF2, AC 0047337-54.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Antonio Ivan Athié; TRF2, AC 0034373-58.2018.4.02.5101, Rel. JF Gustavo Arruda Macedo; TRF2, AC 0809547-47.2009.4.02.5101, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2025.