Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5089737-85.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal MACARIO RAMOS JUDICE NETO
APELANTE: INNER. ENTERPRISES PRODUCOES & EVENTOS LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): CESAR PEDUTI FILHO (OAB SP255314)
APELADO: BEACH CLUB AWE PRAIA TRANCOSO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): RAQUEL PEREIRA SANTOS CISOTTO BASTOS (OAB BA055423)
APELADO: NAKAYOSHI PRODUTOS ORIENTAIS - EIRELI (RÉU)
ADVOGADO(A): EDSON FERNANDES JUNIOR (OAB SP146156)
ADVOGADO(A): FERNANDO JOSÉ DE BARROS FREIRE (OAB SP138200)
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. NULIDADE DE REGISTRO E INDEFERIMENTO DE PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros de titularidade das apeladas, bem como da nulidade do ato administrativo que indeferiu os pedidos de registros de titularidade da apelante. Sustenta-se, em síntese, o direito de precedência ao uso da marca e a invalidade dos registros concedidos e do indeferimento dos seus próprios pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante detém direito de precedência ao uso da marca, nos termos do art. 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI); e (ii) estabelecer se o ato administrativo do INPI, que indeferiu os pedidos de registro das marcas da apelante, deve ser declarado nulo por afronta aos arts. 124, XIX e XXIII, da LPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de precedência previsto no art. 129, §1º, da LPI exige prova robusta de uso anterior, contínuo e de boa-fé, há pelo menos seis meses antes da data do depósito do pedido de registro contestado, bem como que o uso da marca tenha ocorrido de forma efetiva para distinguir produtos ou serviços no mercado.
4. A apelante não logra demonstrar tal uso com o grau de consistência exigido pela norma, limitando-se a apresentar capturas de tela de redes sociais com registros ambíguos, muitas vezes associados à outra expressão, sem referência clara à marca que pretende registrar.
5. Quanto ao indeferimento dos pedidos de registro da apelante, observa-se correta a atuação do INPI, pois as marcas pleiteadas apresentam alto grau de semelhança com as já registradas pelas apeladas, atuando no mesmo segmento mercadológico, o que pode gerar confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
7. A aplicação do art. 124, XIX, da LPI, que veda o registro de marcas que reproduzam ou imitem, no todo ou em parte, marcas alheias já registradas, é adequada no presente caso, diante da semelhança dos sinais e da identidade dos serviços prestados.
8. Há, no caso concreto, coincidência entre o significado e o significante para as respectivas marcas. Aos signos, atribuímos valor, sentido, representação. Eles são instrumentos da nossa comunicação e possuem dois desdobramentos, chamados significante e significado. Significante é o material do signo, um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do signo. Quando pensamos nas letras que formam uma palavra (imagem acústica), assim como nos fonemas (manifestação fônica), estamos pensando no significante. Significado é conceito do signo, o elemento abstrato e mental; por meio dele conseguimos formar uma representação mental, a partir do que sabemos sobre o assunto. Quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhes.
9. A relação entre significante e significado é deveras importante e deve ter em conta a relação entre os dois elementos. Ora, um não existe sem o outro ou, por outras palavras, um não tem qualquer valor sem o outro, pois entre eles existe a relação de significação, como relação de sentido entre as palavras, ou seja, a relação entre os significados e significados que as palavras estabelecem entre si. Se o significante é a “forma”, o “corpo” que se vê ou que se ouve – da palavra –, o significado corresponde ao conteúdo, ao que o conjunto de sons/letras que constituem essa palavra representa. Um materializa o outro. O signo une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica. Assim, o conceito corresponde ao significado, e a imagem acústica, ao significante.
10. Para os signos AUÊ e AWÊ, na linguagem e na comunicação, tanto o significante quanto o significado se entrelaçam a permitir a mesma relação de significação para marcas na mesma classe 43.
11. Não se aplica o art. 124, XXIII, da LPI quando já existe registro válido e anterior da marca contestada, sendo este dispositivo destinado a casos em que a marca anterior não está registrada no Brasil, mas é notoriamente conhecida no mesmo ramo de atividade ou quando há comprovação de que a marca registrada não poderia desconhecer a marca anterior, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de precedência ao registro de marca exige prova robusta, inequívoca e anterior ao depósito da marca contestada, demonstrando uso contínuo, de boa-fé e para identificar produtos ou serviços no mercado.
2. A apresentação de prints de redes sociais, desacompanhados de outros documentos comprobatórios, não é suficiente para caracterizar uso efetivo e habitual da marca.
3. A semelhança gráfica e fonética entre marcas, aliada à identidade dos serviços oferecidos, impede o deferimento de novo registro por risco de confusão ao consumidor, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
4. O inciso XXIII do art. 124 da LPI não se aplica quando ambas as partes são titulares de marcas registradas no Brasil e não há comprovação de que o titular da marca impugnada evidentemente conhecia a marca anterior.
Dispositivos relevantes citados: LPI (Lei nº 9.279/96), arts. 124, XIX e XXIII; 129, §1º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 0809547-47.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, 2ª Turma Especializada; STJ, REsp 1.867.230/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021, DJe 19.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 2025.