Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5028309-39.2021.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE: W & W BOULEVARD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA (OAB SP122941)
APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (RÉU)
ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459)
EMENTA
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS MISTAS. AFINIDADE DE SERVIÇOS E RISCO DE CONFUSÃO. INAPLICABILIDADE DE DISTINTIVIDADE MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por W & W Boulevard Comércio de Alimentos Ltda. contra sentença que, com base no art. 487, I, do CPC/2015, julgou improcedente o pedido de decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que extinguiu o registro nº 840.804.806 da marca mista "BIG SUPERMERCADOS". A extinção administrativa teve por fundamento a anterioridade do registro nº 821.006.207 da marca "BIG SHOP", de titularidade da empresa WMS Supermercados do Brasil Ltda., com base no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro da marca “BIG SUPERMERCADOS” viola o art. 124, XIX, da LPI, por reproduzir parcialmente marca anteriormente registrada (“BIG SHOP”) para serviços idênticos; e (ii) verificar se a existência de outros registros contendo o termo “BIG” legitima a manutenção do registro da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduz ou imita marca alheia anteriormente registrada para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, quando houver suscetibilidade de causar confusão ou associação.
4. As marcas “BIG SUPERMERCADOS” (apelante) e “BIG SHOP” (apelada) compartilham o mesmo núcleo distintivo – o termo “BIG” – e se destinam a serviços da mesma natureza (supermercados), o que intensifica o risco de confusão por parte do consumidor.
5. A comparação entre marcas deve considerar a impressão de conjunto, não sendo a análise isolada dos elementos nominativos ou figurativos suficiente para atestar a distintividade.
6. A adição do termo genérico “SUPERMERCADO” à marca da apelante não confere grau distintivo suficiente para afastar a semelhança com “BIG SHOP”, dado que ambos os termos complementares ("SHOP" e "SUPERMERCADO") são descritivos e remetem ao mesmo segmento de mercado.
7. A comparação entre as marcas deve ser feita de forma individualizada, considerando elementos visuais, fonéticos e ideológicos, e eventual registro irregularmente concedido pelo INPI anteriormente não pode servir de fundamento à manutenção do registro da marca da autora, em respeito ao princípio da legalidade.
8. A menção ao registro nº 902.882.970 na sentença não compromete a validade da decisão, por não ter sido fundamento determinante para a anulação, que se baseou na colidência com o registro nº 821.006.207.
9. A aplicação do art. 124, XIX, da LPI se justifica diante da falta de distintividade da marca da apelante, da coincidência de serviços e da semelhança entre os sinais, o que justifica a manutenção do ato de nulidade proferido pelo INPI.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas com núcleo nominativo idêntico e elementos complementares descritivos, voltadas à prestação de serviços idênticos, configura violação ao art. 124, XIX, da LPI, quando constatada a suscetibilidade de confusão no mercado.
2. A distintividade de marcas mistas deve ser avaliada com base na impressão de conjunto e não pela análise isolada de seus elementos gráficos ou nominais.
3. O uso reiterado de determinado termo por terceiros não legitima, por si só, o registro de marca semelhante, devendo a análise ser feita individualmente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 487, I; LPI (Lei 9.279/96), arts. 122, 124, XIX, 128, 129, 133.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 698855/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/09/2007.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.