Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5024166-70.2022.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE: PUMA SE (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANDREA GAMA POSSINHAS (OAB RJ089165)
ADVOGADO(A): PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS (OAB RJ202010)
ADVOGADO(A): ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB RJ174385)
ADVOGADO(A): JOAO CLAUDIO BAPTISTA HENRICHS (OAB RJ235035)
APELANTE: PUMA SPORTS LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANDREA GAMA POSSINHAS (OAB RJ089165)
ADVOGADO(A): PEDRO BASTOS MOTTA MATHEUS (OAB RJ202010)
ADVOGADO(A): ISADORA RAMOS DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB RJ174385)
ADVOGADO(A): JOAO CLAUDIO BAPTISTA HENRICHS (OAB RJ235035)
APELADO: FAUSTINO E PERES - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): BRUNO FERNANDO DE SOUZA (OAB PR070147)
EMENTA
Ementa: DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA. PEDIDO DE CADUCIDADE. NULIDADE DE REGISTRO. USO EFETIVO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Puma SE e Puma Sports Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada contra Faustino e Peres - Centro Automotivo Ltda. e o INPI, com vistas à declaração de caducidade do registro da marca mista "PUMA PNEUS" (nº 826.054.595) ou, alternativamente, à sua nulidade por afronta à Lei de Propriedade Industrial. A sentença reconheceu a validade dos atos administrativos impugnados e condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 16% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca "PUMA PNEUS" teve uso efetivo e regular suficiente para afastar a caducidade; (ii) estabelecer se o registro da referida marca deve ser anulado por imitação de marca notoriamente conhecida e obtida com má-fé, afastando-se, nesse caso, a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A caducidade de registro de marca, conforme os arts. 142 a 146 da LPI, pressupõe desuso por cinco anos consecutivos sem justificativa, cabendo ao titular comprovar o uso efetivo. No caso concreto, a ré apresentou notas fiscais e outros documentos com data e identificação da marca durante o período investigado (23/02/2013 a 23/02/2018), sendo reconhecido o uso efetivo e regular da marca.
A jurisprudência administrativa do INPI e do TRF2 aceita as notas fiscais como prova idônea do uso da marca, especialmente quando demonstram comercialização em escala razoável e no segmento correspondente ao registro.
A alegação de que o registro da marca "PUMA PNEUS" violaria o art. 124, XIX, da LPI não prospera, pois não ficou comprovada a má-fé da ré. A ação de nulidade foi ajuizada mais de cinco anos após a concessão do registro, e não há elementos concretos nos autos que afastem a incidência da prescrição prevista no art. 174 da LPI.
A proteção conferida ao alto renome da marca "PUMA" somente produz efeitos prospectivos, a partir de 28/03/2017, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não alcançando marcas anteriormente registradas de boa-fé.
A marca da ré apresenta elementos distintivos suficientes para afastar o risco de confusão, não havendo identidade absoluta ou imitação servil capaz de justificar a anulação do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação de notas fiscais emitidas no período legal e com referência à marca registrada é suficiente para afastar a caducidade por desuso, nos termos dos arts. 143 e 144 da LPI.
A ausência de demonstração de má-fé impede a superação da prescrição quinquenal para propositura da ação de nulidade de marca, prevista no art. 174 da LPI.
O reconhecimento de alto renome de marca produz efeitos apenas prospectivos, não atingindo registros anteriormente concedidos de boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX; 125; 126; 129; 142 a 146; 165 e 174. Convenção da União de Paris, art. 6º bis, §3º. CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 486736, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 29.03.2011; TRF2, AC 0074148-51.2016.4.02.5101; STJ, REsp 1893426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1312191/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2025.