Procedimento Comum Cível 5014529-27.2024.4.02.5101 - TRF2

Procedimento Comum Cível 5014529-27.2024.4.02.5101 - TRF2 | JusConsulta

Publicacao/Comunicacao Intimação - DESPACHO PROCEDIMENTO COMUM Nº 5014529-27.2024.4.02.5101/RJ AUTOR: WAGNER RODRIGUES DE ALMEIDA ADVOGADO(A): WAGNER RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB SP224482) RÉU: COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA ADVOGADO(A): ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL (OAB RJ133459) RÉU: INEZ BENTIVOGLIO - BENEFICIADORA ADVOGADO(A): NATALIA NOGUEIRA DOS SANTOS (OAB SP346209) DESPACHO/DECISÃO Trata-se de ação, pelo rito comum, ajuizada por WAGNER RODRIGUES DE ALMEIDA em face de INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA e INEZ BENTIVOGLIO - BENEFICIADORA, pela qual pretende-se a declaração de nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu à parte autora o registro de marca objeto do processo n.º 925666122, para a signo ?KOLYNOS ?. Alega o autor que requereu junto ao INPI, em 07/02/2022, o pedido de registro nº 925666122 para a marca "KOLYNOS", específico para pastas de dentes, Classe 03, tendo em vista que o registro anterior da mesma marca havia sido extinto devido à expiração do prazo de vigência em 08/05/2018. Sustenta que a marca "KOLYNOS" está em desuso desde 1995, quando a Colgate-Palmolive mudou o nome para pasta de dente "SORRISO", nunca mais utilizando a marca original há mais de 20 anos. Argumenta que, conforme o artigo 142, inciso III, e artigo 143, inciso II, da Lei nº 9.279/96, a falta de uso da marca por mais de 5 anos é hipótese de extinção do registro. Contudo, em despacho do dia 07/03/2024, o INPI indeferiu seu pedido sob o argumento de que a marca reproduz ou imita registros de terceiros, sendo irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI (evento 1, INIC1). Em decisão, o Juízo determinou a exclusão do polo passivo do DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS do INPI, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 84.720,00 e determinou a emenda da petição inicial para incluir no polo passivo todos os titulares dos registros apontados como impeditivos (evento 10, DESPDEC1). O autor apresentou emenda à inicial, incluindo no polo passivo a COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA e a I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP, alegando fato novo consistente na extinção do registro da marca "DIAGONAL KOLYNOS", processo nº 810926385, em decorrência do deferimento do requerimento de caducidade apresentado pela I.B. BENEFICIADORA (evento 14, EMENDA1). Na sequência, o autor apresentou pedido de tutela de evidência incidental, requerendo a suspensão do prazo de recurso administrativo do processo nº 925666122 até a decisão final do processo judicial (evento 15, PET1). O Juízo indeferiu a tutela de urgência, determinou que o INPI fizesse constar a expressão sub judice junto aos pedidos de registro nº 925666122 e 931290589, deferiu a inclusão no polo passivo das sociedades empresárias COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA e I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP, e determinou a citação das empresas rés (evento 17, DESPDEC1). O autor requereu a desistência da citação e da inclusão no polo passivo da I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP, por considerá-la litisconsórcio facultativo (evento 40, PET1). Antes da apreciação de tal pedido, a I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP apresentou contestação, alegando preliminarmente a inépcia da inicial, por não expor de forma clara e objetiva o pedido e a causa de pedir. No mérito, argumentou que os atos administrativos praticados pelo INPI gozam de presunção de legalidade, que o autor não demonstrou a ilegalidade do ato contestado, que o autor incorreu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium) ao exigir análise imediata do pedido e depois questionar o resultado, e que o autor não teria legitimidade para requerer o registro da marca na classe 03 por não demonstrar capacidade técnica e infraestrutura para produzir e fabricar pastas de dentes (evento 41, DEFESA1). O Juízo determinou que o requerimento de exclusão de I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP do polo passivo seria apreciado por ocasião do julgamento e determinou a citação do INPI (evento 44, DESPDEC1). O INPI apresentou contestação, acompanhada de parecer técnico da Coordenação de Gestão do Conhecimento, Instrução Processual e Relacionamento com o Usuário, sustentando que a marca "KOLYNOS" depositada pelo autor reproduz claramente o elemento distintivo das marcas elencadas como impeditivas, todas compostas por este vocábulo acrescido de outros. Afirmou que vários dos registros citados como anterioridades impeditivas mencionam textualmente "pastas de dente" em suas especificações, e os demais assinalam produtos de higiene, que incluem pastas de dente. Argumentou que o conflito envolve marcas que assinalam os mesmos produtos e que contêm vocábulo de inegável distintividade, caracterizando grave risco de confusão ou associação errônea. Destacou que, à época do exame da registrabilidade da marca do autor, os registros impeditivos apontados encontravam-se hígidos e em vigor (evento 49, CONT1 e anexos). A COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA apresentou contestação no Evento 51. Destaca inicialmente a relevância de sua posição no mercado e da marca "KOLYNOS". Preliminarmente alega inépcia da inicial, ao argumento de que a conclusão da inicial não decorre da narrativa dos fatos. Alega, ainda, ausência de interesse de agir sob a perspectiva da utilidade da prestação jurisdicional, pois sustenta que o autor não demonstrou capacidade técnica ou científica para produzir pastas de dentes. No mérito, afirma a irregistrabilidade do sinal "KOLYNOS", pelo autor, em razão da existência de nove registros marcários anteriores. Pede a improcedência do pedido. Em réplica, o autor requereu preliminarmente a designação de audiência presencial e a oitiva de testemunhas, alegou a intempestividade da contestação da COLGATE-PALMOLIVE e reiterou o pedido de desistência da citação e inclusão da I.B. BENEFICIADORA LTDA EPP no polo passivo. No mérito, sustentou que a marca "KOLYNOS" para pastas de dente teve seu registro extinto devido à expiração do prazo de vigência em 08/05/2018, que requereu a caducidade da marca pelo desuso por mais de 20 anos, e que os registros parecidos que constam registrados são de classes diferentes da classe de pastas de dentes requerida pelo autor (evento 64, REPLICA1). O Juízo intimou o autor para esclarecer se, com o requerimento de desistência do pedido de citação e inclusão da I.B. BENEFICIADORA LTDA EPP, pretendia desistir do pedido formulado no Evento 14 em face da empresa ré (evento 66, DESPDEC1). Em resposta, o autor reiterou o pedido de desistência da citação e da inclusão no polo passivo da I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP, requerendo o desentranhamento das petições apresentadas por esta empresa (eventos 42 e 62), por não fazer parte do feito e ser documento estranho ao processo (evento 69, PET1). É o relatório. Decido. Rejeito as preliminares de inépcia da inicial, pois da narrativa fática é possível extrair a causa de pedir e o pedido, a permitir o regular exercício do contraditório e ampla defesa. Havendo, como dizem os réus, outros registros marcários colidentes e impeditivos ao registro de marca pretendido pelo autor, trata-se de matéria de mérito. Rejeito, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a regra do art. 128, §1º, da LPI, encerra requisito para concessão do registro marcário, tema que, tal como a existência de outros registros impeditivos, se confunde com o mérito, devendo lá ser resolvido. A propósito do pedido de desistência manifestado com relação a I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP, vê-se que, no Evento 14, o autor requereu sua integração ao feito. Posteriormente, com base na interpretação que fez dos arts. 242, §1º e 269, §1º, do CPC, apresentou, no Evento 32, comprovação de que teria procedido à citação de I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP. Nesse sentido, entendo que, mesmo sem a correta citação, conforme registrado na decisão do Evento 35, não se trata de comparecimento espontâneo aos autos, mas sim provocado pela iniciativa da parte autora de dar-lhe ciência da tramitação do feito. Assim, configura comportamento contraditório a afirmação autoral de que seria possível a desistência sem anuência da parte, ao argumento de que apresentada antes da citação formal. Logo, não tendo havido a anuência da I. B. BENEFICIADORA LTDA EPP. com relação à desistência, mantenho-a no polo passivo. Resolvidas as questões processuais pendentes, passo à fixação do ponto controvertido da lide, que na hipótese corresponde à juridicidade do ato administrativo do INPI que, com base nas anterioridades listadas, indeferiu o pedido de registro de marca apresentado pela parte autora. Para tanto, é dispensável a produção de qualquer outra prova além das já acostadas ao feito, motivo pelo qual indefiro o requerimento autoral de produção de prova oral. Com efeito, a prova testemunhal, conforme requerido, prestar-se-ia à comprovação de que a marca estaria sem uso. Porém, a extinção de um registro de marca em vigor pressupõe a apresentação de processo de caducidade, a ser decidido pelo INPI, na forma do art. 143 da LPI. Ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 357, §1º do CPC. Após, venham conclusos para julgamento. P. I.

13/06/2025, 00:00

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Juntada de Petição

Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 128

Juntada de Petição

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 133

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 135

Juntada de Petição - Refer. aos Eventos: 133 e 135

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 128 - Ciência Tácita

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Requisição de Pagamento CEF

Expedição de ofício

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Requisição de Pagamento CEF

Expedição de ofício

Decorrido prazo - Refer. aos Eventos: 125, 126 e 127

Publicado no DJEN - no dia 20/03/2026 - Refer. aos Eventos: 125, 126, 127

Disponibilizado no DJEN - no dia 19/03/2026 - Refer. aos Eventos: 125, 126, 127

Expedida/certificada a intimação eletrônica

Todas as movimentações(143)