Agravo de Instrumento 5008096-47.2025.4.02.0000 - TRF2

Agravo de Instrumento 5008096-47.2025.4.02.0000 - TRF2 | JusConsulta

Publicacao/Comunicacao Intimação - DESPACHO Agravo de Instrumento Nº 5008096-47.2025.4.02.0000/RJ AGRAVANTE: ACTO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ADVOGADO(A): VITOR MATEUS ZANDONAI (OAB RS134124) ADVOGADO(A): CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA (OAB DF059924) ADVOGADO(A): GABRIEL SPILLER DELLA GIUSTINA (OAB RS123989) DESPACHO/DECISÃO Decisão proferida em razão de férias do Desembargador Federal Flávio Lucas - ATO PRES/TRF2 Nº 419, DE 23 DE MAIO DE 2025. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACTO COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, nos autos do processo nº 5040223-61.2025.4.02.5101 (processo 5040223-61.2025.4.02.5101/RJ, evento 11, DESPADEC1), na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência que objetivava restaurar os efeitos do registro nº 920.147.844 da marca mista "ACTO" da autora/agravante e para sobrestar os processos administrativos nº 922.960.399 (marca nominativa "ACTO") e 935.758.119 (marca nominativa "ACTO WATCHES"), de titularidade da autora e do registro nº 923.584.200 (marca nominativa "ACTO"), de titularidade da ré M PASQUINI. A decisão agravada encontra-se nos seguintes termos (processo 5040223-61.2025.4.02.5101/RJ, evento 11, DESPADEC1): "No caso dos autos, em sede de antecipação de tutela, requer a parte autora a suspensão do ato administrativo que declarou nulo o pedido de registro nº 920147844, restaurando-se provisoriamente todos os efeitos decorrentes da concessão de seu registro. Alega a parte autora, em síntese, ser equivocada a decisão da autarquia que anulou seu registro com base no inciso XIX do Art. 124 da LPI, em razão do registro nº 824850360 para a marca nominativa ACTO. Registre-se, de plano, que o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais asseguradas a todos os litigantes, sem as quais não há falar em devido processo legal. Assim, o deferimento de medida liminar sem a oitiva da parte contrária é sempre providência excepcional. Assim, convém que sejam conhecidas as razões da autarquia para que, instalado o contraditório, possa o Juízo sopesar as razões e decidir a respeito. No presente caso, ausentes os referidos requisitos. Ressalvo, porém, a possibilidade de, se for o caso, reapreciar a referida tutela de urgência por ocasião da prolação da sentença, quando já firmado o convencimento do julgador." Alega a agravante, em síntese, o seguinte: 1. Trata-se de ação de nulidade do ato administrativo do INPI que, acolhendo processo administrativo de nulidade proposto por M PASQUINI, anulou o registro da marca mista nº 920.147.844, de titularidade da agravante. 2. À luz do princípio da especialidade, não há colidência marcária se não há identidade, semelhança ou mesmo afinidade mercadológica entre os produtos designados pelos signos, razão pela qual se mostrou flagrantemente equivocada a decisão do INPI de anular o registro da marca da agravante. 3. A marca nº 920.147.844 foi depositada – e teve seu registro concedido – na classe de produto NCL(11) 14, com especificações restritas a relógio e a artigos de joalheria. Seu depósito foi anterior a qualquer pedido semelhante da M PASQUINI (ou de qualquer outro titular) nessa mesma classe. 4. A marca "ACTO da M PASQUINI, que embasou o ato administrativo de anulação da marca da agravante, foi registrada apenas na classe 25, limitando-se a designar artigos de vestuário, a exemplo de camisetas, bermudas e calças. 5. Além de não se tratarem de proddutos idênticos ou semelhantes, não há afinidade mercadológica no presente caso. Trata-se de produtos (i) de natureza manifestamente diversa, compostos de materiais distintos e com modos de funcionamento igualmente distintos, (ii) além de se destinarem a usos diferentes, inconfundíveis entre si. Além disso, (iii) não são produtos complementares (diferentemente, por exemplo, de um celular e de sua respectiva capa de proteção); e (iv) tampouco podem ser considerados produtos concorrentes ou permutáveis entre si (não se pode utilizar um relógio no lugar de um item de vestuário e vice-versa). Sequer (v) os canais de distribuição são os mesmos. 6. Se a marca não é de alto renome, compete ao titular buscar o seu registro em todas as classes necessárias à sua atividade econômica, o que não aconteceu no presente caso. A esse respeito, cumpre ressaltar que a marca "ACTO" de M PASQUINI foi depositada na classe 25 (itens do vestuário) em ainda 2002. No entanto, apenas em 2021 a marca foi depositada também na Classe 14, cerca de um ano depois do depósito da marca da agravante. 7. A marca "ACTO" da agravante não designa relógios comuns destinados a um público geral e indistinto. Trata-se de marca de relógios de luxo, que visa a um seleto público de entusiastas de relógios de alta qualidade e com design exclusivo, os quais estão dispostos a pagar preços superiores – não acessíveis ao consumidor médio – para adquirir produtos desig nados pela marca. Não há semelhança de público-alvo entre uma marca que designa relógios exclusivos cujo preço médio se aproxima de R$ 10 mil e uma marca que designa camisetas e bermudas vendidas, em média, a R$ 150,00. 8. A agravante vem utilizando de boa-fé sua própria marca há mais de 05 anos, foi requerida tutela provisória de urgência, para que lhe seja possibilitado prosseguir na exploração do signo, para o qual realizou grande investimento e em razão do qual tem adquirido significativo prestígio no mercado consumidor, ao menos até o julgamento definitivo da presente ação. 9. Em 05/06/2025, vale dizer, apenas dois meses após a publicação da decisão que anulou o registro marcário da agravante, M PASQUINI enviou notificação extrajudicial em que, de maneira absurda e claramente oportunista, (i) acusou a ACTO WATCHES de infringir a sua marca e de estar praticando crime de concorrência desleal; e (ii) exigiu a imediata abstenção do uso da marca da agravante. 10. Este e. TRF-2, em acórdão da 2ª Turma Especializada, examinou caso muito similar ao presente, na qual foram controvertidas duas marcas nominativas idênticas, uma depositada na classe 14 (assim como a marca da agravante) e outra na classe 25 (assim como a marca da M PASQUINI). 11. Naquele caso, a autora era titular da marca nominativa "FRATTINA", concedida na Classe 14 para designar joias e relógios, e requereu a anulação do registro da mesma marca na Classe 25 para designar botas, cintos e calçados em geral. 12. Este e. TRF-2 decidiu pela possibilidade de convivência entre as marcas, considerando sobretudo a aplicação do princípio da especialidade, frente à ausência de afinidade mercadológica entre os produtos designados pelas marcas controvertidas. (TRF2, Apelação Cível, 0174629-85.2017.4.02.5101, Rel. Andre Ricardo Cruz Fontes, 2a. Turma Especializada, julgado em 26/07/2022, g.n.). 13. Todas as marcas de titularidade de M PASQUINI foram depositadas nos anos 2000 e que, apenas após a concessão da marca da Agravante, houve novo depósito – curiosamente, na classe 14, mesmo sem nunca ter explorado o mercado de relógios. 14. Há um elemento adicional a reforçar a impossibilidade de confusão ou de associação indevida. Com efeito, a marca da agravante foi concedida na apresentação mista, existindo elementos distintivos adicionais que justificam a ausência de colidência com marca nominativa concedida em classe distinta. 15. Com a anulação do registro da marca "ACTO", o seu sinal distintivo será indevidamente apropriado pela M PASQUINI, que logrará benefício econômico às custas de investimentos realizados ao longo de 05 anos pela autora. Ademais, embora, em poucos anos, a agravante tenha atingido considerável prestígio no ramo de relógios de luxo, ela ainda é considerada startup e, como tal, é dependente da captação de investimentos, enquanto empresa inovadora de operação recente. 16. Há probabilidade do direito, pois a decisão do INPI de anulação da marca da Agravante se mostra flagrantemente ilegal e contrária ao art. 124, inciso XIX, da LPI, diante da ausência de afinidade mercadológica entre os produtos designados pelas respectivas marcas e, portanto, diante da inexistência de confusão ou de associação indevida; e há perigo de dano grave e irreparável, já tendo a agravante sido notificada para se abster de utilizar marca que vem utilizando de boa-fé há mais de 05 anos e em razão da qual vem conquistando significativo prestígio junto ao mercado consumidor. Por fim, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para a imediata suspensão do ato administrativo do INPI que anulou a concessão do registro da marca "ACTO", restaurando-se os efeitos de sua concessão, ao menos até o julgamento final deste recurso. Relatado. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência é cabível quando reunidos dois requisitos: probabilidade de existência do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o registro da marca da agravante que restou anulado em sede de processo administrativo de nulidade, o qual se deseja a restauração dos efeitos: - Registro nº 920.147.844 (marca mista "ACTO, pertinente à classe NCL(11) 14: "Artigos de joalheria / bijuteria;Caixas de relógios [de parede ou de sala];Caixas de relógios de pulso [partes de relógios];Caixas para apresentação de joias;Cronógrafos [relógios];Cronômetros [cronógrafo];Cronômetros [relógios de precisão];Cronoscópios;Engrenagem de relógio;Mecanismos de relógios;Molas de relógios;Molduras plásticas [frente removível] para relógios;Mostradores de relógios;Pastas [estojos] dobráveis para joias e bijuterias;Pedras preciosas;Pedras semipreciosas;Ponteiros de relógio de pulso;Porta-joias;Pulseiras de relógios;Rádio-relógio, se comercializado como relógio;Relógio de quartzo;Relógios [de parede ou de sala];Relógios de pulso;Relógios de sol;Relógios de uso pessoal;Relógios despertadores;Relógios elétricos;Vidros de relógios". Depositada em 14.07.2020 e concedida em 23.03.2021. Esta é a anterioridade da empresa agravada que fundamentou a nulidade do registro da agravante: - Registro nº 824.850.360 (marca nominativa "ACTO, pertinente à classe NCL(8) 25: "BERMUDAS, CALÇAS, CALÇAS COMPRIDAS, CAMISAS, CAMISETAS, COLETES, GRAVATAS, TRAJES, VESTUÁRIO INCLUÍDO NESTA CLASSE.". Depositada em 16.09.2002 e concedida em 21.06.2011. No presente caso, entendo que se encontram preenchidos os requisitos legais para que seja mantido em vigor o registro da agravante até que ocorra a devida instrução do processo. Vejamos: Em primeiro lugar, é inegável a presença do periculum in mora, já que, em razão da nulidade do registro da agravante, esta foi notificada pela empresa agravada recentemente para que se abstenha de utilizar o sinal "ACTO", altere seu nome empresarial, cancele seu site, dentre outras providências inibitórias da sua atividade empresarial (processo 5008096-47.2025.4.02.0000/TRF2, evento 1, ANEXO4). Por outro lado, em que pese o indispensável aprofundamento do exame da afinidade mercadológica com vistas à efetiva aferição do princípio da especialidade, o que só será possível em cognição exauriente, alguns aspectos se destacam nesse momento para permitir o reconhecimento do fumus boni iuris, pelo menos até que seja efetivado o contraditório: 1. A empresa agravante faz uso da marca mista "ACTO" no seguimento de relógios de luxo, conforme consta do site da recorrente (https://www.actowatches.com/collections/relogios): 2. Já os produtos de vestuário da empresa agravada, em geral, são precificados, embora não em média por R$ 150,00 como colocado pela recorrente, por valores que, no segmento masculino, vão de R$9,90 a R$1.199,90 reais - https://www.acostamento.com.br/masculino?page=1. 3. Os produtos da empresa agravada pertencem aos segmentos infantil e adulto (masculino e feminino). Já os relógios da agravante direcionam-se somente aos adultos. 4. Embora seja titular do registro da marca "ACTO", a empresa agravada é identificada, precipuamente, pelo termo "ACOSTAMENTO", tal como consta de seu site (https://www.acostamento.com.br/), predominando a estampa da marca "ACOSTAMENTO" em diversos de seus produtos do ramo do vestuário. Inclusive, da pesquisa do termo "ACTO" no site da empresa agravada não aparece um único produto contendo a marca em litígio ("ACTO"). Os itens mais próximos contêm outra marca da agravada, "ACT", que não é idêntica à da agravante. 4. Da consulta ao site da empresa agravada também não há qualquer relógio no portfólio da empresa. 5. As marcas em disputa já convivem há mais de 4 anos desde a concessão da marca que foi anulada pelo INPI. 6. O termo "ACTO" (https://www.dicio.com.br/acto/) foi alterado pelo acordo ortográfico para simplesmente "ATO". Em que pese possa ser considerada palavra dicionarizada, não há uma automática percepção de que se trata de marca fraca nos seguimentos ora em análise, a autorizar o ônus da convivência, tal como reconhecido no precedente indicado pela parte agravante (TRF2, Apelação Cível, 0174629-85.2017.4.02.5101, Rel. Andre Ricardo Cruz Fontes, 2a. Turma Especializada, julgado em 26/07/2022, g.n.). Imprescindível o aprofundamento da questão. O cenário impõe cautela na análise dos requisitos da tutela de urgência, visto que, de um lado há o risco de paralisação da atividade econômica desenvolvida pela agravante e, de outro, a despeito da notória necessidade de esquadrinhamento acerca da possibilidade de convivência das marcas, há particularidades - acima destacadas - que autorizam a convivência temporária dos sinais até que a matéria seja decidida em cognição exauriente, especialmente porque não se verifica que a manutenção da convivência já estabelecida há mais de 4 anos possa gerar dano grave aos consumidores. O Juízo a quo até mesmo ressalvou expressamente a reavaliação do pedido de tutela de urgência por ocasião da sentença, o que deve efetivamente ser feito, já que na ocasião a matéria estará devidamente contraditada, o que permitirá o julgamento seguro da lide. Registro ainda que a presente questão será reavaliada quando do julgamento do mérito do presente recurso, momento no qual as partes já terão se manifestado. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender o ato administrativo do INPI que anulou a concessão do registro da marca "ACTO" - nº 920.147.844, restaurando-se os efeitos de sua concessão, até deliberação ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo o inteiro teor desta decisão. Após, intime-se a parte agravada em cumprimento ao art. 1019, II do CPC/2015 para que apresente, no prazo legal, se desejar, a sua resposta. Dê-se vista ao Ministério Público Federal. Após, retornem para julgamento.

23/06/2025, 00:00

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Baixa Definitiva

Transitado em Julgado - Data: 18/12/2025

Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 47

Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 46

Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 50

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 47

Juntada de certidão - suspensão do prazo - Motivo: FERIADO JUSTIÇA FEDERAL em 28/10/2025

Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 48

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 48

Publicado no DJEN - no dia 22/10/2025 - Refer. aos Eventos: 46, 50

Juntado(a)

Disponibilizado no DJEN - no dia 21/10/2025 - Refer. aos Eventos: 46, 50

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento

Cancelada a movimentação processual - (Evento 45 - Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento - 20/10/2025 18:29:46)

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento

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