Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5007539-20.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: ACADEMIA ANDRE PEDERNEIRAS LTDA
ADVOGADO(A): DANIEL VALUANO BARROS MOORE (OAB RJ164208)
ADVOGADO(A): ANA CLARA PEQUENO FREIRE DA SILVA (OAB RJ219963)
ADVOGADO(A): VALESKA SANTOS GUIMARAES (OAB RJ080439)
RÉU: UPPER LIFE BEM ESTAR LTDA
ADVOGADO(A): CLAUDINEI FERREIRA MOSCARDINI CHAVASCO (OAB MG089651)
ADVOGADO(A): WENDEL JUPARAM FLORIANO DOS SANTOS (OAB MG203399)
DESPACHO/DECISÃO
Inspeção Anual Unificada - 18 a 22/05/2026
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, pelo procedimento comum, ajuizada por Academia Pederneiras Eireli em face de Upper Life Bem Estar Ltda e INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com pedido de declaração de nulidade do registro nº nº 910.009.490, para a marca mista UPPER RUN, na classe 41,
A parte autora alega ser titular das marcas UPPER, todas anteriores aos registros impugnados, desde 1999. Sustenta que os sinais da corré reproduzem com acréscimo o elemento central de suas marcas, configurando violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. Argumenta ainda a incidência do art. 124, XXIII, da LPI, por se tratar de marca que a requerente não poderia desconhecer, e alega violação à segurança jurídica e paridade no tratamento dos administrados, uma vez que o INPI teria indeferido pedidos similares de terceiros com base na anterioridade de suas marcas.
Decisão no Evento 10 indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação da empresa ré.
A parte autora apresentou emenda à inicial no Evento 44, requerendo para além da declaração de nulidade do registro nº 910.009.490, a nulidade dos registros nº 917344677 (RUN UPPER CONSULTORIA ESPORTIVA), registro nº 917911210 – (UPPER CLASS CIRCUIT), Registro nº 917912136 (GRUPO UPPER LIFE) e do registro nº 920738168 – (EASY UPPER RUN), todos de titularidade do corréu. Requereu ainda " determinação ao INPI de recusa do Pedido de Registro nº 938780360 - (EASY UPPER RUN), Pedido de Registro nº 938780280 – (GRUPO UPPER LIFE), Pedido de Registro nº 938780190 – (UPPER CLASS CIRCUIT), Pedido de Registro nº 936373350 – (UPPER RUN), Pedido de Registro nº 936373636 – (UPPER RUN CONSULTORIA ESPORTIVA)"Por fim, renovou o pedido de tutela provisória.
Decisão no Evento 48 recebendo a emenda à inicial, indeferindo a tutela provisória e determinando a citação da empresa ré.
Documento no Evento 57 comunicando que no Agravo de Instrumento nº 5010451-30.2025.4.02.0000, o Desembargador Federal relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e, de ofício, julgou extinta sem resolução de mérito a pretensão relativa aos pedidos de registro NºS 938.780.360 ("EASY UPPER RUN"), 938.780.280 ("GRUPO UPPER LIFE"), 938.780.190 ("UPPER CLASS CIRCUIT"), 936.373.350 ("UPPER RUN") e 936.373.636 ("UPPER RUN CONSULTORIA ESPORTIVA"), nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC.
A corré Upper Life Bem Estar Ltda apresentou contestação no Evento 73. Em preliminar, arguiu ilegitimidade ativa da autora, alegando que o CNPJ indicado na inicial (00677996000174) não corresponde à pessoa jurídica titular das marcas apontadas como anterioridades, que pertencem ao CNPJ nº 40.191.801/0001-04 da Academia Pederneiras Ltda, bem como deficiência de representação processual. Impugnou ainda o valor da causa e requereu gratuidade de justiça. No mérito, sustentou que os conjuntos marcários são suficientemente distintos, que o termo UPPER possui caráter evocativo no segmento fitness, atraindo a mitigação da proteção marcária.
Decisão no Evento 79 determinou a intimação da empresa ré para comprovar hipossuficiência financeira, bem como a citação do INPI.
Petição da corré no Evento 86 apresentando documentação relativa ao pedido de gratuidade de justiça.
O INPI apresentou contestação no Evento 88. Em preliminar, arguiu falta de interesse processual quanto aos pedidos de indeferimento de registros ainda não apreciados administrativamente e requereu sua admissão como litisconsorte necessário especial ou sui generis. No mérito, manifestou-se pela improcedência dos pedidos anulatórios, sustentando que os conjuntos marcários são suficientemente distintos, que o termo UPPER possui caráter evocativo no segmento de academias e serviços esportivos, que marcas evocativas são consideradas fracas e comportam a convivência com outras similares, e que não restou demonstrada a incidência dos arts. 124, XIX e XXIII, da LPI.
Decisão no Evento 91 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré, intimou o autor em réplica, bem como as partes em provas.
O INPI informou não possuir outras provas a produzir (evento 97).
Embargos de declaração da parte ré, no Evento 99, sustentando omissão na decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça por ausência de fundamentação.
A parte autora apresentou réplica no Evento 101. Quanto às preliminares, sustentou que a divergência de CNPJ constitui mero erro material na indicação do número do CNPJ na petição inicial passível de retificação, requerendo a sua correção. Refutou ainda a impugnação ao valor da causa, sustentando que considerou o potencial impacto econômico decorrente da utilização dos sinais marcários em disputa. No mérito, reiterou que o elemento UPPER constitui núcleo distintivo de suas marcas, que a análise deve considerar a perspectiva do consumidor médio, e que as partes atuam no mesmo segmento de mercado. Por fim, requereu a produção de prova documental suplementar.
É o relatório.
Decido.
Requer a parte autora a produção de prova documental suplementar.
Conforme regramento processual, apenas documentos novos poderão ser juntados em momento posterior ao da distribuição da petição inicial e/ou oferecimento da contestação.
A juntada de documentos existentes ao tempo da distribuição ou da contestação demanda justificativa e comprovação da justa impossibilidade da sua apresentação com a peça de ingresso/bloqueio, o que não logrou o corréu demonstrar.
Assim, não havendo justificativa para a produção probatória em caráter suplementar, indefiro o requerido.
Rejeito igualmente a preliminar de ilegitimidade ativa formulada pela empresa ré, pois conforme se verifica dos autos, a divergência apontada quanto ao número do CNPJ da autora constitui mero erro de digitação na petição inicial, sendo certo que os documentos que instruem a demanda, especialmente os certificados de registro das marcas, identificam corretamente a Academia Pederneiras como titular dos direitos discutidos.
Além disso, a parte autora apresentou contrato social e instrumento de procuração, no qual se observa assinatura do legítimo representante da titular do direito material discutido, inexistindo qualquer irregularidade processual a ser sanada.
Com relação à impugnação ao valor da causa, a argumentação da ré — de que a demanda é eminentemente declaratória, sem efeitos econômicos imediatos — não se sustenta.
Na hipótese, a parte autora requer a declaração de nulidade do ato administrativo que deferiu os registros da corré, argumentando violação ao direito de uso exclusivo em torno da expressão "UPPER".
Vê-se, portanto, que a controvérsia instaurada possui nítido conteúdo econômico, uma vez que a validade, ou não, das marcas em discussão influencia diretamente no mercado concorrencial no segmento de academia de ginástica.
Conforme o art. 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento "no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico a ser obtido no feito, inclusive nas ações declaratórias" (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro R.V.B.C., Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018).
Nesse sentido, rejeito a impugnação apresentada, para manter o valor inicialmente atribuído à causa pela autora.
Quanto à ausência de interesse de agir arguida pelo INPI em relação aos registros ainda não analisados administrativamente, observo que o próprio E. TRF2, no julgamento do agravo de instrumento n.5010451-30.2025.4.02.0000, proferiu decisão terminativa, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC, pelo que deixo de apreciar tal requerimento.
No que tange ao pleito do INPI para figurar como litisconsorte necessário especial ou sui generis, cumpre recordar que nos casos em que se pretende anular (ou alterar de qualquer modo) ato praticado pela Autarquia, sua correta posição jurídica na relação processual é de réu.
Com efeito, o INPI tem por atribuição legal efetuar o registro de marcas e proceder ao exame de sua legalidade. Caso o pedido seja julgado procedente, o comando contido na sentença terá efeito direto sobre suas atribuições institucionais.
Assim, mantenho a autarquia no polo passivo da presente demanda.
Passo a analisar os embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à empresa ré.
Nesse ponto, inexiste qualquer vício na decisão embargada. Isso porque, a despeito da existência da possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, tal concessão somente se mostra admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, tendo a decisão impugnada se manifestado expressamente acerca da ausência de lastro probatório para o deferimento da tal benesse.
A título de exemplificação, o embargante colacionou com o fito de comprovar sua hipossuficiência: um balancete referente aos meses de janeiro a outubro de 2025 ( Evento 86.4), uma declaração do Simples Nacional referente ao ano de 2024, com rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), Evento 87.1, e uma declaração de imposto de renda da pessoa física do sócio referente ao ano de 2024 ( Evento 86.3), os quais não se mostram suficientes para provar o que o embargante pretende.
Assim, nego provimento aos embargos de declaração, pois em verdade o que o embargante pretende é a reforma da decisão com prevalência do seu ponto de vista a respeito da presença dos requisitos autorizadores à concessão da gratuidade de justiça, devendo sua irresignação ser veiculada por meio de recurso próprio.
Superadas as questões prévias, passo a fixar o ponto controvertido da lide, que na hipótese corresponde à alegada colidência marcária entre os os registros contendo a expressão UPPER da parte autora e os registros nº 910.009.490,917344677, 917911210, 917912136 e 920738168 da corré à luz do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, bem como a alegada incidência do art. 124, XXIII, da mesma lei.
Para tanto, não há necessidade de produção de qualquer outra prova além das já acostadas ao feito.
Dê-se ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 357, § 1º, do CPC.
Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento.