Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5086112-14.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA DAMASIA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA (OAB SP266748)
APELADO: EDI BENIGNO PEIXER (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANA CAROLINE CUNHA (OAB SC048354)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARINHA DAMASIA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 44 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 76).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE SINAIS DISTINTIVOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Indústria e Comércio de Farinha Damásia Ltda. (ré) contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que anulou decisões administrativas do INPI e deferiu o registro das marcas "TUPÃ" nº 823911837 e 826517773 em favor de Edi Benigno Peixer (autor), destinadas a identificar farinha de mandioca, afastando a alegação de colidência com os registros de titularidade da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a coexistência das marcas "TUPÃ" no mesmo segmento mercadológico gera risco de confusão para o consumidor; e (ii) determinar se o registro da marca "TUPÃ" pela apelante para óleos e gorduras impede o registro da mesma denominação pela apelada para farinha de mandioca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conceito de marca, nos termos dos arts. 122 e 123 da Lei nº 9.279/96 (LPI), exige a distintividade suficiente para identificar produtos ou serviços sem induzir o consumidor a erro.
4. A recusa ao registro de marca semelhante deve considerar a identidade dos produtos e a possibilidade de confusão no mercado consumidor, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1188105/RJ e REsp nº 1.258.662/PR).
5. A marca "TUPÃ" da apelante, anteriormente registrada pela empresa Granol para óleos e gorduras, não se estendia ao segmento de farináceos, permitindo o registro para farinha de mandioca pela apelada.
6. A análise do risco de confusão deve considerar não apenas a semelhança dos sinais distintivos, mas também a afinidade mercadológica e a forma de comercialização dos produtos, sendo insuficiente a mera identidade nominal para impedir o registro.
7. O princípio da especialidade impede que o direito de exclusividade de uso da marca seja exercido de forma absoluta, salvo nos casos de marca notória ou de alto renome, o que não se verifica na hipótese.
8. A apelante apenas vinculou a marca "TUPÃ" ao segmento de farináceos posteriormente ao depósito da marca pela apelada, o que reforça a inexistência de anterioridade impeditiva nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
9. A sentença reconheceu corretamente a impossibilidade de coexistência entre os registros posteriores da apelante e os registros deferidos à apelada, pois envolvem produtos de natureza afim e público-alvo similar, ensejando risco de confusão no mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coexistência de marcas idênticas ou semelhantes só é vedada quando houver risco efetivo de confusão ou associação indevida pelo consumidor, considerando o segmento mercadológico e a forma de comercialização.
2. O direito de exclusividade sobre marca não se estende a produtos ou serviços distintos quando inexiste sobreposição mercadológica ou possibilidade concreta de indução em erro.
3. O princípio da especialidade deve ser observado na análise de colidência marcária, sendo insuficiente a mera identidade nominal para impedir registro, salvo nos casos de marca de alto renome ou notoriamente conhecida.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 122, 123 e 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1188105/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/04/2013; STJ, REsp nº 1.258.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/02/2016; STJ, REsp nº 863.975/RJ, DJe 16/11/2010.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma que "no julgamento do recurso de apelação, a Colenda Turma, data vênia negou provimento ao recurso de apelação, deixando de se manifestar sobre questões estritamente técnicas relacionadas aos atos administrativos ocorridos no tempo, dando a impressão de que a Recorrente passou a fazer uso da marca TUPÃ somente após a aquisição em 2018 do registro 780.144.490 o que não é verdade pois o uso é deveras anterior (desde 1993 e demonstrado com a transferência em 2006 pela marca transferida nº 817.077.391)".
Aponta que o acórdão recorrido violou os artigos 389, 390 e 489, § 1º, do CPC, 2º, 124, XIX, 129, caput e § 1º, 195, III, da LPI, 37, § 1º, do CDC, e 5º, XXIX, 37, caput, 93, IX, 170, IV, e 174 da CRFB/1988.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante de todo o exposto, requer-se:
a) Demonstrada as infringências de Leis, aguarda a Recorrente o deferimento e o processamento e subam os autos à consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando, conhecida a irresignação, mereça provimento para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido no que pertine a insurgência aqui manifestada;
b) O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo;
c) Seja o Recorrido intimado para que querendo se manifestar;
d) Que essa Colenda Corte Superior admita o presente recurso especial, com o seu consequente recebimento e espera-se que seja integralmente provido, revertendo o resultado e como consequência, condenar a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente.
Contrarrazões no Evento 97.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 389, 390 e 489, § 1º, do CPC, 2º, 124, XIX, 129, caput e § 1º, 195, III, da LPI, 37, § 1º, do CDC, e 5º, XXIX, 37, caput, 93, IX, 170, IV, e 174 da CRFB/1988.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
No caso em apreço, sustentou a apelante a anterioridade e colidência de marcas para fins do art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96 (LPI), que configuraria vício a resultar na nulidade dos registros de marca concedidos à apelada.
Marcas da EDI PEIXER: (...)
Marcas da DAMÁSIA: (...)
Como mencionado anteriormente, a marca há de ser examinada em sua totalidade.
Em seu parecer técnico (evento 20, CONT2), o INPI defendeu que o artigo 124, inciso XIX, da LPI se aplica, pois considerou que os sinais marcários não são suficientemente distintos. Desta forma, concluiu que existe severo risco de associação errônea por parte do público consumidor quanto à origem comercial dos produtos assinalados, caso seja admitida a convivência entre as marcas da apelante e da apelada.
Aduziu que as marcas em conflito ("TUPÃ") são idênticas em conceito, grafia e fonética, e que a reprodução total do elemento "TUPÃ", um termo com alta distintividade intrínseca, poderia criar um risco severo de associação errônea por parte do consumidor.
O INPI considerou que existiria uma afinidade mercadológica entre os produtos assinalados pelas marcas em disputa, afinal, são todos produtos alimentícios. Com efeito, poderia haver o risco de que o consumidor presuma tratar-se de uma única "família de marcas"1, o que resultaria em associação indevida.
Ocorre, no entanto, que, conquanto a apelante detenha o registro mais antigo da marca "TUPÃ" (nº 780144490), este foi adquirido somente em 21 de novembro de 2018, da GRANOL, uma empresa que atuava na produção e comercialização de óleos e gorduras, e não na produção de farinha de mandioca ou de farináceos de qualquer espécie.
O cerne da controvérsia, portanto, está em verificar se o registro da marca nominativa, anteriormente pertencente à GRANOL, poderia ou não impedir o registro da marca "TUPÃ" da apelada para farinha de mandioca, à época do depósito (08/11/2001).
A resposta é negativa, pois a GRANOL não atuava nesse mercado, e a apelante só atrelou a marca "TUPÃ" a produtos farináceos posteriormente. A par disso, e a despeito da identidade do elemento nominativo, a marca mista da apelada possui distintividade suficiente, atuando em segmento do mercado de produtos alimentícios diverso daquele em que atuava a GRANOL.
Quanto ao ponto, relevante a fundamentação da sentença, a qual transcrevo e adoto, como razões de decidir (evento 44, SENT1):
Os registros da parte autora, de número 823911837 e 826517773, tratam de marcas mistas, para identificar os produtos farinha de mandioca, no caso da primeira, e farinha de mandioca e derivados, no caso da segunda. Já os produtos assinalados pelo registro impeditivo são frutas, verduras, legumes, cereais, bem como gorduras e óleos comestíveis.
Tem-se que farináceos não estão abarcados no âmbito de proteção do registro impeditivo.
Frutas e verduras e legumes são alimentos de origem vegetal. Os principais óleos e gorduras para fins comestíveis são, em grande parte, provenientes de vegetais, tais como soja, girassol, arroz, milho, dendê e oliva, havendo também de origem animal, como a banha.
A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, é um legume, gênero de alimentos abarcados no rol de proteção do registro impeditivo.
Contudo, o fato de os produtos abarcados pelas marcas da parte autora, ou seja, farinha de mandioca e derivados, serem provenientes de um gênero alimentício protegido pela marca da sociedade corré, por si só, não os torna afins ao produto dos quais se originam.
Há que se verificar também o segmento mercadológico a que se destinam os produtos ou serviços. Neste diapasão, não se pode olvidar que a farinha de mandioca e a mandioca, matéria-prima da primeira, quando em circulação no mercado, são produtos totalmente distintos aos olhos do público-alvo.
Nota-se que não há relação de complementaridade nem de permutabilidade entre tais produtos. Com efeito, o consumidor que objetiva adquirir apenas farinha de mandioca não comprará o legume do qual se origina o produto almejado e vice-versa.
Também releva mencionar o fato de que a sociedade corré obteve a cessão do registro impeditivo de seu titular originário, Granol Industria Comercio e Exportação S.A em 21/11/2018 conforme consulta à base de dados do INPI do evento 1, OUT6.
O sítio eletrônico do titular do registro marcário originários (http://www.granol.com.br/Produtos/) demonstra que sua atividade consiste na produção e comercialização de óleos e gorduras, não havendo menção a farinha de mandioca.
Verifica-se, na realidade, que a parte ré somente atrelou suas marcas a farináceos em momento posterior ao depósito da marca 823911837 pela parte autora, datado de 08/11/2001, mais precisamente quando do depósito da marca 823978516, havido em 07/12/2001.
Logo, a procedência do pedido no que tange à concessão das marcas de número 823911837 e 826517773 é medida que se impõe, porquanto os produtos a que visam identificar são distintos daqueles assinalados pelo registro impeditivo nem com eles mantêm relação de afinidade, não sendo cabível suscitar a proibição do art. 124, XIX, da Lei nº 8.279/96.
Consequentemente, uma vez concedidas e válidas as marcas da apelada (nºs 823911837 e 826517773), não há como permitir a coexistência dessas com as marcas da apelante (823978516 e 825821215), que além de elemento nominativo idêntico, traz grande semelhança no que tange aos elementos gráficos.
Registre-se que as marcas da apelante assinalam "farinha de milho, farinha moida (produtos de), farinha alimentares, fermentos para para massas, flocos de aveia, flocos de milho, massas alimentares, farinha de tapioca, trigo (farinha de)" e "comércio de farinhas", ou seja, abrangem o produto comercializado pela apelante.
Há que se considerar, ainda, que os produtos em questão são expostos nos mesmos pontos de venda, em gôndolas, possuem jornada de compra e público-alvo não qualificados, pelo que o risco de confusão é ainda maior.
Como bem explanado na sentença:
"No caso, além de o elemnento nominativo das marcas acima relacionadas ser idêntico ao das marcas da parte autora, há enorme semelhança também no que tange aos elementos gráficos, todos consubstanciados em um círculo contendo imagens de árvores e de um solo tracejado, distinguindo-se as marcas da corré pela presença de um desenho representando um indígena.
Considerando as marcas da parte autora assinalam farinhas de mandioca e derivados, há relação de afinidade com os produtos e serviços abarcados pela corré, porquanto também versam sobre farináceos.
Na hipótese, apesar de os registros da sociedade corré serem mais abrangentes, pois abarcam farináceos de forma geral, entendo existir risco de confusão ou associação indevida pelo público-alvo, frisando que há possibilidade de permutabilidade entre os farináceos.
Ademais, tendo em vista que o depósito das marcas da parte autora ocorreu primeiro, somente sendo indeferidos pela colidência, que ora afastamos, com o registro marcário de número 780144490, há de se reconhecer o direito da parte autora à concessão registro de suas marcas, impondo-se a anulação das marcas da sociedade corré acima discriminadas, ante a impossibilidade de coexistência."
No voto-vista, consignou-se:
A primeira controvérsia dos autos diz respeito ao indeferimento do INPI com relação aos registros do autor/apelado nºs 823.911.837 e 826.517.773, depositado em 08/11/2001 e 05/05/2004, para as marcas mistas TUPÃ, apontando como anterioridade impeditiva o registro nº 780.144.490, depositado em 18/05/1978 e concedido em 04/12/1984, referente à marca nominativa TUPÃ, de titularidade do apelante.
Assim, o autor pleiteou inicialmente a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu os seus pedidos de registro, alegando que não havia colidência entre as marcas, uma vez que se tratam de produtos diferentes, sustentando a aplicação do princípio da especialidade.
Já a segunda controvérsia dos autos é saber se com a concessão dos registros solicitados pelo autor, correspondentes às marcas mistas da apelante, depositadas posteriormente aos pedidos do autor/apelado, são passíveis de convivência.
A sentença proferida pelo magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, anulando os registros das marcas mistas do apelante nº 823.978.516 e 825.821.215, bem como determinou a concessão dos registros das marcas mistas do autor/apelado nº 823.911.837 e 826.517.773.
Analisando detidamente os autos, concordo com o Eminente Relator, no ponto que manteve integralmente a sentença em relação à primeira controvérsia, relacionada aos registros 823.911.837 e 826.517.773 do autor/apelado, supostamente colidientes com o registro nominativo nº 780.144.490 do réu/apelante, Consignou-se que embora as marcas possuam a mesma expressão TUPÃ, ambas não atuam no mesmo ramo de segmento, pois a apelante atua no ramo de frutas, verduras, legumes, gorduras e óleos comestíveis, enquanto que o apelado atua no ramo de farinha de mandioca, incidindo no caso o Princípio da Especialidade.
Ademais, importante consigar que os registros do apelado estão em sua apresentação mista, o que robustece o fundamento para que haja a anulação do ato de indeferimento do INPI.
Para corroborar com a referida fundamentação, vejamos alguns exemplos de registros já deferidos pelo INPI com base no mesmo elemento nominativo, como ocorre com a marca "GLOBO", vejamos: (...)
Outrossim, como bem ressaltou a sentença, não há aqui nessa primeira discussão, relação de complementaridade nem de permutabilidade entre tais produtos, pois o consumidor que objetiva adquirir apenas farinha de mandioca, não signifoca que seja também o consumidor que comprará o legume do qual se origina o produto almejado e vice-versa; e se o for, não haverá possibilidade de confusão.
Logo, é possível valer-se da teoria da especialidade, pois para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou associação.
(...)
Em vista disso, não é razoável dizer que há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os consumidores, pois o apelado atua no ramo de farinha de mandioca, enquanto a apelante no ramo de frutas, verduras, legumes, gorduras e óleos comestíveis.
Logo, concordo com o Eminente Relator quanto a primeira controvérsia dos autos, devendo ser mantida a sentença que determinou a anulação do ato administrativo do INPI que indeferiu os pedidos de registros do apelado nºs 823.911.837 e 826.517.773.
Já a segunda controvérsia, é saber se, com a concessão dos registros 823.911.837 e 826.517.773 para o autor/apelado, haverá colidência, agora, com os registros mistos nºs 823.978.516 e 825.821.215, de titularidade do réu/apelante, que foram depositados posteriormente aos pedidos do autor e estão no mesmo ramo de atuação, qual seja, o ramo do comércio de farinhas.
A sentença entendeu que com a concessão dos registros do autor/apelado haverá colidência entre as referidas marcas, ocorrendo a vedação do artigo 124, XIX, da LPI, sendo que o Eminente Relator adotou o mesmo entendimento.
Para uma melhor eludicação, vejamos as referidas marcas:
Apelante: (...)
Apelado: (...)
Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade, além da identidade com relação ao elemento nominativo.
Observemos: (...)
Ambas marcas mistas apresentam letras com grafismo especial, bem como árvores ou arbustos, ou seja, fica evidente a falta de distintividade entre elas.
Além disso, percebe-se da análise das referidas marcas, que as mesmas contém a mesma expressão TUPÃ em suas apresentações, comercializam o mesmo produto (farinhas), o que gerará associação ou confusão indevida entre os consumidores, não havendo possibilidade de aplicação da Teoria da Distância e do Princípio da Especialidade no presente caso.
A proteção das marcas varia de acordo com seu grau de distintividade. Justamente por isso é de fundamental importância – não apenas para os titulares de marcas depositadas e/ou registradas, mas principalmente para aqueles cujo trabalho envolve a criação de marcas – entender de que se trata essa tal de “distintividade”.
Pode-se inferir que a distintividade seja uma característica daquilo que é distintivo, ou daquilo que é capaz de distinguir, diferenciar. Aplicando-se essa definição ao Direito Marcário, tem-se que a distintividade é a faculdade que uma marca possui de poder ser distinguida de outras que identifiquem produtos/serviços iguais, ou semelhantes.
Mas como medir o grau de distintividade de uma marca? Sim, porque, se a proteção de uma marca varia de acordo com seu grau de distintividade e se a capacidade de o titular preservar a exclusividade de uso dessa marca depende diretamente desse grau, é imprescindível saber como fazer essa avaliação.
Caminho adequado para tal avaliação pode ser haurido da utilização de um gráfico denominado “Espectro de Distintividade”. Nesse sentido, cabe observar que o conceito desse espectro foi estabelecido por meio da decisão norte-americana no processo Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) e é bastante útil para explicar o nível de distintividade e de proteção de diferentes tipos de marcas.
De acordo com a doutrina norte-americana, as marcas são divididas dentro desse espectro em cinco categorias, que variam do grau mais forte de distintividade ao mais fraco: fanciful (fantasiosas) / arbitrary (arbitrárias) / suggestive (sugestivas ou evocativas) / descriptive (descritivas) / generic (genéricas).
Vejamos as marcas com maior grau de distintividade, que são as fantasiosas. Essas são as mais fortes, uma vez formadas por termos não dicionarizados e sem qualquer significado óbvio. A marca VIAGRA, do Laboratório Pfizer, por exemplo, foi criada em 1992 por Arlene Teck, a partir da simples combinação das palavras “vigorous” + Niagara = VIAGRA. Como essa palavra foi inventada e não possui significado algum em qualquer idioma, ela é classificada como fantasiosa e, como tal, possui o mais alto grau possível de proteção marcária.
Na categoria seguinte estão as marcas classificadas como arbitrárias. Elas são assim designadas pela utilização de expressões já existentes no vernáculo, ou em outro idioma, mas que não guardam qualquer relação com o produto ou serviço que identificam. Sinais arbitrários são aqueles formados por vocábulos dicionarizados, mas cujo significado não tem qualquer relação, direta ou indireta, com os produtos/serviços que visam assinalar. Ex: APPLE (maçã, em inglês) para computadores.
Na terceira categoria, encontram-se as marcas evocativas/sugestivas, que, como o próprio nome indica, são aquelas que evocam, ou sugerem uma característica ou finalidade do produto. Ocorre que algumas dessas marcas fazem tal sugestão de modo sutil, exigindo algum esforço mental e interpretativo para que se possa compreendê-las, enquanto outras evocam/sugerem de forma bastante clara, pois são formadas por termos de uso comum no segmento. Por esse motivo, na versão do Espectro de Distintividade, pode-se fazer um desdobramento dessa categoria, de modo a dividi-la em (i) marcas evocativas/sugestivas por associação de ideias e (ii) evocativas formadas por termos de uso comum.
Ainda na subdivisão dessa terceria categoria, temos as marcas evocativas por associação de ideias, que evocam, por meio de associação de ideias, uma ação do produto, mas sem descrever essa ação, ou qualquer outra característica, ou finalidade do produto ou serviço. Pode-se citar o citrato de sildenafila, identificado pelas marcas HELLEVA, do Cristália, e ESCITAN, da Medley. Em outras palavras, a associação em questão não é direta, nem imediata e requer uma “interpretação” do significado dessas marcas. Assim, por não serem formadas por termos de uso comum, necessários, nem vulgares na categoria em que estão inseridas, elas são consideradas moderadamente fortes e, portanto, seus titulares podem impedir terceiros de usar marcas iguais, ou semelhantes no mesmo segmento, ou em segmento afim.
Por sua vez, para exemplificar as marcas evocativas formadas a partir de termos de uso comum, temos por exemplo a marca BENEGRIP, da Hypermarcas, que evoca/sugere a finalidade do medicamento que ela identifica. Por ser formada por um radical de uso comum nessa categoria (“GRIP”), essa marca tem uma proteção relativamente fraca e, como tal, carrega o ônus de coexistir com outras marcas semelhantes, tais como MULTIGRIP (do Multilab), CIMEGRIPE (do Cimed), GRIPEN (do EMS), entre várias outras.
As duas últimas categorias são formadas, respectivamente, pelos termos descritivos e pelos genéricos. Como exemplo de marca descritiva de medicamento, podemos citar a TIRATOSSE, da Farmasa/Hypermarcas. Observe-se que essa marca descreve a finalidade do xarope que ela identifica, e, por esse motivo, sua proteção é bastante limitada. Ou seja, seu titular não tem como impedir que terceiros façam uso dos termos TIRA e TOSSE, isoladamente, ou na formação de novas marcas a partir de outras combinações, tais como PARATOSSE (do Laboratório Heralds), ou do hipotético TIRADOR.
Por fim, as marcas formadas por termos genéricos são aquelas que designam o próprio produto ou serviço. Como exemplo, podemos citar a marca LABORATÓRIO (nominativa). Considerando que “LABORATÓRIO” é o nome/termo genérico que identifica o tipo de estabelecimento onde produtos e serviços são elaborados e criados ele não possui distintividade alguma para servir de marca.
A palavra Tupã é um termo de origem tupi-guarani que significa "trovão" e é também o nome de uma divindade da mitologia tupi-guarani. Na mitologia tupi, Tupã criou o primeiro casal humano a partir de uma mistura de argila, suco de erva-mate, sangue de bacurau-de-cauda-curta, folhas de várias plantas e uma centopeia.
Portanto, a palavra "Tupã" na composição da marca, como elemento nominativo, é evocativa/sugestiva de um produto relacionado às origens indígenas, sendo, pois, um termo de uso comum que, embora não possa ser apropriado, com exclusividade, por nenhum interessado, por sua vez, compondo uma marca mista, por certo, o elemento figurativo haverá se ser o elemento central da distintividade, o que, como já ressaltado, não ocorre no caso concreto, evidenciando-se um atitude equivocada permitir que os registros nº 823.911.837 e 826.517.773, referente à marca de apresentação mista "TUPÃ", na classe nº 30, de titularidade do apelado EDI BENIGNO PEIXER ME, sejam deferidos.
Dessa forma, como a marca do autor/apelado foi depositada em 08/11/2001 e o registro da apelante em 07/12/2001, percebe-se que o registro do apelado, deve prevalecer em razão do princípio da anterioridade.
Registre-se que tal questão foi muito bem fundamentada na sentença e no voto do Eminente Relator, o qual eu adiro.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Além disso, destaca-se que a alegação de violação do art. 489, § 1º, do CPC não se sustenta. Como se pode constatar acima, o acórdão que julgou o recurso de apelação, o voto-vista e aquele que resolveu os embargos de declaração analisaram devidamente as questões de mérito, de modo que a prestação jurisdicional foi esgotada.
É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC, pois se decidiu tudo de modo claro e fundamentado.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp n. 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe 19/12/2019.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.
1. Uma família de marcas pode ser entendida como um conjunto de marcas que compartilham um elemento distintivo comum, seja ele um prefixo, radical, sufixo ou outro componente, e que são de propriedade de uma mesma empresa ou de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Essas marcas, embora distintas entre si, estão associadas por esse elemento comum, criando uma ligação na mente do consumidor.