Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5010465-71.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: CONCEITO BRASIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO(A): ROMULO MINGOTTI (OAB PR074209)
AUTOR: CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO(A): ROMULO MINGOTTI (OAB PR074209)
RÉU: SILVANO MARTINS PORTELINHA
ADVOGADO(A): Lucas José Novaes Verde dos Santos (OAB PR057849)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e CONCEITO BRASIL ENGENHARIA LTDA em face de SILVANO MARTINS PORTELINHA e do INPI, requerendo a nulidade da patente de modelo de utilidade n. BR 202013016285-5 para “placa pré-fabricada de concreto protendido com enchimento de poliestireno expandido (EPS)”.
Petição inicial (1.1) instruída com procuração, parecer técnico (1.8) e documentos, emendada quanto ao valor da causa (16.1), pagas as custas (11.1 e 18.1).
Decisão inicial (20.1): a) dispensou a realização de audiência prévia de conciliação; b) deferiu o novo valor da causa; c) indeferiu o pedido de tutela de urgência; d) determinou a tradução de documentos, o que foi cumprido pela parte autora (26.1).
Contestação do empresário réu (29.1), com procuração, documentos e parecer técnico (29.9), alegando a improcedência do pedido autoral.
Contestação do INPI (33.1), se manifestando genericamente na forma do parecer técnico (33.2).
O INPI disse não ter provas a produzir (42.1).
Réplica da parte autora (44.1), com parecer técnico (44.2), requerendo a produção de prova documental e pericial.
Tréplica do empresário réu (45.1), sem requerimento de provas.
Decisão saneadora (49.1), a qual: a) fixou a posição processual do INPI como assistente especial; b) estabeleceu como pontos controvertidos da lide a presença, na patente de modelo de utilidade BR 202013016285-5, dos requisitos de "atividade inventiva e melhoria funcional, em razão da anterioridade referente ao pedido de patente europeu EP 2295665"; c) deferiu o requerimento de produção de prova pericial, nomeando perita; d) determinou a manifestação das partes sobre os documentos juntados pela autora (44.2) e pela parte ré (45.2).
As partes indicaram assistentes técnicos e formularam quesitos: parte autora (58.2), empresário réu (59.2) e INPI (61.2).
Petição da parte ré (60.1), impugnando quesitos apresentados pela empresa autora.
Decisão (69.1) indeferiu quesitos da autora e fixou aqueles a serem respondidos pela perícia.
Proposta de honorários periciais (76.1) no valor de R$ 41.936,00, sobre a qual falou o réu (79.1).
Decisão (81.1) entendeu como preclusa a decisão saneadora (49.1) e fixou o valor dos honorários periciais.
A parte autora procedeu ao depósito direto do valor devido na conta da perita (91.2).
Petição da autora (92.1), com parecer técnico (92.2) e 16 quesitos suplementares.
Decisão (95.1) determinou à perita: a) a devolução do valor recebido integralmente a título de honorários periciais diretamente na conta da coautora CONCEITO BRASIL; b) a manifestação sobre os quesitos complementares trazidos pelas autoras, em especial, quanto a se tal ampliação acarreta a necessidade de majoração/complementação dos honorários periciais.
Petição da perita (102.1) confirmou a devolução dos valores anteriormente recebidos, apresentou nova proposta de honorários periciais alterada para R$ 45.212,00 e requereu a liberação da metade a título de adiantamento para que possa dar início aos trabalhos.
Petição da parte ré (107.1), com parecer técnico (107.2), requerendo: a) o indeferimento dos quesitos complementares 2 a 16 apresentados pela parte autora, sob o argumento de que ultrapassam os limites da lide fixados na decisão saneadora preclusa, escapando do escopo da prova pericial e b) a aplicação de penalidade de má-fé à parte autora.
Petição da parte autora (108.1) refuta os argumentos trazidos pela parte ré em sua impugnação, aduzindo que inexiste preclusão por se tratar a questão da nulidade de patente de matéria pública, de modo que a cognição deve ser a mais ampla possível, razão pela qual requer o recebimento das demais anterioridades e dos quesitos compelementares.
Petição do INPI (109.1), com parecer técnico (109.2) sobre os quesitos complementares.
II - DOCUMENTAÇÃO DO EMPRESÁRIO RÉU
Deverá o empresário réu, no prazo de 15 dias, apresentar comprovante de residência.
III - ANTERIORIDADES
De acordo com consulta no site do INPI, no relatório de busca, o INPI consignou as seguintes anterioridades:
DOCUMENTO
TÍTULO DATA
A
B
D1
US6851235 Bloco de construção com uma camada de fixação à base de cimento 08/02/2005 29.11
D2
BRPI9913438 Placa pré-fabricada autoportante de poliestireno e de concreto 27/11/2001 29.11
D3
BRPI1003340 Painel de fechamento de parede semi-acabado 29/01/2013 29.11
D4
BRMU8403125 Painel fechado pré-fabricado em placa plana de concreto em armação de tela e processo de fabricação 15/08/2006 29.11
D5
BRMU8200667 Sistema metálico para execução de laje nervurada com EPS ou fôrma plástica 30/12/2003 29.11
Nenhum desses documentos foi referido no presente processo judicial pelas partes litigantes.
No parecer técnico (1.8) trazido com a inicial pela parte autora, foram mencionadas as seguintes anterioridades:
DOCUMENTO
TÍTULO DATA
EVENTO
D1
BR 2020.13016285-5 Placa pré-fabricada de concreto protendido com enchimento de poliestireno expandido (EPS) 24/11/2015 1.6
D2
Publicação na internet https://www.lajesalema.com.br/painelalveolar.html 24/01/2009
D3
Impresso
MANUAL MUNTE de Projetos em Pré-fabricados de Concreto 2004
D4
Publicação na internet
https://www.viguetasnavarras.com
/productos/prelosa-prz/
2005
D5
Publicação no YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1zOEalMpI 2010
D6
ES 2288783 (2003)
Placa leve de concreto protendido nervurada e autoportante com distribuição transversal de cargas, procedimento de fabricação da placa e da laje de piso construída com a referida placa 16/01/2008 Tradução:
26.3
D7 EP 2295665 (2010)
Painel compósito para construção civil, industrial e residencial, especialmente para paredes cortina, lajes de piso e painéis de cobertura em edifícios pré-fabricados. 16/03/2011 1.7
Tradução:
26.4
D8 EP 1077841 (2011) Pré-laje para lajes de piso 16/10/2012 Tradução:
26.2
No parecer técnico (92.2) trazido pela parte autora após a determinação de prova pericial, foram mencionadas as seguintes anterioridades:
Observo que os documentos citados como D1 e D2 em tal parecer equivalem às anterioridades D7 e D6 trazidas com a inicial.
IV - pontos controvertidos e AMPLA COGNIÇÃO
Muito embora a decisão saneadora (49.1) anteriormente proferida tenha estabelecido como pontos controvertidos da lide a presença, na patente de modelo de utilidade BR 202013016285-5, dos requisitos de atividade inventiva e melhoria funcional, em razão, exclusivamente, "da anterioridade referente ao pedido de patente europeu EP 2295665", e a decisão (81.1) tenha entendido como preclusa tal decisão saneadora, entendo que esta padece de erro de fato que agora passo a sanar.
Como visto no item anterior, a petição inicial, integrada pelo parecer técnico que a acompanhou (1.8), trouxe 8 anterioridades, e não apenas a patente europeia mencionada na decisão saneadora.
É absolutamente equivocada tal decisão, pois evidentemente não podem ser desconsiderados os demais documentos mencionados como anterioridades pela parte autora com a inicial, tratando-se de erro material que deve ser corrigido de ofício.
Ademais, quanto à possibilidade de juntada de novos documentos de anterioridades, este Juízo entende, com base em precedente da 1ª Seção Especializada do e. TRF da 2ª Região (TRF2, EI 0001996-10.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, Primeira Seção Especializada, j. 09/11/2016, d. 16/11/2013) e na orientação do e. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1517381 - RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti), que a cognição, em matéria de propriedade intelectual, e especialmente em casos de patentes, deve ser a mais ampla possível, ante o interesse público que deve nortear a matéria, nos termos postos na cláusula finalística inscrita no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.
De tal modo, caso, no decorrer da instrução de um processo de nulidade de patente, seja identificado um novo documento ou verificado o desatendimento de um requisito não anteriormente alegado, a observância estrita da norma processual civil (CPC/2015, art. 329, I) implicaria em irrazoável ônus à parte autora e a desnecessária movimentação da máquina judiciária com a propositura de nova demanda que, poderia - e mesmo deveria - ser distribuída por dependência à primeira ação, havendo, de qualquer sorte, interesse de todos - as empresas litigantes, o INPI, o Poder Judiciário e toda a sociedade - em que se reúnam para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015, art. 55, § 3º).
Assim, o interesse público prepondera sobre os interesses particulares ou patrimoniais das partes envolvidas, justificando-se a ampla cognição, com análise de todos os requisitos e condições de patenteabilidade e análise de todas as provas produzidas, ainda que no decorrer da instrução processual e durante a realização da prova pericial.
De tal modo, admito todos os documentos trazidos pela parte autora até o presente momento.
V - LISTA DE ANTERIORIDADES
Consolido, assim, a lista de anterioridades, que deverá ser adotada pelas partes e respectivos assistentes técnicos e pela perícia judicial:
DOCUMENTO
TÍTULO DATA
EVENTO
D1
BR 2020.13016285-5 Placa pré-fabricada de concreto protendido com enchimento de poliestireno expandido (EPS) 24/11/2015 1.6
D2
Publicação na internet https://www.lajesalema.com.br/painelalveolar.html 24/01/2009
D3
Impresso
MANUAL MUNTE de Projetos em Pré-fabricados de Concreto 2004
D4
Publicação na internet
https://www.viguetasnavarras.com
/productos/prelosa-prz/
2005
D5
Publicação no YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Aa1zOEalMpI 2010
D6
ES 2288783 (2003)
Placa leve de concreto protendido nervurada e autoportante com distribuição transversal de cargas, procedimento de fabricação da placa e da laje de piso construída com a referida placa 16/01/2008 Tradução: 26.3
D7 EP 2295665 (2010)
Painel compósito para construção civil, industrial e residencial, especialmente para paredes cortina, lajes de piso e painéis de cobertura em edifícios pré-fabricados. 16/03/2011 1.7
Tradução: 26.4
D8 EP 1077841 (2011) Pré-laje para lajes de piso 16/10/2012 Tradução: 26.2
D9 DE3529619 19.02.1987
D10 DE19715442 01.10.1998
D11 EP1350898 08.10.2003
D12 US4942707 24.07.1990
A parte autora deverá providenciar, no prazo de 15 dias, a integralidade dos documentos D9 a D12, com as respectivas traduções, sob pena de sua desconsideração.
Vi - QUESITOS DO JUÍZO
Consigno os quesitos do Juízo a serem respondidos pela perícia judicial:
1. Considerando o disposto no art. 11 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto da patente de modelo de utilidade BR 202013016285-5?
2. Considerando o disposto no art. 11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica na data do depósito do pedido, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionados pelas partes?
3. Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
4. Considerando o disposto no art. 14 da LPI, a modificação trazida pelo objeto do MU importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto?
5. A matéria do MU importa em melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência? De que maneira?
6. Nos termos do art. 24 da LPI, o relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto? Se for o caso, indica qual a melhor forma de execução?
7. Nos termos do art. 25 da LPI, as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção?
8. Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, é possível reproduzir o objeto da patente com base no relatório descritivo e no quadro reivindicatório?
VII - QUESITOS
Na decisão (69.1) foram fixados os seguintes quesitos das partes a serem respondidos pela perícia:
QUESITOS
TOTAL EVENTO
empresa autora
19 (1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2) 58.2
empresa ré
22 59.2
INPI
39 61.2
Após tal decisão, a parte autora trouxe novos 16 quesitos suplementares (92.1), tendo a parte ré requerido o indeferimento dos quesitos complementares 2 a 16, sob o argumento de que ultrapassam os limites da lide (107.1).
Como visto no item IV da presente decisão, este Juízo entende que não há ampliação indevida dos limites da lide pela juntada de novos documentos, especialmente quando ainda não realizada a prova pericial, tendo em vista os princípios da efetividade e da busca da verdade real.
Ademais, ressalto que os quesitos complementares 1 a 4 tratam dos documentos já trazidos com a inicial (visto que os documentos ali mencionados como D1 e D2, como visto, são os mesmo documentos D7 e D6 trazidos com a inicial).
Assim, fixo os novos quesitos a serem respondidos, até o presente momento:
QUESITOS
TOTAL EVENTO
empresa autora
19 (1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.2)
58.2
16 92.2
empresa ré
22 59.2
INPI
39 61.2
Juízo 8 item VI desta decisão
Fica facultada a apresentação de novos quesitos pelo empresário réu, no prazo de 15 dias.
VIII - HONORÁRIOS PERICIAIS
Atualizo o valor dos honorários periciais (81.1) para o novo valor requerido pela Perita (102.1), no importe de R$ 45.212,00.
IX - RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS
Tendo sido a parte autora a única requerente da prova pericial, deverá arcar integralmente com a antecipação dos honorários periciais (CPC/2015, art. 95).
Os honorários deverão ser depositados no prazo de 15 dias, por meio de guia de depósito judicial, a ser obtida diretamente na agência da CEF/PAB/JFRJ/RIO BRANCO, comprovando-se nos presentes autos.
Decorrido o prazo, verifique a Secretaria a regularidade dos depósitos junto à CEF e venham conclusos para a designação de reunião para início dos trabalhos periciais (CPC/2015, art. 474).
X - ATUAÇÃO DO INPI
De início, registro todo o respeito e reconhecimento à Advocacia-Geral da União (AGU), instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente (CRFB, art. 131 e Lei Complementar n. 73/1993, art. 1º), e que esta magistrada já teve a honra de integrar no passado.
A relevância da atuação da AGU na defesa judicial da União e suas autarquias transcende o mero acompanhamento processual. Trata-se do cumprimento de um dever institucional essencial à preservação da legalidade e à estabilidade das decisões administrativas proferidas por órgãos da Administração Pública. A AGU, por seus órgãos de execução, é a responsável exclusiva por assegurar, em juízo, a integridade da atuação estatal, fornecendo a interpretação jurídica oficial da União sobre os atos administrativos questionados e garantindo que a função pública seja exercida com respaldo técnico e jurídico adequado.
A prática da AGU envolve o atendimento à múltipla realidade de diversos órgãos públicos. De tal forma, para a defesa da União em um processo judicial que envolva matéria fática, é essencial que sejam ouvidas as autoridades administrativas envolvidas, que possam prestar os esclarecimentos necessários sobre a situação de fato discutida. No caso da propriedade industrial, e especialmente em matéria de patentes, tal consulta e mesmo conexão entre a advocacia pública e a prática administrativa é ainda mais importante, pois se trata de matéria técnica de extrema complexidade.
Por igual, também é amplamente reconhecida a importância e qualidade do corpo técnico especializado do INPI, que dispõe de profissionais altamente qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento científico e contribuem decisivamente para o desenvolvimento e consolidação do sistema de propriedade industrial brasileiro, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos termos preconizados pelo inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.
No presente feito, todavia, cumpre registrar a peculiaridade da atuação do INPI e de sua representação judicial, em que se constata uma indevida miscelânea entre os respectivos papeis e limites de atuação.
Após a citação da autarquia federal, a Procuradoria limitou-se a apresentar manifestação genérica (33.1), restrita à juntada de parecer técnico produzido pela Divisão de Patentes do INPI (33.2), sem desenvolver qualquer argumentação jurídica própria quanto ao mérito da ação, nem enfrentar os fundamentos trazidos pela parte autora na petição inicial, e muito menos se posicionar pela procedência ou improcedência do pedido autoral.
Em tal manifestação, chama a atenção que chegou a ser afirmado textualmente, na seção FATOS, que estava sendo exarado parecer técnico, o que certamente pode ser fruto de uma cópia inadvertida dos termos do efetivo parecer técnico anexado, mas revela, no mínimo, falta de zelo na representação judicial. Confira-se:
Em seguida, instaurada controvérsia jurídica acerca da aceitação dos quesitos complementares trazidos pela parte autora, a Procuradoria peticionou (109.1) simplesmente apresentando manifestação da Diretoria de Patentes do INPI (109.2), que efetuou análise estritamente jurídica da questão, como se vê a seguir:
Tal postura ao longo do processo evidencia, em primeiro lugar, a ausência de atuação jurídica substancial por parte da Procuradoria, a quem incumbe a defesa judicial dos atos administrativos da autarquia, e, em segundo lugar, a extrapolação dos limites da competência dos órgãos técnicos do INPI, ao se manifestar sobre questões essencialmente jurídico-processuais.
Ainda que se admita que a análise de mérito técnico quanto à patenteabilidade possa ser atribuída aos pareceres emitidos pelas áreas técnicas, e que seja usual e amplamente aceito que tais pareceres façam parte integrante na defesa da autarquia, é imprescindível que a AGU se manifeste juridicamente sobre os pedidos formulados em juízo, com posicionamento claro quanto à procedência ou improcedência da demanda, admissibilidade das provas, validade dos documentos, delimitação da controvérsia e qualquer outra matéria que envolva análise de direito.
Embora se possa até considerar desejável que os examinadores de patentes detenham formação jurídica ou, ao menos, conhecimentos básicos de direito administrativo e processual, tal qualificação não supre, nem pode substituir, a manifestação jurídica que compete exclusivamente à Procuradoria. A análise técnico-patentária não se confunde com a defesa judicial dos atos administrativos que dela resultam. O parecer técnico constitui elemento instrutório da manifestação judicial, cuja elaboração e responsabilidade processual pertencem exclusivamente à AGU
A correta atuação institucional do INPI, por meio da AGU, é essencial para assegurar o contraditório substancial e a adequada solução das causas que versam sobre a validade de atos administrativos complexos como os que envolvem a concessão de patentes. A indevida transferência da análise jurídica à esfera técnica compromete a efetividade da participação do INPI no processo judicial e fragiliza a defesa dos atos administrativos da autarquia, contrariando os princípios da legalidade, da eficiência e da lealdade processual que regem a atuação da Administração Pública em juízo.
Essa confusão de papéis não representa apenas uma atecnia processual, mas uma violação ao princípio da separação das funções administrativas. A função de examinar patentes (técnica) e a função de representar judicialmente a autarquia (jurídica) são distintas e atribuídas por lei a órgãos com competências e prerrogativas igualmente distintas. Quando o órgão técnico avança sobre a competência jurídica, e o órgão jurídico se omite, há uma subversão da lógica organizacional do Estado que não pode ser tolerada. Tal subversão, a depender do caso concreto, pode fragilizar a defesa a ponto de configurar uma violação ao contraditório e à ampla defesa, atraindo, em tese, até mesmo a nulidade dos atos processuais praticados em desacordo com as atribuições institucionais.
Diante do exposto, reconhecendo-se que a AGU não é mera porta-voz dos órgãos que representa, mas uma instituição que zela pela correta aplicação do Direito no âmbito da Administração Pública, adverte-se que futuras manifestações que repliquem a estrutura aqui criticada poderão ser reputadas ineptas. Duas condutas, portanto, não serão admitidas neste Juízo, por afrontarem a repartição institucional de competências e comprometerem a higidez e a legitimidade do processo judicial: (i) a omissão da Procuradoria quanto à sua obrigação de formular uma defesa jurídica efetiva, autônoma e completa, inclusive e especialmente sobre aspectos processuais e de mérito jurídico; (ii) a emissão de juízos jurídicos por parte de setores técnicos da autarquia, cuja atribuição legal restringe-se à análise de mérito técnico-científico, notadamente sobre admissibilidade de provas, delimitação de controvérsias ou demais matérias processuais.