Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5044174-68.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: JASPER FOREST PARTICIPACOES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS (OAB RJ079659)
ADVOGADO(A): SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA (OAB RJ144475)
APELADO: MELBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): RUBIA DA ROSA SOARES (OAB RS096717)
ADVOGADO(A): RICARDO SANT'ANNA RAMALHO (OAB RS076849)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por MELBROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 41 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 71).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS MISTAS. JOLIE JOLIE E PETITE JOLIE. CLASSE 14. AFINIDADE MERCADOLÓGICA E RISCO DE CONFUSÃO. RECONHECIMENTO DA SEMELHANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por JASPER FOREST PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu o registro da marca mista “PETITE JOLIE” (nº 906.936.608), sob o fundamento de inexistência de colidência com a marca “JOLIE JOLIE” (nº 824.770.773), também mista, de titularidade da apelante. A apelante busca a reforma da decisão para restabelecer o indeferimento do registro da marca da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há colidência entre os sinais “PETITE JOLIE” e “JOLIE JOLIE”, ambos registrados na classe 14, para produtos relacionados a joias e bijuterias; (ii) estabelecer se a marca da apelada possui distintividade suficiente para coexistir no mercado com a marca da apelante, sem risco de confusão para o consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de colidência entre marcas mistas exige exame do conjunto marcário como um todo, levando em consideração os elementos nominativos, gráficos e a inserção mercadológica, não se restringindo à literalidade das expressões utilizadas.
4. A distintividade das marcas é aferida com base na possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor médio, considerando as circunstâncias normais de aquisição dos produtos e o grau de atenção dispensado.
5. As marcas em confronto atuam no mesmo segmento mercadológico (joias e bijuterias), sendo incontroversa a afinidade entre os produtos identificados, o que afasta a aplicação isolada do princípio da especialidade.
6. O termo “JOLIE” é o núcleo distintivo e dominante presente em ambas as marcas, possuindo identidade fonética e visual relevante, sendo insuficiente o acréscimo do vocábulo “PETITE” para afastar o risco de confusão ou associação equivocada.
7. A eventual existência de registros com o termo “JOLIE” em outras classes (especialmente vestuário – classe 25) não implica desgaste do sinal na classe 14, onde a titularidade é exclusiva da apelante.
8. A extensão do uso da marca “PETITE JOLIE” em outras classes não autoriza sua utilização automática na classe 14, sob pena de violação à função distintiva da marca e indução do consumidor a erro quanto à origem dos produtos.
9. A abrangência nacional do registro marcário, nos termos do art. 129 da LPI, impede a consideração da atuação regional das partes como argumento para afastar a possibilidade de colidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A identidade de núcleo distintivo entre marcas mistas registradas na mesma classe e voltadas ao mesmo segmento mercadológico impede a convivência dos sinais quando há risco concreto de confusão ou associação indevida pelo consumidor.
2. A inserção de termos adicionais que não alterem substancialmente a impressão global da marca não é suficiente para afastar o risco de colidência.
3. A existência de registros semelhantes em outras classes não descaracteriza a distintividade de marca previamente registrada em classe específica, nem autoriza automaticamente novos registros que gerem confusão.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 122, 123, 124 e 129; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.745.412/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.03.2020, DJe 13.03.2020;
STJ, REsp 1.258.662/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.02.2016, DJe 05.02.2016;
STJ, REsp 1848648/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.05.2020, DJe 08.06.2020;
STJ, REsp 1.924.788/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.06.2021, DJe 11.06.2021;
STJ, REsp 1.773.244, Voto-vista Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.04.2019;
TRF2, Segunda Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, E-DJF2R 15.07.2019.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma que "a controvérsia devolvida a esta Colenda Corte restringe-se à correta aplicação dos arts. 122, 123, 124 e 129 da LPI, especialmente quanto: i) ao critério legal do cotejo global entre marcas mistas; ii) à definição dos limites da distintividade e da proteção conferida a sinais compostos por elementos de baixa originalidade; iii) à possibilidade de coexistência marcária na ausência de risco concreto de confusão ou associação indevida".
Ao final, "a Recorrente REQUER o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para reconhecer a violação dos arts. 122, 123, 124 e 129 da Lei nº 9.279/96, reformando-se integralmente o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, restabelecendo a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a ação anulatória e reconheceu a possibilidade de registro da marca PETITE JOLIE (906936608), com a consequente condenação da Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC".
Contrarrazões nos Eventos 94 e 95.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos arts. 122, 123, 124 e 129 da LPI.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Feitas essas considerações, passa-se a analisar o caso concreto.
A controvérsia consiste na avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista da apelante JOLIE JOLIE em oposição a marca mista da apelada "PETITE JOLIE”.
Vejamos abaixo os supostos registros colidentes: (...)
Ressalte-se, neste ponto, que a marca da parte autora visa identificar produtos como anéis, bijuterias, brincos, broches, chaveiros, colares, pulseiras, braceletes, tornozeleiras, relógios de pulso e outros acessórios relacionados ao segmento de joalheria e bijuteria. Já a marca anterior registrada, tida como impeditiva, abrange a identificação de “joias e suas imitações e bijuterias”, revelando-se, portanto, a coincidência de mercado relevante.
Assim, em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo de joias e bijuterias, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si, afastando assim o princípio da especialidade.
Já quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, ainda que a parte autora sustente a adoção de elementos gráficos distintos, como fontes, cores e ilustrações, observa-se que o termo “jolie” constitui o núcleo distintivo comum e dominante em ambos os sinais. Observemos: (...)
Ademais, constata-se a fonética idêntica com relação ao elemento nominativo "JOLIE", sendo certo que o acréscimo do termo "PETITE" não se afigura suficiente para diferenciar as marcas e possibilitar o seu registro.
Assim, a convivência entre as marcas PETITE JOLIE e JOLIE JOLIE é suscetível de induzir o consumidor médio a erro ou confusão quanto à origem dos produtos, ensejando a equivocada percepção de que se trata de marcas pertencentes a um mesmo titular ou grupo econômico (família marcária).
No caso, há risco de o consumidor assumir que os produtos identificados pela marca PETIE JOLIE sejam do mesmo produtor de JOLIE JOLIE para linha infantil.
De outro lado, a alegação da apelada no sentido de que existem diversas marcas registradas com o termo “JOLIE” e/ou suas variações, não se sustenta no presente caso, na medida em que tais registros concentram-se predominantemente na classe 25, relativa a vestuário, onde de fato o referido termo encontra-se desgastado. Observem-se alguns exemplos: (...)
Contudo, na classe 14, atinente a joias e artigos correlatos, observa-se que os únicos registros com tal elemento pertencem à marca JOLIE JOLIE, ora tida como impeditiva, e JOLIE JOLIE BY MONTE CARLO, ambas de titularidade comum, circunstância que afasta o alegado desgaste do termo “JOLIE” nesta classe específica.
De tal sorte, ainda que a recorrida possua registros com a marca PETITE JOLIE em outras classes, especialmente no segmento de vestuário, não se mostra juridicamente admissível a extensão automática desses direitos para a classe 14, sobretudo diante da existência de registro anterior potencialmente colidente. Tal extensão, se admitida, implicaria risco de confusão e prejuízo à função distintiva da marca, contrariando o interesse do consumidor e os princípios que regem a proteção marcária.
Registre-se, ainda, que a eventual atuação das partes em regiões distintas do território nacional não elide a possibilidade de colidência entre os sinais, uma vez que o registro marcário tem abrangência nacional, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279/96. Não bastasse isso, joias e bijuterias são hoje produtos passíveis de compra e venda por comércio eletrônico, o que possibilita efetivamente operações empresariais em âmbito nacional.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.