Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5083557-82.2024.4.02.5101/RJ
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, buscando as seguintes declarações:
a) que o INPI demorou mais de 8 anos para dar ínicio ao exame do então pedido de patente PI0508830-5 para "derivados de benzeno substituídos por glucopiranosila, medicamentos contendo esses compostos, seu uso e processo para sua fabricação", de sua titularidade, a contar da data do protocolo do requerimento de exame;
b) que a alegada inércia do INPI viola o art. 49 da Lei n. 9.784/1999 c/c o art. 224 da Lei de Propriedade Industrial, os princípios da razoável duração do processo, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, e o art. 62.2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio da Organização Mundial do Comércio (Decreto n. 1.355/1994), consumindo 42% da vigência da patente e impedindo a titular de explorar exclusivamente sua invenção por prazo razoável;
c) que faz jus a compensação pelo prejuízo sofrido em razão da inércia do INPI, consistente em ajuste pontual no prazo de vigência da patente PI0508830-5, de 11.03.2025 para 30.04.2030, à luz do art. 37, § 6º, da CRFB/1988, do art. 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, e dos art. 43 e 186 do Código Civil.
Petição inicial instruída com procuração e documentos (1.1).
Despacho inicial (3.1) dispensou a realização da audiência prévia e o pagamento de caução e determinou a citação do INPI.
Petição da ABIFINA (7.1) requerendo o seu ingresso no feito como amicus curiae, o que foi admitido (9.1).
Defesa do INPI (15.1), na qual: a) requer a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista a consumação da prescrição, ou, subsidiariamente, da decadência; b) em contestação ao mérito propriamente dito, pugna pela improcedência de todos os pedidos; c) requer o deferimento de medida de contracautela "consistente na determinação de apresentação mensal pela Autora de planilha indicando seu faturamento com a venda do medicamento e os custos com a sua produção, a fim de possibilitar a liquidação de eventuais danos causados à coletividade com o ajuizamento da demanda"; d) requer "a intimação de entidades representativas de indústrias fabricantes de medicamentos genéricos para informarem se há medicamento genérico em vias de ser produzido com a tecnologia objeto da patente"; e) requer a intimação do MPF para oficiar no feito, tendo em vista a repercussão da demanda "no acesso a medicamentos, o que afeta a saúde da coletividade"; f) apresenta reconvenção, com pedido de condenação da parte autora-reconvinda ao pagamento de "indenização por danos morais coletivos decorrentes do abalo que a demanda causa na livre concorrência e na saúde da população", em valores a serem calculados em liquidação e depositados no fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
Réplica da parte autora e resposta à reconvenção (24.1), na qual são alegadas as seguintes preliminares: a) incompatibilidade de ritos procedimentais; b) ausência de conexão entre a ação principal e a reconvencional; c) ausência de legitimidade do INPI para demandar interesse alheio em nome próprio; d) ausência de legitimidade do INPI para buscar reparação por danos coletivos; e) impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo INPI; f) inépcia da reconvenção por ausência de nexo de causalidade entre pedido e causa de pedir. No mérito, a parte autora reafirma os seus argumentos iniciais e pugna pela total improcedência do pedido reconvencional. Subsidiariamente, sugere metodologia de cálculo em caso de eventual condenação e, por fim, refuta a adoção de medida de contracautela, por inexistência de formulação de pedido de tutela de urgência.
Réplicas do INPI (25.1 e 31.1).
II - PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DA AÇÃO
As prejudiciais de mérito suscitadas pelo INPI em sede de contestação claramente se confundem com o mérito e com ele serão enfrentadas.
III - MEDIDA DE CONTRACAUTELA
O INPI requer o deferimento de medida de contracautela "consistente na determinação de apresentação mensal pela Autora de planilha indicando seu faturamento com a venda do medicamento e os custos com a sua produção, a fim de possibilitar a liquidação de eventuais danos causados à coletividade com o ajuizamento da demanda".
Indefiro tal pedido, uma vez que a parte autora não formulou qualquer pedido de tutela de urgência na inicial a ensejar a observância da necessidade de se impor contracautela, além do que a só complexidade de uma eventual liquidação futura não justifica a medida requerida.
IV - INTIMAÇÃO DE FABRICANTES DE GENÉRICOS
Defiro, em substituição ao pedido do INPI, a intimação da ABIFINA, que já atua como amicus curiae no presente feito, para informar, no prazo de 5 dias, se há medicamento genérico em produção ou em vias de ser produzido com a tecnologia objeto da patente PI 0508830-5.
V - MPF
Em se tratando de processo em que se discute prazo de patente de medicamento, defiro o pedido de intimação do MPF para manifestação e acompanhamento da lide.
VI - RECONVENÇÃO - VALOR DA CAUSA
Deverá o INPI, no prazo de 5 dias, emendar a reconvenção para atribuir-lhe valor da causa.
VII - RECONVENÇÃO - PRELIMINARES
Incompatibilidade de ritos procedimentais
Nos moldes do art. 343 do CPC, "na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa".
Com a propositura de reconvenção, opera-se a cumulação superveniente de ações, o que, por sua vez, enseja que ambas as demandas tenham o mesmo rito procedimental para fins de julgamento.
No caso concreto, busca-se na ação principal a condenação do INPI à compensação consistente em ajuste pontual no prazo de vigência da patente PI0508830-5, de 11.03.2025 para 30.04.2030, de titularidade da parte autora. Em reconvenção, o INPI pretende a indenização por danos morais coletivos por abalo à livre concorrência e na saúde da população, em montante calculado em liquidação e depositado no fundo a que se refere o artigo 13 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
Rejeito a preliminar suscitada, eis que inexiste a incompatibilidade de ritos suscitada. O CPC é aplicável às ações civis públicas, correndo os feitos sob o procedimento comum. O mero fato de o MPF dever ser ouvido não altera a plena possibilidade de os feitos tramitarem conjuntamente, até mesmo porque ele deverá ser ouvido na forma do art. 178, I do CPC, quanto à ação principal.
Ausência de conexão
A reconvenção é uma ação proposta pelo réu em face do autor da demanda, cuja admissibilidade pressupõe, entre outros requisitos, a existência de conexão com a ação principal. Essa conexão justifica-se pelo objetivo da reconvenção, que é promover a economia e a eficiência processual — finalidade que se perde quando a pretensão reconvencional diverge de forma excessiva da matéria tratada na ação originária.
No caso concreto, não se verifica distinção relevante entre as demandas que impeça o processamento e julgamento conjunto das ações. O pedido indenizatório formulado pelo INPI fundamenta-se na alegada inviabilidade de êxito da ação principal, diante da decisão proferida pelo STF na ADI 5529. Segundo o INPI, ao desconsiderar tal decisão e buscar a extensão do privilégio patentário até manifestação final do Poder Judiciário, a autora teria praticado abuso do direito de ação, o que, por sua vez, ensejaria o direito à indenização por danos morais coletivos.
Assim, reconheço a existência de conexão entre as ações, com base nos fundamentos da defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.
Ausência de legitimidade do INPI
Rejeito as preliminares suscitadas quanto à alegada ilegitimidade ativa do INPI, uma vez que a controvérsia versa sobre a extensão — não automática e pontual — do privilégio temporário conferido por patentes. Trata-se, portanto, de matéria atinente à propriedade industrial, na qual se discute a possibilidade de ampliação da exclusividade conferida ao titular da patente, com reflexos relevantes na concorrência e no direito à saúde da população. Nessa perspectiva, revela-se legítima — e, mais que isso, necessária — a atuação do INPI quando há controvérsia sobre os limites desse privilégio.
Acrescento, ainda, que o artigo 5º, inciso IV, da Lei da Ação Civil Pública confere às autarquias a co-legitimação para a propositura de ações dessa natureza, o que reforça a regularidade da atuação do INPI no presente feito.
Impossibilidade jurídica do pedido
A impossibilidade jurídica do pedido deve ser aferida in abstrato, ou seja, considera-se a incompatibilidade, em tese, entre o provimento jurisdicional pretendido e o ordenamento jurídico. Trata-se de vício que recai sobre o objeto imediato da demanda — aquilo que se busca obter com a tutela jurisdicional — e não sobre o mérito da pretensão, que será analisado sob a ótica do direito material no momento oportuno.
Não vislumbro qualquer vedação legal à pretensão deduzida pelo INPI na reconvenção. Ao contrário, a matéria se insere no campo da plausibilidade jurídica, devendo ser apreciada no mérito. Por essas razões, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
Inépcia da reconvenção
Rejeito a preliminar de inépcia da reconvenção, eis que não se evidencia, no caso, qualquer das hipóteses enumeradas nos incisos do parágrafo único do artigo 295 do CPC. De qualquer sorte, as razões apresentadas pela autarquia-reconvinte são suficientes para evidenciar sua pretensão, não restando prejudicada a defesa da autora-reconvinda, sequer a apreciação do pedido.
VIII - PONTOS CONTROVERTIDOS
À luz da causa de pedir na petição inicial e do que foi contestado, verifica-se que há controvérsia quanto ao direito que afirma possuir a autora no ajuste, pontual e não automático, no prazo de vigência da patente PI0508830-5 para "derivados de benzeno substituídos por glucopiranosila, medicamentos contendo esses compostos, seu uso e processo para sua fabricação", de sua titularidade, de 11.03.2025 para 30.04.2030.
Por outro lado, em sede reconvenção há controvérsia sobre a ocorrência de prejuízos à concorrência e à saúde da população em razão da propositura da presente demanda, de forma a justificar o pedido pedido de condenação da parte autora-reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
IX - PRODUÇÃO DE PROVAS
Intimadas as partes a respeito da produção de provas, a autora e o INPI nada requereram (eventos 24 e 25).
VIII - outras determinações
Indicado o valor da causa reconvencional pelo INPI (item VI), e apresentadas as informações pela ABIFINA (item IV), intimem-se as partes e o MPF para manifestação, no prazo comum de 5 dias.
Nada mais sendo requerido, venham conclusos para sentença.