Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5042054-23.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANA PAULA AFFONSO BRITO (OAB RJ108161)
ADVOGADO(A): LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)
ADVOGADO(A): MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA (OAB RJ231272)
ADVOGADO(A): ISABELLA AGUIAR REIS (OAB RJ249846)
APELANTE: XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANA PAULA AFFONSO BRITO (OAB RJ108161)
ADVOGADO(A): LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (OAB RJ046214)
ADVOGADO(A): MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BORRELLI JUNQUEIRA (OAB RJ231272)
ADVOGADO(A): ISABELLA AGUIAR REIS (OAB RJ249846)
APELADO: CCXP EVENTOS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA (OAB SP103745)
ADVOGADO(A): SARAH PADILHA GONCALVES (OAB SP406230)
ADVOGADO(A): VIVIANE MOREIRA (OAB SP354722)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e por XPE INFOMONEY EDUCAÇÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 40 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 68).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTROS. MARCAS "XP" E "GAME XP". DISTINÇÃO DOS SERVIÇOS DESIGNADOS PELOS SIGNOS MARCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX E XXIII. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos registros nº 912.567.260 e nº 912.567.350, ambos para a marca "GAME XP", de titularidade da CCXP Eventos Ltda., condenando as empresas apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os registros da marca "GAME XP" violam o art. 124, XIX e XXIII, da Lei da Propriedade Industrial (LPI); (ii) determinar se há risco de confusão ou associação indevida entre as marcas "XP" e "GAME XP".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que, embora as marcas das litigantes estejam inseridas na mesma classe de serviços (NCL(11) 41), os serviços designados pelas marcas são distintos, sendo os registros da parte ré voltados para o universo dos jogos eletrônicos, ao passo que os da autora referem-se à educação financeira.
4. A expressão "GAME XP" da empresa ré forma um conjunto indivisível que remete à "experiência em jogos", possuindo significado próprio e distinto da marca "XP" da autora, conforme a Teoria do Todo Indivisível.
5. Inexiste risco de confusão ou associação indevida, uma vez que os sinais marcários apresentam elementos suficientes de distinção, tanto ideologicamente quanto visualmente, além de diferenciarem-se pelo público-alvo específico de cada uma das marcas.
6. Afasta-se a alegada violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que a similaridade gráfica e fonética entre as marcas é insuficiente para causar confusão no público consumidor.
7. O art. 124, XXIII, da LPI é inaplicável ao caso, pois a autora é titular de registro no Brasil, afastando a hipótese de reprodução de marca que o requerente não poderia desconhecer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reprodução parcial de marca registrada não constitui violação se o conjunto formado pelo registro contestado é dotado de significado próprio, suficientemente distinto.
2. A similaridade fonética entre os sinais "XP" e "GAME XP" não gera risco de confusão ou associação indevida, tendo em vista a especificidade dos serviços e do público-alvo.
3. O art. 124, XXIII, da LPI não se aplica quando o titular da marca contestada já possui registro anterior no Brasil.
Dispositivos relevantes citados: LPI, arts. 124, XIX e XXIII.
Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 68).
Neste sede, as recorrentes afirmam que "[o] presente recurso insurge-se contra o v. acórdão proferido pela c. 2ª Turma Especializada do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, com o devido respeito, violou a legislação federal aplicável à espécie, especificamente no que se refere: i) ao art. 489, § 1º, inciso IV do CPC; ii) ao art. 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II do CPC; e iii) aos artigos 124, inciso XIX, 129 e 130, inciso III da LPI".
Os pedidos recursais foram assim proferidos:
Por todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial, nos termos do art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, para que:
(i) seja reconhecida a ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do CPC, anulando-se o v. acórdão recorrido para que outro acórdão seja proferido, com a expressa análise dos principais temas invocados.
(ii) alternativamente, que seja dada por prequestionada toda a matéria, na forma do art. 1.025 do CPC, e que esse e. STJ, desde logo, dê provimento ao presente Recurso Especial e reforme o v. acórdão recorrido, sobretudo para reconhecer a ofensa aos arts. 124, inciso XIX, 129 e 130, inciso III, todos da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) e, assim:
a. seja declarada a nulidade dos atos administrativos que concederam os registros nº 912567260 e 912567350, para as marcas GAME XP e [IMAGEM], na classe 41, em nome da 2ª Recorrida; determinando que o 1º Recorrido declare a nulidade e extinção destes;
b. alternativamente, seja declarada a nulidade parcial dos atos administrativos que concederam os registros nº 912567260 e 912567350, para as marcas GAME XP e [IMAGEM], na classe 41, em nome da 2ª Recorrida, em todos os seus limites com exceção da realização de eventos voltados para o público consumidor de jogos eletrônicos.
Contrarrazões nos Eventos 92 e 93.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
No mérito, entendo que não há reparos a fazer na sentença.
Por conseguinte, considerando entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, adoto, exceto no que tange à verba sucumbencial, os fundamentos da sentença apelada, dos quais extraio os seguintes excertos, in verbis:
(...)
No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se a dirimir se os registros da marca "GAME XP" violam o art. 124, XIX e XXIII da Lei da Propriedade Industrial (LPI).
Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, é irregistrável como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.
Da leitura do dispositivo, são pressupostos para a aplicação da norma a: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
No que tange aos dois primeiros requisitos do art. 124, XIX, da LPI, mencionados acima, além de o princípio da anterioridade militar em favor da parte autora, tendo em vista o depósito prévio das marcas registradas sob os n. 829.818.049, 829.818.006, 829.818.030 e 900.400.757, há uma aparente afinidade mercadológica entre as marcas litigantes voltadas a "eventos".
Verifico, porém, que, embora as marcas das litigantes estejam inseridas na mesma classe de serviços (NCL(11) 41), os serviços designados pelas marcas são distintos, sendo os registros da apelada, CCXP, voltados para o universo dos jogos eletrônicos, universo gamer, ao passo que os da autora referem-se à educação financeira.
Como bem esclarecido pelo INPI (evento 43, CONT1), para incidência das vedações invocadas como causa de pedir é indispensável a existência de colidência entre os sinais que visem distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
Conforme o Manual de Marcas do INPI, é necessário observar diversas características para aferir a afinidade mercadológica entre os serviços assinalados pelas marcas, características essas que resultam em maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida. Nesse sentido, leia-se o que dispõe o item 5.11.2 do manual marcário:
(...)
No caso em tela, com base nos critérios explicitados acima, é possível concluir que as marcas das litigantes e os serviços designados por cada uma delas não geram confusão ou risco de falsa associação entre as marcas.
Além disso, a expressão "GAME XP" da apelada, CCXP, forma um conjunto indivisível que remete à "experiência em jogos", possuindo significado próprio e distinto da marca "XP" da autora, conforme a Teoria do Todo Indivisível.
Tampouco há risco de confusão ou associação indevida, uma vez que os sinais marcários em litígio apresentam elementos suficientes de distinção, tanto ideologicamente quanto visualmente, além de diferenciarem-se pelo público-alvo específico de cada uma das marcas, o que afasta o risco de diluição da marca XP.
O uso das marcas GAME XP pela Apelada CCXP, objeto de registros marcários ora anulandos, não é capaz de causar no consumidor uma falsa impressão de que o evento GAME XP é organizado e/ou patrocinado pelo Grupo XP.
Inexiste, portanto, violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que a similaridade gráfica e fonética entre as marcas é insuficiente para causar confusão ou associação na mente do consumidor.
Noutro ponto, o art. 124, XXIII, da LPI é inaplicável ao caso, pois a autora é titular de registro no Brasil, afastando a hipótese de reprodução de marca que o requerente não poderia desconhecer.
Destaco que a apelada CCXP, em contrarrazões, consignou que, a fim de resolver o litígio extrajudicialmente com a Apelante, em 26/06/2019, protocolou desistência parcial do pedido em relação aos serviços relacionados a competições, conferências, seminários, etc., com o fim de afastar eventual colidência com os serviços das marcas XP e XP EDUCAÇÃO, da Autora (Evento 61), como consta no registro no INPI, o que afasta a alegação da Apelante de possível uso do registro pela CCXP em maior amplitude.
(...)
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, no que tange à alegação de violação dos artigos 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelo acórdão que julgou os declaratórios opostos pelo ora recorrente) não possui, a princípio, os vícios de integração apontados pela parte recorrente, como se viu acima.
De todo modo, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, como aconteceu nesta hipótese.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.