Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação/Remessa Necessária Nº 5074111-26.2022.4.02.5101/RJ
RELATORA: Desembargadora Federal CLAUDIA FRANCO CORREA
APELANTE: NAZARENO CARVALHO DE LIMA (RÉU)
ADVOGADO(A): CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB SP429003)
ADVOGADO(A): GUILHERME CHAMPS CASTRO BORGES (OAB SP311712)
APELADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): ANA BEATRIZ CALDEIRA LAGE (OAB RJ215627)
ADVOGADO(A): PAULO PARENTE MARQUES MENDES (OAB RJ059313)
ADVOGADO(A): FELIPE BARROS OQUENDO (OAB RJ163788)
ADVOGADO(A): ERIÇA TOMIMARU (OAB SP226553)
ADVOGADO(A): PEDRO DE ABREU MONTEIRO CAMPOS (OAB RJ227872)
ADVOGADO(A): JENER KATH JARDIM (OAB RJ136556)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE CALAIS FILHO (OAB SP528089)
ADVOGADO(A): LUIZA GONÇALVES PORTELLI (OAB RJ264348)
EMENTA
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. COLISÃO ENTRE MARCAS NO MESMO SEGMENTO ECONÔMICO. USO INDEVIDO DE ELEMENTO DISTINTIVO DE FAMÍLIA MARCÁRIA. RISCO DE CONFUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de nulidade de registro de marca cumulada com obrigação de não fazer e de fazer, proposta por BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. em face de NAZARENO CARVALHO DE LIMA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, visando à declaração de nulidade do registro da marca mista “ALPHAWAYS INVESTMENTS” (n.º 914662228), registrada na classe NCL(11) 36, que abrange serviços financeiros. A parte autora alegou colidência com sua família marcária “ALFA/ALPHA”, amplamente conhecida no setor financeiro, e requereu a cessação do uso da marca, inclusive em redes sociais e domínios digitais. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a nulidade do registro e a suspensão do uso do sinal conflitante. O INPI reconheceu a decisão judicial e não recorreu. A parte ré interpôs apelação, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi parcialmente concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há semelhança visual, fonética ou ideológica entre a marca “ALPHAWAYS INVESTMENTS” e a família marcária “ALFA/ALPHA” suficiente para gerar confusão no consumidor; (ii) determinar se o termo “ALPHA” é genérico e incapaz de gerar exclusividade marcária; e (iii) avaliar a legalidade da decisão judicial que cancelou o registro da marca do apelante com base em violação à anterioridade e colidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A colidência marcária se caracteriza pela similitude entre sinais que operam no mesmo setor, quando aptos a induzir o consumidor a erro. No caso concreto, ficou comprovada a semelhança visual, fonética e ideológica entre as marcas em conflito, especialmente pela reprodução do termo “ALPHA”, elemento central da família marcária do autor.
O termo “ALPHA”, embora utilizado por diversos agentes, adquiriu distintividade secundária no setor financeiro em virtude do uso continuado e consolidado pelo Banco Alfa e empresas do mesmo grupo econômico, o que justifica sua proteção ampliada.
A simples adição dos termos “WAYS” e “INVESTMENTS” não afasta a associação indevida, pois o elemento de maior força distintiva permanece sendo “ALPHA”, suscetível de confundir o consumidor e prejudicar a imagem da marca originária.
A jurisprudência do STJ e do TRF2 reconhece a proteção das famílias marcárias contra diluição e aproveitamento parasitário, mesmo em casos de sinais compostos, quando o radical principal for reproduzido.
O cancelamento do registro encontra respaldo no art. 124, XIX, da Lei n.º 9.279/96, que veda o registro de marca que imite ou reproduza sinal alheio capaz de causar confusão.
O INPI, embora tenha defendido a possibilidade de coexistência das marcas, reconheceu a legitimidade da decisão judicial no caso concreto, não identificando violação a critérios técnicos da autarquia.
O alegado prejuízo econômico pela parte apelante não prevalece sobre o dever de coibir uso indevido de marca colidente, ainda que de boa-fé, não gerando direito adquirido à manutenção do sinal infrator.
O efeito suspensivo anteriormente concedido à apelação, que permitia o uso do termo “ALPHAWAYS”, foi revogado, em razão da reafirmação da colidência marcária.
Os embargos de declaração opostos pelo apelado foram rejeitados, por ausência de omissão ou contradição relevante na decisão impugnada.
Os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reprodução do elemento principal de família marcária consolidada no mesmo segmento econômico configura colidência e enseja a nulidade do registro, mesmo quando acrescido de termos acessórios.
Termo de uso comum pode ser protegido quando adquire distintividade secundária por uso reiterado e notoriedade no setor de atuação.
O uso de marca colidente, ainda que de boa-fé, não gera direito à sua manutenção frente à anterioridade marcária e ao risco de confusão.
A proteção ao titular da marca abrange não apenas a identidade literal, mas também a similitude gráfica, fonética ou conceitual que induza o consumidor a erro.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX; 129; 175. CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.236.974/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05/11/2019.
STJ, REsp 1.306.624/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2017.
STJ, AgInt no REsp 1.876.954/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/09/2021.
TRF2, AC 0003262-14.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Aluísio G. de Castro Mendes, 1ª Turma Esp., j. 14/06/2022.
TRF2, AC 0012395-15.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Abel Gomes, 2ª Turma Esp., j. 03/08/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025.