Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5111567-39.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: ATENAS ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO(A): ANA PAULA FERREIRA BEDRAN (OAB MG087843)
ADVOGADO(A): JULIANE CARDOSO NUNES SOUZA (OAB MG128293)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ação, pelo procedimento comum, ajuizada por ATENAS ENGENHARIA LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de ATENA INCORPORAÇÕES LTDA, com pedidos de declaração de nulidade do ato administrativo que extinguiu, pelo instituto da caducidade, o registro de marca número 800.065.565, na classe 36, e de determinação ao INPI para que mantenha o sobrestamento do pedido de registro número 901.058.270 até a resolução definitiva desta lide.
A parte autora argumenta que detém o registro da marca mista Atenas desde 1982 e que sempre a utilizou de forma ininterrupta e pública em sua atividade de incorporação e construção civil. Sustenta que o procedimento de caducidade formulado pela corré foi acolhido indevidamente pelo INPI, pois foram apresentadas provas de uso efetivo no período investigativo.
Decisão do evento 11 determinou citação dos réus.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial apresentou contestação no evento 21, sem preliminares. Sustenta a improcedência da demanda, sob o argumento de que a sociedade autora não comprovou o uso efetivo da marca conforme originalmente concedida no período de investigação, pois as notas fiscais e certidões apresentadas indicam apenas a atividade empresarial sem ostentar a marca mista.
Decisão do evento 83 decretou a revelia da ré, sem aplicação de efeitos materiais, e determinou que o autor se manifestasse em réplica, e que as partes se manifestassem em provas.
O INPI no evento 89 informou não possuir outras provas a produzir.
A parte autora apresentou réplica no evento 91, refutando os argumentos da autarquia e reiterando a validade dos folders e brindes como prova de uso. Por fim, requereu a produção de prova testemunhal para oitiva de funcionários que laboraram para a Autora no período de investigação – de 2012 a 2017
É o relatório.
Decido.
A parte autora requer a produção da prova testemunhal, sob o argumento de que essa se destinaria a comprovar utilização de forma ininterrupta da marca extinta no período em investigação.
Na espécie, pretende a demandante a declaração da nulidade do ato administrativo que reconheceu a caducidade da marca mista "ATENAS" ( registro n. 800.065.565)
A averiguação da efetiva utilização da marca depende de prova essencialmente documental, tais como nota fiscais, "folders", prospectos etc., não havendo, portanto, a necessidade da produção de prova testemunhal requerida.
Nesse sentido:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COMPROVAÇÃO DE USO. VALIDADE DE NOTAS FISCAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BARILLA G.E.R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI contra decisão do Juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que indeferiu pedido de realização de prova pericial para comprovação da suposta falsidade de notas fiscais apresentadas pela empresa CPN ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL como prova de uso da marca "PAVESI", afastando a alegação de caducidade do registro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as notas fiscais apresentadas pela agravada são aptas a comprovar o uso da marca "PAVESI" e afastar a caducidade do registro; (ii) estabelecer se a negativa de produção de prova pericial para averiguar a autenticidade das notas fiscais é legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As notas fiscais apresentadas pela agravada se referem a vendas realizadas no período investigado, atendendo ao requisito do art. 143, I, da Lei nº 9.279/96 (LPI), que exige o uso da marca dentro dos cinco anos anteriores ao pedido de caducidade.
4. A autenticidade das notas fiscais foi certificada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, órgão competente para a fiscalização tributária, conferindo presunção de validade aos documentos.
5. A jurisprudência reconhece as notas fiscais como meio hábil para comprovar o uso da marca quando os produtos discriminados podem ser identificados com a marca registrada.
6. A realização de prova pericial para análise da autenticidade das notas fiscais somente se justifica quando houver indícios concretos de falsificação, o que não foi demonstrado pela agravante.
7. A diferença de layout entre os documentos apresentados não configura, por si só, presunção de falsidade, sendo insuficiente para afastar a presunção de validade conferida pelo órgão fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso a que se nega provimento.
TESE DE JULGAMENTO:
1. Notas fiscais são meio idôneo para comprovar o uso da marca e afastar a caducidade quando demonstram a comercialização de produtos assinalados pela marca no período exigido pelo art. 143, I, da Lei nº 9.279/96.
2. A autenticidade de documentos fiscais certificados por órgão fazendário competente goza de presunção de validade, sendo desnecessária a prova pericial na ausência de indícios concretos de falsificação.
3. Diferenças de layout em documentos fiscais não configuram, por si só, presunção de falsidade apta a justificar a realização de perícia técnica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), art. 143, I; CPC, arts. 370 e 373.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC nº 0103046-79.2013.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Federal Simone Schreiber, j. 06/07/2018.
DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(TRF2, Agravo de Instrumento, 5005183-29.2024.4.02.0000, Rel. ANDREA CUNHA ESMERALDO, 1ª TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acordao - ANDREA CUNHA ESMERALDO, julgado em 28/03/2025, DJe 17/04/2025 15:06:58).
Sendo assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal formulado, uma vez que desnecessária à resolução da presente lide, na forma do artigo 370, parágrafo único, do CPC.
Na ausência de questões prévias, passo a fixar o ponto controvertido da lide, que corresponde à verificação do uso efetivo da marca mista “ATENAS”, objeto do registro nº 800.065.565, no período de investigação.
Para tanto, não há necessidade de produção de qualquer outra prova além das já acostadas ao feito.
Dê-se ciência da presente decisão às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 357, §1º do CPC.
Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento.
P. I.