Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5056516-14.2022.4.02.5101/RJ
AUTOR: MATTEL INC.
ADVOGADO(A): GABRIEL OLIVEIRA GUILHERME (OAB RJ228123)
RÉU: ZEIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI
ADVOGADO(A): ROSANA CARVALHO DE ANDRADE (OAB SP079288)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de ação proposta por MATTEL INC. contra ZEIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI e INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a decretação de nulidade do registro nº 907498124 para a marca mista JOYCE, bem como sua abstenção de uso.
A autora fundamenta seu pedido no art. 124, XVII e XIX, da LPI, alegando que a marca anulanda viola o direito de autor que possui com relação às bonecas Barbie, além das anterioridades marcárias referentes aos registros n. 824743946 e 840364342. Também alega que a sociedade ré age em concorrência desleal, violando o art. 195 da LPI.
A parte ré contesta a ação no evento 32, CONT1, sustentando que a sua boneca também é criação autoral, sendo a marca distinta daquelas da autora.
No evento 65, DESPADEC1, foi determinada a produção de prova pericial, sem que fossem fixados os pontos controvertidos da demanda.
As partes apresentaram quesitos nos evento 72, QUESITOS1, evento 73, QUESITOS1 e evento 75, DOC2.
Nos evento 84, DOC1 e evento 103, PET1, a parte autora impugna os quesitos 9, 11, 12, 13 e 14 da ré ZEIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI e requer a fixação dos pontos controvertidos.
É o breve relatório, decido.
Dos pontos controvertidos
Com relação aos pontos controvertidos, possui razão a parte autora, pois eles deveriam ter sido fixados, em observância ao art. 357 do CPC.
A parte autora fundamenta sua pretensão nos arts. 124, XVII e XIX e art. 195, todos da LPI, tendo suas alegações sido contestadas pela ré. Ocorre que a constatação de eventual prática de ato de concorrência desleal pela ré em relação à autora não é de competência da Justiça Federal, apenas fatos que tenham o condão de anular o registro concedido pelo INPI. Nesse sentido, fixo como pontos controvertidos:
(i) se o registro nº 907498124 para a marca mista JOYCE imita as marcas referentes aos registros n. 824743946 e 840364342, de titularidade da autora, de forma a possibilitar confusão ou associação indevida;
(ii) se o registro nº 907498124 para a marca mista JOYCE viola o direito de autor da MATTEL INC. sobre a boneca BARBIE, de forma a possibilitar confusão ou associação indevida.
Da impugnação aos quesitos da ré
Quanto aos quesitos impugnados da ré, passo a analisá-los individualmente.
O quesito 9 ("Podem os Srs. Peritos esclarecer confirmar se a MATTEL, INC. é titular dos direitos autorais referentes apenas à personagem “BARBIE”") é impugnado por a autora entender que ele é impertinente, por tratar de fato notório. A ré pretender discutir aqui fato incontroverso, pois em momento algum questionou a titularidade da MATTEL com relação aos direitos de autor sobre a boneca BARBIE. Assim, indefiro o quesito.
O quesito 11 ("Podem os Srs. Peritos esclarecer confirmar se o Artigo 18 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), que dispõe sobre a proteção dos direitos autorais das Personagens da Autora e da 2ª Ré/Zein, o registro não é obrigatório, mas, quando concedido, garante os direitos autorais morais e patrimoniais de seus Criadores/Autores?") é impugnado sob argumento de que envolveria interpretação de questões jurídicas. De fato, o quesito, conforme formulado, envolve apenas matéria jurídica, sem esclarecer fatos. Assim, indefiro o quesito.
O quesito 12 ("Podem os Srs. Peritos descrever todo o material apreendido, indicando quantidade, valor unitário de mercado e principais características.") é impugnado pela autora, pois entende que, exceto quanto à informação de valor de mercado, os fatos ali colocados independem de prova, já que foram tratados em laudo homologado pelo juízo estadual. Já a questão do valor de mercado é impugnada, já que não haveria pretensão indenizatória nesta demanda. Para além dos argumentos da autora, eventual violação do art. 195 é de competência do Juízo estadual, não cabendo discussão nestes autos. Assim, indefiro o quesito.
Os quesitos 13 ("Podem os Srs. Peritos informar se os produtos e materiais apreendidos reproduzem e/ou imitam, ainda que parcialmente, as marcas registradas e direitos autorais da Requerente, discriminando exatamente quais os pontos de eventual e suposta violação?") e quesito 14 ("Podem os Srs. Peritos informar se os produtos apreendidos seriam capazes de induzir o consumidor a acreditar que os mesmos são produtos genuínos da Autora, ainda que com nomes/títulos totalmente distintos??") devem ser indeferidos pelos mesmos fundamentos aplicados ao quesito 12.
Assim, ficam indeferidos os quesitos 9, 11, 12, 13 e 14 da ré ZEIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI.
Preclusa esta decisão, intime-se o perito para início dos trabalhos periciais.