Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5081373-56.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: ULTRAMEDICAL - DIAGNOSTICOS MEDICOS AVANCADOS LTDA.
ADVOGADO(A): CALISTO VENDRAME SOBRINHO (OAB PR019011)
AUTOR: ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA
ADVOGADO(A): CALISTO VENDRAME SOBRINHO (OAB PR019011)
RÉU: ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM LTDA
ADVOGADO(A): RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONCA (OAB RJ143377)
DESPACHO/DECISÃO
I - Relatório
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pelas empresas ULTRAMEDICAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM MEDICINA LTDA. e ULTRAMEDICAL - DIAGNÓSTICOS MÉDICOS AVANÇADOS LTDA. em face da empresa ULTRAMEDICAL - CLÍNICA DE IMAGEM LTDA. e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando:
a) a nulidade do registro n. 825.121.388 para a marca ULTRAMEDICAL, de titularidade da empresa ré e abaixo representada:
b) a nulidade do indeferimento do pedido de registro n. 900.267.291, para a marca UM ULTRAMEDICAL, de titularidade da primeira autora, abaixo representada:
Petição inicial (1.1) instruída com procuração e documentos, na qual foi requerida a designação de audiência de conciliação, pagas as custas (2.1)
Despacho inicial (7.1).
Decisão (27.1) indeferiu o pedido liminar.
Contestação da empresa ré (27.1), arguindo, como questões preliminares: prejudicial de prescrição, litispendência e impugnação ao valor atribuído à causa, e no mérito, a improcedência do pedido autoral e condenação da autora em litigancia de má-fé. Requereu a realização de audiência de conciliação.
Contestação do INPI (32.2), com parecer técnico (32.3), requerendo o seu ingresso no polo passivo, alegando como questão prejudicial a prescrição, e, no mérito, a improcedência do pedido autoral.
Réplica (40.1), requerendo a realização de audiência de conciliação, e com pedido de produção de prova oral, com o depoimento pessoal do representante legal da ré, bem como a oitiva de testemunhas.
Petição da empresa ré (44.1), reiterando os termos de sua contestação.
II - QUESTÕES PReliminares
1) Posição processual do INPI
Conforme entendimento das Varas Federais especializadas em propriedade intelectual do Rio de Janeiro (Portaria n. JFRJ-POR-2018/00285), a posição processual do INPI deve ser a de parte ré, sem prejuízo de que eventualmente seja admitido no polo ativo da demanda, caso se faça necessário, com base em precedentes do e. STJ (REsp 1.775.812 / RJ, REsp 1.817.109 / RJ, REsp 1.865.156 / SC, REsp 1.460.516 / ES, REsp 1.264.644 / RS, REsp 1.378.699 / PR, REsp 1258662 / PR).
2) Valor da causa
A parte autora atribuiu como valor da causa R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
Em sede de contestação (27.1), a empresa ré arguiu a inadequação de tal valor, alegando que os litígios entre as empresas, tanto na esfera federal quanto na estadual têm a mesma causa de pedir, o valor da causa neste feito deve ser o mesmo daquele fixado na liquidação de sentença (cumprimento provisório) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul na ação n. 0807683-76.2022.8.12.0001, qual seja, R$ 147.142.873,00 (cento e quarenta e sete milhões, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e três reais e sete centavos).
A parte autora rebateu a impugnação (40.1), alegando que o valor atribuído à causa encontra-se dentro dos parâmetros normalmente fixados em litígios versando sobre marcas, por inexistir "parâmetro de conteúdo econômico”, toda e qualquer ação que versa sobre direito da propriedade industrial tem um valor estimado e obedece valores mínimos legais, não estando atrelado a nenhum valor que dita marca tenha como uma valuation mediante procedimento próprio", não podendo como parâmetros valores fixados na ação que tramita perante a Justiça Estadual em liquidação provisória, ainda sujeita a recursos.
O valor econômico da causa é vinculado ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, que deve remunerar o serviço público na devida proporção, vez que faz uso de sua máquina e de seus profissionais para atingir tal proveito. Veda-se, portanto, a atribuição de valores manifestamente impertinentes e discrepantes, ainda que o conteúdo econômico não seja imediatamente aferível (CPC, art. 291).
Quando se trata de discussão sobre direitos de propriedade industrial, a prévia quantificação dos seus valores, inclusive de eventual indenização, é de difícil mensuração, razão pela qual se admite a fixação do valor da causa por estimativa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda" (AgInt no REsp 1.367.247/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 6/10/2016)."
E o Superior Tribunal de Justiça também já fixou entendimento quanto à questão afeta à atribuição do valor da causa, de forma genérica, pela parte autora, nas ações que envolvem pedidos de indenização por danos morais e materiais. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO GENÉRICO - ATRIBUIÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO - DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE.
1. O pedido de indenização formulado foi genérico, uma vez que a parte autora não tinha como aferir, de imediato, o conteúdo econômico da demanda. Sendo assim, legítima foi a atribuição de valor simbólico à causa, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. A constatação de que houve a formulação de pedido genérico independe do reexame de fatos e provas, dependendo apenas da leitura dos requerimentos finais da petição inicial. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL n. 1.294.449 - MG (2010/0012180-1), Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2014)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE.
1. Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos materiais, é firme no seguinte sentido: "muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur" (REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1321219 RS 2012/0091764-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)
Assim, no caso dos autos, entendo que o valor atribuído à causa pela parte autora é adequado, por não ser possível aferir com precisão, neste momento processual, o proveito econômico a ser alcançado.
Por todo exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa ofertada pela empresa ré.
3) Litispendência
Na presente ação, como visto, as autoras Ultramedical - Diagnósticos Médicos Avançados Ltda e Ultra Medical Centro de Diagnóstico em Medicina Ltda requerem: a) a nulidade do registro n. 825.121.388 para a marca ULTRAMEDICAL, de titularidade da empresa ré e b) a nulidade do indeferimento do pedido de registro n. 900.267.291 para a marca UM ULTRAMEDICAL, de titularidade da autora.
Suscita a empresa ré litispendência em relação à ação de abstenção de uso da marca ULTRAMEDICAL cumulada com pedido de reparação de danos pela utilização indevida da marca desde 05/04/2007 (lucros cessantes) - processo n. 0823689-08.2015.8.12.0001 em trâmite na 12ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, no qual a sentença julgou improcedente o pedido autoral (27.10), decisão que foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Interposto recurso especial pela empresa ULTRAMEDICAL - CLINICA DE IMAGEM (Recurso Especial n. 1.847.987 - MS), o Superior Tribunal de Justiça reconheceu violação da marca da autora da recorrente, ora ré, determinando às empresas Ultramedical - Diagnósticos Médicos Avancados LTDA. e Ultra Medical Centro de Diagnóstico em Medicina Ltda a que se abstenham utilizar a expressão ULTRAMEDICAL, sozinha ou acompanhada de outros termos, como marca relativa a serviços médicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo, no entanto, utilizar, no Estado de Mato Grosso do Sul, tal expressão como nome empresarial, necessariamente acompanhada das demais expressões dele constantes, exclusivamente para os fins a que ele se destina
Em que pese serem idênticas as empresas litigantes, não há repetição de ação em curso, eis que são absolutamente diversos os pedidos e as respectivas causas de pedir (CPC/2015, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º), pelo que rejeito a preliminar suscitada.
4) Prescrição
O art.174 da LPI diz que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão”.
Tendo em vista que a prejudicial suscitada confunde-se com o mérito, alegando a autora em contraponto a imprescritibilidade com fundamento em má-fé (artigo 6 bis, item 3, da CUP - Convenção da União de Paris), deixo para apreciar tal pedido no momento da prolação da sentença de mérito.
III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Quanto ao pedido de litigância de má-fé formulado pela parte ré, tal pleito será analisado por ocasião da sentença de mérito.
IV - Produção de provas
Designo audiência de conciliação para o dia 24 de novembro de 2025, às 14 horas, para depoimento pessoal do representante da parte ré, requerido pela empresa autora, bem como para a oitiva de testemunhas que comparecerão independentemente de intimação.
Considerando que as partes, seus procuradores e as testemunhas estão situados em diferentes Estados da Federação, a realização da audiência se dará de forma virtual, por meio da plataforma ZOOM, devendo os participantes estar cientes de que, para a realização do ato, todos deverão dispor de computador ou celular com microfone e acesso estável à internet, e estar em lugar reservado e adequado.
Todos os participantes devem efetuar o login no link abaixo às 13:45 (15 minutos antes da audiência), para identificação e conferência de áudio e vídeo. Deverão estar adequadamente trajados e manter o decoro quanto ao ato. As testemunhas devem ainda estar isoladas, de modo que uma não ouça o depoimento da outra (CPC, art. 465).
A audiência será gravada e anexada neste feito, para posterior consulta das partes, e deverá ser acessada por meio do link a seguir, que só funcionará no dia e horário designados:
ID da reunião: 862 0636 4084
Código de Segurança: 076282
Link de Acesso:
https://jfrj-jus-br.zoom.us/j/86206364084?pwd=dBupHcTQZ2mHa1YOsapLYogFaUI6Dp.1
Para facilitar a organização da audiência virtual, solicita-se a colaboração de todos os participantes para que, ao entrarem na plataforma ZOOM, antes dos respectivos nomes, se identifiquem como INPI (Procuradoria Federal), DEF PUB (Defensoria Pública), ADV AUT (advogado(a) da parte autora), ADV RE (advogado(a) da parte ré), AUT (parte autora), RE (parte ré), TEST AUT (testemunha da parte autora) ou TEST RE (testemunha da parte ré).
Caso as partes não concordem com a audiência virtual, deverão, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar a preferência pelo ato PRESENCIAL, que, neste caso, será realizado na Avenida Rio Branco, 243, anexo I, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro, na mesma data e hora acima designadas. Não havendo tal manifestação, mantém-se a audiência VIRTUAL.
As empresas litigantes deverão, no prazo de 5 dias, fornecer a identificação de seus respectivos representantes legais que comparecerão à audiência.