Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5001109-86.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)
APELADO: JOSE DOS SANTOS SACILOTTO (RÉU)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO SAN JOSE SPAGNOLO (OAB SP162047)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por SHOPPING CENTERS REUNIDOS DO BRASIL LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 26 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU REGISTRO PARA A MARCA DE APRESENTAÇÃO NOMINATIVA "IGUATEMI". ATIVIDADES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.
A demanda trata da validade do ato administrativo praticado pelo INPI que concedeu o pedido de registro nº 906.818.001, referente à marca de apresentação nominativa “IGUATEMI”, diante da alegação da autora apelante de que este reproduziria integramlente registros anteriores seus, também para a marca "IGUATEMI", em violação ao que prevê o inciso XIX do art. 124 da LPI.
O INPI manifestou-se pela improcedência do pedido.
Princípio da especialidade. O registro anulando e os registros anteriores da apelante buscam assinalar serviços distintos, que não guardam afinidade mercadológica, na medida em que os registros marcários da autora apelante identificam serviços relacionados à administração de shopping centers e gestão empresarial, ao passo que o sinal do réu apelado identifica o serviço de consultoria.. Por força do princípio da especialidade, não há que se falar em irregistrabilidade do signo para assinalar serviços pertencentes a segmento de mercado completamente distinto.
Manutenção da sentença de primeiro grau.
Apelação a que se nega provimento.
Nesta sede, a recorrente "registra que pretende ver sanada a ilegalidade perpetrada pelo v. acórdão recorrido, que, em evidente equívoco de interpretação, entendeu ser possível a convivência entre marcas absolutamente idênticas – IGUATEMI e IGUATEMI –, em manifesta afronta aos artigos 124, inciso XIX, e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/1996 – 'LPI'".
Aponta que, "segundo o v. acórdão, os registros marcários da Recorrente identificariam serviços relacionados à administração de shopping centers e gestão empresarial, ao passo que o sinal do Recorrido identificaria serviços de consultoria contábil e empresarial, razão pela qual, à luz do princípio da especialidade, não haveria impedimento ao registro questionado. Contudo, tais conclusões, data vênia, (i) ignoraram a previsão expressa do artigo 124, inciso XIX da LPI, que veda o registro de marca que reproduza ou imite outra, total ou parcialmente, quando identificável risco de associação indevida, independentemente de concorrência direta entre as partes; e (ii) desconsideraram que, nos termos do artigo 130, inciso III da LPI, à Recorrente é assegurado o direito de proteger sua marca contra a perda de distintividade, sendo evidente o risco de diluição do signo original".
Defende que "a controvérsia não exige a análise individualizada das marcas ou dos serviços envolvidos, mas apenas a resposta da presente controvérsia: à luz do que determina os artigos 124, inciso XIX, e 130, inciso IIII, da LPI, marcas idênticas podem conviver mesmo que destinadas a designar serviços que, embora distintos, estejam dentro do mesmo escopo mercadológico, sem que isso viole o direito do titular de registro anterior de zelar pela integridade material ou reputação de sua marca, prevenindo a diluição?"
Conclui que "o v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 124, inciso XIX, e 130, inciso III, da LPI. Afinal, considerando que (i) os serviços identificados pelas marcas IGUATEMI guardam afinidade mercadológica inegável; (ii) ter ocorrido reprodução integral da marca pela Recorrida; (iii) ser inevitável o risco de diluição do signo IGUATEMI; e (iv) ser evidente que o consumidor associará as marcas em questão, é imperiosa a reforma do julgado por esta E. Corte Superior, a fim de assegurar a correta aplicação da LPI e resguardar a proteção conferida à marca da Recorrente".
Ao final, "requer-se que o presente recurso especial seja conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido para reconhecer a violação aos artigos 124, inciso XIX, e 130, inciso III, da LPI, bem como a impossibilidade de convivência entre as marcas IGUATEMI da Recorrente e da Recorrida".
Contrarrazões nos Eventos 42 e 44.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 124, XIX, da LPI.
Veja-se:
O art. 124, XIX, da LPI, veda o registro como marca de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Assim, para que haja a incidência da hipótese de irregistrabilidade marcária do art. 124, XIX, da LPI, é necessário que: (i) o sinal distintivo consista em reprodução ou imitação, ainda que com acréscimo, de uma marca já registrada; (ii) que o mercado em que são oferecidos os produtos ou serviços assinalados pelas marcas seja idêntico, semelhante ou afim; e (iii) essa reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca já registrada.
Considerando que a anterioridade é definida pela data do depósito, a despeito de quando a concessão venha efetivamente a ocorrer, temos que a anterioridade milita em favor dos registros de titularidade da autora apelante, uma vez que seus registros foram depositados em 1982 e 2000, ao passo que o registro da ré apelada foi depositado apenas em 2013.
Prosseguindo na análise, resta claro que o registro anulando e os registros anteriores da apelante buscam assinalar serviços distintos, que não guardam afinidade mercadológica, na medida em que os registros marcários da autora apelante identificam serviços relacionados à administração de shopping centers e gestão empresarial, ao passo que o sinal do réu apelado identifica o serviço de consultoria.
Assim, por força do princípio da especialidade, não há que se falar em irregistrabilidade do signo para assinalar serviços pertencentes a segmento de mercado completamente distinto.
Isso porque, por força do princípio da especialidade, a proteção de uma marca “se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa”(BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade industrial. 2ª Ed. Página 728).
Em que pese a autora apelante argumente que "os ramos das partes, embora tenham focos diferentes (gestão empresarial vs. contabilidade), compartilham um mesmo objetivo comum, que guardam relação direta", o exame das características levadas em consideração na avaliação da afinidade mercadológica (tais como como finalidade, complementaridade, concorrência ou permutabilidade e grau de atenção do consumidor) revela que estes não são similares, afastando, assim, a identidade mercadológica entre os serviços em questão.
Admitir o escopo de proteção amplo reivindicado pela autora - sob o fundamento de que as empresas de assessoria empresarial englobam todas as áreas de suporte à empresa - equivaleria a atribuir-lhe a exclusividade sobre o uso do termo "IGUATEMI" enquanto sinal distintivo em gênero de atividade completamente distinto daquele em que atua, o que se revela indevido.
Merece atenção também o fato de que os sinais convivem no mercado ao menos desde 2013, sem que tenha sido apresentada qualquer prova concreta de ocorrência de confusão ou associação indevida destes pelos consumidores.
Ressalte-se que a confusão e associação indevida necessitam ser comprovadas, não bastando serem apenas alegadas. Nesse sentido, entendo que não houve demonstração pela demandante com relação a tais alegações. Embora a autora tenha registrado suas marcas antes, não há, nos autos, qualquer prova de que o réu tenha registrado o signo ou venha se utilizando dele propositalmente para fazer aproveitamento parasitário e concorrência desleal, bem como não há nenhum elemento que permita concluir que houve tentativa de usurpação pela empresa ré dos sinais utilizados pela autora.
Feitas estas considerações, entendo possível a convivência pacífica entre os signos, inexistindo risco de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado (art. 124, XIX, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
A própria recorrente admite se tratar de questão de fatos e prova quando afirma que "o Tribunal local equivocou-se ao adotar a premissa de que a afinidade entre os serviços estaria afastada, sob o argumento de que os registros marcários da Recorrente identificam serviços relacionados à administração de shopping centers e gestão empresarial, enquanto o sinal do Recorrido designa serviços de consultoria".
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, o recurso especial, no que toca à suposta violação ao art. 130, III, da LPI, não comporta admissão por conta da ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.