Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5091126-13.2019.4.02.5101/RJ
APELANTE: DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): FILIPE DE ALMEIDA CASTRO (OAB MG079267)
ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO GOUVEA FERREIRA FILHO (OAB MG144926)
APELADO: OFERTAO REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): RENATA NUNES TEIXEIRA (OAB RJ103169)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 23 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 57).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO MARCÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. IRREGISTRABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pela DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA. contra sentença que declarou a nulidade do registro marcário nº 912.140.330, da marca mista "Rede Drogarias Mais Oferta", com base no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há coisa julgada que impeça o julgamento da ação; (ii) determinar se as marcas da autora ("Drogarias Ofertão" e "Drogarias + Ofertas") colidem com a marca "Rede Drogarias Mais Oferta", da ré, gerando risco de confusão entre os consumidores, conforme o disposto no art. 124, XIX, da LPI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de coisa julgada, pois, na ação anterior ajuizada na Justiça estadual, o pedido dizia respeito à abstenção de uso de marca e indenização, ao argumento de concorrência desleal, enquanto esta demanda trata da nulidade do registro marcário, com participação do INPI. As causas de pedir e os pedidos das ações são diversos, afastando a alegada coisa julgada.
4. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marcas que reproduzam ou imitem marcas alheias já registradas, quando isso puder causar confusão ou associação indevida entre os consumidores.
5. A marca da ré ("Rede Drogarias Mais Oferta") e as marcas da autora ("Drogarias Ofertão" e "Drogarias + Ofertas") atuam no mesmo segmento mercadológico (comércio de medicamentos, preparações farmacêuticas, produtos de perfumaria etc.), caracterizando a afinidade mercadológica.
6. Inexiste colidência entre as marcas "Drogarias Ofertão" e "Rede Drogarias Mais Oferta", pois o termo "Drogarias" é genérico, designando o serviço prestado, e o elemento "Oferta" possui baixa distintividade e está ligado intrinsecamente à atividade comercial, o que impõe ao titular da marca o ônus da convivência com sinais semelhantes. Além disso, os elementos "mais oferta" e "OFERTÃO" possuem significados distintos, afastando a possibilidade de confusão pelo consumidor.
7. Há óbice ao registro da marca "Rede Drogarias Mais Oferta", com base no art. 124, XIX, da LPI, uma vez que (i) a existência de reprodução ou imitação da marca "Drogarias + Ofertas", depositada previamente, resta patente, uma vez que os signos marcários utilizam os mesmos elementos, divergindo apenas quanto ao plural e ao uso do símbolo matemático de adição, mostrando-se quase idênticos sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico; e (ii) a impressão causada pela marca da ré recorda a impressão deixada pela marca da autora, previamente depositada, havendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais por parte do público alvo que adquire os produtos das empresas litigantes, sendo o acréscimo do termo "Rede" insuficiente para afastar tal risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária parcialmente provida para condenar o INPI ao pagamento proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada material formada em ação de abstenção de uso de marca no juízo estadual não impede a análise de ação de nulidade de registro marcário no juízo federal, com a participação do INPI.
2. A colidência entre marcas com elementos fonética e visualmente semelhantes, que atuam no mesmo segmento de mercado, caracteriza risco de confusão, mesmo quando os elementos nominativos possuem baixa distintividade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC, arts. 85, §11, 90, §4º, 337, §§2º e 4º.
Os declaratórios do INPI foram assim resolvidos:
propriedade industrial. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA 45 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DO INPI. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo INPI contra acórdão que, em sede de remessa necessária, condenou a autarquia ao pagamento proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios, apesar de não ter resistido ao pedido autoral. O embargante alegou contradição no julgado, sustentando a ocorrência de reformatio in pejus, vedada pela Súmula 45 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do INPI ao pagamento de honorários advocatícios em remessa necessária configura reformatio in pejus; e (ii) determinar se os honorários recursais fixados no acórdão devem ser revistos de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 45 do STJ estabelece que, no reexame necessário, é vedado ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, impedindo a inclusão do INPI na condenação sucumbencial quando não houver condenação prévia na sentença.
4. No caso, em que pese o INPI tenha dado causa ao ajuizamento da ação, como constatado pelo E. Relator em seu voto, não há como incluí-lo na condenação sucumbencial em sede de remessa necessária, dado o notório agravamento da situação da autarquia federal, que é integrante da Fazenda Pública.
5. A sentença já havia fixado honorários advocatícios no teto legal (20%), razão pela qual se justifica a exclusão dos honorários recursais fixados no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente providos para excluir o INPI da condenação sucumbencial, com fundamento na Súmula 45 do STJ, e retificar, de ofício, o acórdão em relação aos honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. No reexame necessário, é vedado ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do STJ, impedindo a inclusão do INPI na condenação sucumbencial quando inexistente condenação prévia na sentença.
Nesta sede, a recorrente alega violações aos artigos 122, 124, VI e XIX, da Lei n. 9.279/96.
Afirma que, "no presente caso, a decisão recorrida, ao reconhecer a existência de confusão entre as marcas "Drogarias + Ofertas" e "Rede Drogarias Mais Oferta", tomou por base apenas os conjuntos nominativos, violando os dispositivos legais citados, porquanto, não há risco de confusão ou associação indevida entre as marcas, especialmente quando consideramos que se tratam de marcas mistas, que possuem elementos gráficos diferenciados, com grafismos especiais e característicos, inexistindo, portanto, qualquer possibilidade de confusão ou associação por parte do público consumidor. Assim, além do aspecto nominativo, outros elementos figurativos revestem de forma suficiente o signo, viabilizando a identificação dos produtos não apenas pelo nome, mas também pelo tipo de grafia, pela cores utilizadas e pelo desenho que faz parte de sua marca (art. 124, VI da LPI)".
Ao final, "a recorrente requer, seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO ESPECIAL para, restabelecer o império da Lei Federal, reformando-se o v. acórdão do Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais".
Contrarrazões nos Eventos 75 e 77.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação aos artigos controvertidos pela recorrente.
Veja-se:
(...)
No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se a dirimir, à luz do art. 124, XIX, da LPI, se a marca nominativa “DROGARIA OFERTÃO” e a marca mista "DROGARIAS+OFERTAS", ambas de titularidade da autora, colidem com o signo marcário misto "Rede Drogarias Mais Oferta", da ré, acarretando a impossibilidade de convivência harmônica no mercado, com vedação ao registro.
Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, é irregistrável como marca a “reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”.
Da leitura do dispositivo, são pressupostos para a aplicação da norma a: (i) existência de registro marcário anterior, de titularidade diversa; (ii) afinidade, similaridade ou identidade de produtos ou serviços assinalados; (iii) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; e (iv) suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
No que tange aos dois primeiros requisitos do art. 124, XIX, da LPI, mencionados acima, além de o princípio da anterioridade militar em favor da autora, titular das marcas “DROGARIA OFERTÃO” e "DROGARIAS+OFERTAS", tendo em vista o depósito prévio de ambas, todos os signos marcários envolvidos na controvérsia atuam no comércio de medicamentos, preparações farmacêuticas, produtos de perfumaria etc., restando patente a concorrência mercadológica, não se aplicando à hipótese o princípio da especialidade.
Quanto aos demais requisitos, em relação à marca mista “Rede Drogarias Mais Oferta” em confronto com a marca nominativa da apelada, "DROGARIAS OFERTÃO”, deve ser registrado que o próprio INPI ao deferir o signo marcário da autora ("DROGARIAS OFERTÃO") fez constar um apostilamento de inexistência de direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos isoladamente.
De fato, o termo “DROGARIAS” designa o serviço oferecido, tratando-se de termo genérico, enquanto o elemento "OFERTA" possui baixa distintividade e está ligado intrinsecamente à atividade comercial, o que mitiga a regra da exclusividade do registro e acarreta ao titular da marca o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.
Nesse sentido, corroborando tal circunstância, o próprio INPI, no evento 16, CONT2, informou existirem 5 (cinco) registros de marca contendo o radical “OFERT” ou a palavra "OFERTA" na classe 35 – OFERTINO, OFERTAHORROS FALABELLA, OFERTA DO DIA, DROGARIAS MEGA OFERTA, FARMÁCIAS FARMA OFERTA – concluindo pela natureza evocativa do termo.
Além disso, os elementos "mais oferta" e "OFERTÃO" possuem significados distintos, afastando a possibilidade de confusão pelo consumidor, viabilizando, em consequência, o registro da marca “REDE DROGARIAS MAIS OFERTA”.
Em relação ao confronto entre as marcas mistas “DROGARIAS + OFERTAS” e “REDE DROGARIAS MAIS OFERTA”, fica clara a existência reprodução ou imitação da marca sênior. Ambos os sinais utilizam os mesmos termos principais, divergindo apenas no plural e no uso do símbolo matemático de adição. Os elementos que compõem as marcas são quase idênticos, sob o aspecto gráfico, fonético e ideológico, não sendo o acréscimo do termo genérico “REDE” suficiente para afastar a impressão do conjunto marcário.
(...)
Segundo essas diretrizes, considero que, numa apreciação sucessiva, a impressão causada pela marca da ré recorda a impressão deixada pela marca da autora, havendo risco de confusão no público alvo que adquire os produtos das empresas litigantes. É que a marca anulanda ("Rede Drogarias Mais Oferta") apresenta colidência sob os diversos aspectos analisados acima, inexistindo suficiente distintividade entre o conjunto marcário para afastar a associação indevida, sendo o acréscimo do termo genérico “REDE” tampouco eficaz para esse fim.
Desse modo, embora a marca da autora contenha elementos nominativos de baixa distintividade, o que, a princípio, acarretaria o ônus de convivência com marcas assemelhadas, tal fato, no caso concreto, não é suficiente para afastar a suscetibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
Quanto à alegação da apelante de necessidade de perícia para comprovar a confusão ou associação indevida entre os signos, o deslinde da controvérsia prescinde de conhecimento técnico (art. 464, §1º, I, do CPC), conforme também decidido pelo juízo no evento 30, DESPADEC1, sendo suficientes os documentos juntados aos autos para esse fim. Além disso, prescinde-se da comprovação da efetiva confusão entre as marcas, bastando o risco de sua ocorrência.
Nesse contexto, há óbice ao registro da marca "Rede Drogarias Mais Oferta", nos termos do art. 124, XIX, da LPI, devendo ser desprovido o recurso da parte ré, DROGARIA PERNAMBUCANA LTDA.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados (122, 124, VI e XIX, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.