Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5044910-57.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA DAMASIA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SONIA MARIA DE ALMEIDA MOREIRA (OAB SP266748)
APELADO: DOM JASON INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): BALBINO LAURINDO RIBEIRO DOS SANTOS (OAB GO011234)
ADVOGADO(A): AUREOLINO PINTO DAS NEVES (OAB GO008075)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA DAMASIA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 25 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Indústria e Comércio de Farinha Damasia Ltda. contra sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou improcedente o pedido de anulação do registro das marcas nominativas "DAMASO", de titularidade de Dom Jason Indústria Comércio e Distribuição Ltda., concedidas pelo INPI, sob os números 904405788 e 904405869.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a semelhança entre os elementos nominativos das marcas "DAMÁSIA" e "DAMASO" configura hipótese de nulidade nos termos do art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96; e (ii) determinar se há potencial de confusão ou associação indevida que impeça a coexistência das marcas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de colidência de marcas deve considerar os sinais distintivos em sua integralidade, abrangendo aspectos gráficos, fonéticos e conceituais, bem como o contexto de utilização mercadológica.
4. A marca "DAMÁSIA", registrada em formato misto, apresenta elementos visuais e fonéticos que conferem distintividade em relação à marca nominativa "DAMASO", cuja grafia e pronúncia são diferentes.
5. Não há evidências de confusão efetiva ou de prejuízo ao consumidor, considerando que as marcas convivem pacificamente no mercado por mais de dez anos.
6. A proteção ao registro marcário não se aplica automaticamente a sinais que, apesar de semelhantes, são suficientemente distintivos e podem coexistir sem prejuízo à concorrência ou ao público consumidor.
7. A ausência de provas de concorrência desleal, diluição de marca ou associação parasitária reforça a possibilidade de coexistência entre os registros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Marcas com elementos nominativos semelhantes podem coexistir desde que haja distintividade suficiente nos sinais e inexistência de risco concreto de confusão ao consumidor.
2. A análise de colidência deve considerar os sinais em seu conjunto, abrangendo aspectos gráficos, fonéticos e contextuais, de acordo com os princípios da especialidade e da distintividade marcária.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 122, 123 e 124, XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.745.412/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020; REsp nº 1.258.662/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/02/2016; REsp nº 773.126/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 21/05/2009.
Nesta sede, a recorrente pede:
a) Demonstrada a divergência jurisprudencial, aguarda a Recorrente o deferimento e o processamento e subam os autos à consideração do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando, conhecida a irresignação, mereça provimento para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido no que pertine a insurgência aqui manifestada;
b) O recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo;
c) Seja o Recorrido intimado para que querendo se manifestar;
d) Que essa Colenda Corte Superior admita o presente recurso especial, com o seu consequente recebimento e espera-se que seja integralmente provido, revertendo o resultado, para condenar a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente.
Contrarrazões no Evento 40.
Este é o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, ao analisar as razões recursais, verifica-se que a parte recorrente alega de forma genérica a ofensa a lei federal, sem a necessária indicação expressa do dispositivo legal que se entende tenha sido violado pelo Órgão Julgador no acórdão recorrido.
Por sua vez, resta sedimentado o entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que não cabe ao relator, por esforço hermenêutico, extrair da argumentação recursal qual dispositivo teria sido supostamente contrariado, a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente da recorrente.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.267.045/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.915.616/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgInt no AREsp n. 2.178.287/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)(AgRg no REsp n. 1.986.538/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022
No caso concreto, a parte recorrente não indica com clareza de que maneira o acórdão violou a legislação federal, se limitando a alegar ser "inviável a coexistência de marcas gráfica e foneticamente semelhantes atuando no mesmo ramo mercadológico, caracterizando assim, a total infringência esta na exceção da regra do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96".
A falta de indicação do dispositivo infraconstitucional tido como contrariado caracteriza deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o Enunciado nº 284, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
De acordo com a jurisprudência do STJ, inclusive, é imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, os seguintes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTES.
1. Não se pode conhecer dos Embargos de Declaração, pois a recorrente não indicou especificamente quais artigos e incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A ausência de indicação do artigo que teria sido contrariado caracteriza defeito na fundamentação do Recurso. No caso dos autos, a recorrente não indicou o dispositivo de lei violado apto a fundamentar a interposição dos Aclaratórios. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.891.310/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24.3.2022, AgInt no AREsp 1.766.826/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt - Des. Convocado do TRF-5ª Região -, Primeira Turma, DJe 30.4.2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1.861.453/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18.3.2022.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.860.335/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO DE LEI TIDO POR VIOLADO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284 DO STF. MATÉRIA PACIFICADA NA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.
1. É imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c.
2. Não cabe, em sede de embargos de divergência, a revisão do juízo de admissibilidade feito pelo acórdão embargado, que considerou parte das questões não prequestionadas, bem como indemonstrado o dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/11/2009, DJe de 17/12/2009.)
Ainda que assim não fosse, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação federal.
Veja-se:
(...)
No caso em apreço, sustentou a apelante a colidência de marcas para fins do art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96 (LPI), que configuraria vício a resultar na nulidade do registro de marca concedido à apelada.
As marcas analisadas são as seguintes (tabelas encontradas na sentença - evento 34, SENT1): (...)
Em seu parecer técnico (evento 19, OFIC2), INPI assinalou que o ato administrativo proferido pelo INPI está em conformidade com os recentes entendimentos, considerando que (i) a marca da Autora foi concebida sob a apresentação mista, apresentando configuração visual original, o que contribui para um afastamento ainda maior do sinal nominativo da parte Ré; (ii) os nomes DAMÁSIA e DAMASO, não obstante a coincidência de prefixo, possuem grafia
e pronúncia diferenciadas, uma vez que terminam com vogais diferentes, resultando em palavras distintas, uma no feminino e outra no masculino, inclusive; (iii) a coincidência do prefixo “DAMAS” não parece ser suficiente para conferir ligação de sentido entre os nomes conflitantes, como quer fazer crer a parte Autora, uma vez que resultam em palavras distintas, com pronúncias próprias e inconfundíveis, podendo conviver no mercado sem causar confusão ao consumidor.
Como mencionado anteriormente, a marca há de ser examinada em sua totalidade.
Nada obstante a semelhança entre parte de seus elementos nominativos, o exame destes considerados em sua totalidade, bem como em conjunto com os demais elementos figurativos que compõem os signos, permite concluir, quanto ao grau de semelhança, que há distintividade suficiente entre os conjuntos marcários, o que autoriza a concessão do registro.
Há evidente distinção gráfica e fonética entre os vocábulos DAMÁSIA e DAMASO, os quais são nomes próprios, o que resulta em palavras com sons distintos, uma no feminino e outra no masculino. Essa diferenciação contribui para que, ao serem analisadas em seus conjuntos, as marcas provoquem impressões diferentes nos sentidos humanos, tanto na visão quanto na audição.
Ademais, como mencionado na sentença apelada, a marca da parte autora tem natureza mista, o que lhe confere ainda maior grau de distintividade em relação às marcas nominativas anulandas (evento 34, SENT1).
Ainda que as marcas atuem em setores de mercado relacionados, a distinção gráfica e fonética entre "DAMÁSIA" e "DAMASO" é suficiente para afastar a possibilidade de confusão ou associação indevida pelos consumidores.
A simples alegação de confusão ou associação indevida entre marcas não é suficiente para impedir o registro, inexistindo elementos nos autos que minimamente demonstrem o risco.
A ausência de provas de interferência, aproveitamento parasitário, diluição ou concorrência desleal reforça a argumentação de que não há risco de confusão no mercado consumidor.
De aduzir-se, em conclusão, que, em congruência ao entendimento firmado por este Colegiado, e na esteira da jurisprudência sobre a matéria, a parcial identidade gráfica e fonética entre os signos não inviabiliza a coexistência deles, pelo que se infere que não restou configurada violação do artigo 124, XIX da Lei 9.279/96.
Por fim, merece atenção ainda o fato de que as marcas convivem pacificamente há mais de dez anos, inexistindo nos autos qualquer notícia de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, o que afasta qualquer presunção de risco desta confusão/associação e revela a possibilidade de coexistência entre as marcas.
Por todas essas razões, deve ser mantida a r. sentença.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem a legislação federal, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.