Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5045409-07.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: COOPERATIVA VINÍCOLA SÃO JOÃO LTDA. (RÉU)
ADVOGADO(A): Melynne Teijeiro Medeiros (OAB RS081601)
ADVOGADO(A): FERNANDA MONACO DA SILVA EBELING (OAB RS101026)
ADVOGADO(A): CUSTODIO ARMANDO LITO DE ALMEIDA (OAB RJ147100)
ADVOGADO(A): SAMUEL SALIBA MOREIRA PINTO (OAB RS084612)
APELADO: BARCO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): SILVIO CAETANO (OAB SC021073)
ADVOGADO(A): RAMON ZANELLA DE OLIVEIRA (OAB SC022544)
ADVOGADO(A): ANDRE GARCIA ALVES CUNHA (OAB SC020443)
ADVOGADO(A): ANTONIO FERRO RICCCI (OAB SP067143)
ADVOGADO(A): DANIEL ADENSOHN DE SOUZA (OAB SP200120)
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE (OAB SP299714)
ADVOGADO(A): Felipe Helena (OAB SP252625)
ADVOGADO(A): LUIZ GUSTAVO MIRA DE OLIVEIRA (OAB SP378205)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por BARCO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 39 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 71).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MARCAS. CADUCIDADE PARCIAL DO REGISTRO DA MARCA "SAN DIEGO" PARA CERVEJAS AFASTADA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA MARCA "BARCO SAN DIEGO". RISCO DE CONFUSÃO E COLIDÊNCIA ENTRE OS SINAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pela COOPERATIVA VINÍCOLA SÃO JOÃO LTDA e pelo INPI em face de sentença que: (a) decretou a caducidade parcial do registro nº 812.264.983 da marca "SAN DIEGO", de titularidade da COOPERATIVA VINÍCOLA SÃO JOÃO LTDA, em relação à especificação "cervejas"; (b) anulou parcialmente o indeferimento do pedido de registro nº 910.625.247 da marca "BARCO SAN DIEGO", de titularidade da autora BARCO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, autorizando o registro apenas para produtos relacionados a cervejas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a caducidade parcial do registro da marca "SAN DIEGO" para cervejas é justificável diante da não comprovação de uso pela COOPERATIVA VINÍCOLA SÃO JOÃO LTDA;
(ii) verificar se o pedido de registro da marca "BARCO SAN DIEGO" pode ser deferido parcialmente, considerando a possibilidade de colidência com o registro anterior da marca "SAN DIEGO" para produtos similares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 144 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabelece que o uso da marca deve abranger os produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducidade parcial. A caducidade parcial não deve ser aplicada quando os produtos não utilizados guardam afinidade com os comprovadamente usados.
4. A COOPERATIVA VINÍCOLA SÃO JOÃO LTDA comprovou o uso da marca "SAN DIEGO" para vinhos, espumantes e sucos de uva, produtos que mantêm afinidade com cervejas. Tal afinidade impede o reconhecimento da caducidade parcial para a especificação "cervejas", nos termos do art. 144 da LPI.
5. A marca nominativa "BARCO SAN DIEGO", da autora BARCO INVESTIMENTOS, reproduz com acréscimo o sinal "SAN DIEGO" da empresa ré, o que gera risco de confusão e associação indevida entre os consumidores, especialmente considerando a afinidade entre os produtos comercializados (bebidas).
6. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de sinais que possam induzir o consumidor a erro ou confusão. Dado o risco de colidência entre as marcas e a sobreposição de produtos nas mesmas classes, é inviável o deferimento do pedido de registro da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Remessa necessária provida. Sentença reformada. Improcedente o pedido de caducidade parcial do registro da marca "SAN DIEGO". Mantido o indeferimento do pedido de registro da marca "BARCO SAN DIEGO".
Tese de julgamento:
1. A afinidade entre produtos comprovadamente usados (vinhos e sucos) e outros similares não comercializados (cervejas) impede a aplicação da caducidade parcial do registro de marca, conforme art. 144 da LPI.
2. A reprodução de uma marca registrada, com acréscimo de um termo, quando os produtos são afins, configura risco de confusão e colidência, o que impede o deferimento do registro do novo sinal, conforme art. 124, XIX, da LPI.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX, e 144.
Os declaratórios do ora recorrente foram assim resolvidos:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INTENTO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob o fundamento genérico de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, tratados internacionais e normas federais, sem especificação clara dos vícios que, em tese, deveriam ser sanados pelo acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, com destaque para a regularidade formal, frente à necessidade de indicação específica dos vícios que supostamente contaminam a decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre questão relevante ou não enfrenta argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.
5. Erros materiais abrangem equívocos evidentes e perceptíveis, como erros de cálculo ou menção incorreta a elementos fáticos.
6. No caso em exame, a petição de embargos carece de especificidade, limitando-se a alegações genéricas de omissão, sem demonstrar, de forma concreta, a existência de vício sanável.
7. A pretensão de mero prequestionamento não constitui fundamento suficiente para o conhecimento dos embargos, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no REsp 1.610.728/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 20/2/2020) e nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Nesta sede, a recorrente alega que o v. acórdão violou os artigos 124, XIX, e 144 da LPI: "(i) Contrariedade ao artigo 144 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI), na medida em que, entendendo haver afinidade entre os 'vinhos, espumantes e suco de uva' em relação aos quais a Recorrida VINÍCOLA SÃO JOÃO comprovou o uso de sua marca SAN DIEGO, e o 'produto cerveja', que confessadamente jamais fabricou ou comercializou, afastou o pretendido reconhecimento da caducidade parcial do registro de marca nº 812.264.983; e (ii) Contrariedade ao artigo 124, inciso XIX, da LPI, já que, ignorando a distinção entre os produtos fabricados e mercanciados pelas partes litigantes – em inobservância ao princípio da especialidade das marcas decorrente deste dispositivo legal – e, por conseguinte, a inexistência de risco de confusão ou indevida associação pelo público consumidor, rejeitou o pleito da Recorrente para que seja deferido seu pedido de registro de marca nº 910.625.247, atinente ao sinal BARCO SAN DIEGO, 'especificamente para cervejas'".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Por tudo o quanto acima exposto, requer a Recorrente seja reconhecida a contrariedade:
i) Ao artigo 144 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI), na medida em que v. acórdão recorrido, entendendo haver afinidade entre os “vinhos, espumantes e suco de uva” em relação aos quais a Recorrida VINÍCOLA SÃO JOÃO comprovou o uso de sua marca SAN DIEGO, e o “produto cerveja”, que confessadamente jamais fabricou ou comercializou, afastou o pretendido reconhecimento da caducidade parcial do registro de marca nº 812.264.983; e
ii) Ao artigo 124, inciso XIX, da LPI, já que o v. aresto vergastado, cerrando os olhos à distinção entre os produtos fabricados e mercanciados pelas partes litigantes – em inobservância ao princípio da especialidade das marcas decorrente deste dispositivo legal e em ilegal ampliação dos direitos assegurados à Recorrida VINÍCOLA SÃO JOÃO – e, por conseguinte, ignorando a inexistência de risco de confusão ou indevida associação pelo público consumidor, rejeitou o pleito da Recorrente para que seja deferido seu pedido de registro de marca nº 910.625.247, atinente ao sinal BARCO SAN DIEGO, “especificamente para cervejas”.
E, como consectário do reconhecimento da contrariedade aos sobreditos dispositivos legais, que seja reformado o v. acórdão recorrido, de modo a, restabelecendo a r. sentença de primeiro grau, (i) declarar a caducidade parcial do registro nº 812.264.983, de titularidade da Recorrida VINÍCOLA SÃO JOÃO e relativo à marca nominativa SAN DIEGO na Classe BR 35.10, a fim de excluir do seu âmbito de proteção o produto “cerveja”, e (ii) declarar a nulidade do ato administrativo do Recorrido INPI que indeferiu seu pedido de registro de marca nº 910.625.247, atinente ao sinal de apresentação nominativa BARCO SAN DIEGO na Classe NCL 32, com a consequente imposição, àquela Autarquia Federal, da obrigação de deferir o pretenso registro marcário “especificamente para CERVEJAS”.
Contrarrazões nos Eventos 90 e 89.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação aos artigos 124, XIX, e 144 da LPI.
Veja-se:
(...)
Segundo o artigo 144 da LPI, o uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.
O Manual de Marcas do INPI, ao tratar da caducidade parcial, explica que o reconhecimento da caducidade parcial pressupõe que os produtos para os quais não foi comprovado o uso não tenham afinidade com os produtos para os quais houve comprovação do uso.
(...)
No caso, a empresa ré/primeira apelante comprovou a uso de sua marca "SAN DIEGO" por meio da comercialização de vinhos, espumantes e suco de uva, produtos que, a meu ver, guardam afinidade com o produto cerveja.
Assim, ao contrário do que reputaram o Juízo a quo e o E. Relator, considero que essa presença de afinidade entre os produtos impede o reconhecimento da caducidade parcial, nos moldes da parte final do artigo 144 da LPI.
Nesse mesmo sentido manifestaram-se o INPI e o MPF: (...)
Afastado o reconhecimento da caducidade parcial, fica mantido hígido o registro da empresa ré/primeira apelada, nº 812.264.983.
Passa-se, então, à análise do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro da marca nominativa da autora/apelada "BARCO SAN DIEGO", nº 910.625.247, em razão do anterior registro da marca nominativa "SAN DIEGO", nº 812.264.983, da empresa ré/primeira apelante, nos moldes do inciso XIX do artigo 124 da LPI.
Observo que a marca nominativa da apelada "BARCO SAN DIEGO" reproduz com acréscimo a marca nominativa da primeira apelante "SAN DIEGO", uma vez que a presença da palavra "BARCO" na primeira não é suficiente para imprimir distinção entre os signos.
Considerando ainda que ambas identificam, como visto acima, produtos que guardam intrínseca afinidade, resta presente tanto o risco de associação indevida como o de confusão por parte dos consumidores, especialmente porque tais produtos ficam localizados nos mesmos setores dos estabelecimentos comerciais, muitas vezes dispostos lado a lado, sendo, portanto, inviável a convivência das marcas, nos termos do inciso XIX do artigo 124 da LPI.
Desta forma, correta a autarquia ao indeferir o pedido de registro da autora/apelada (nº 910.625.247).
(...)
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados (art. 124, XIX, e 144 da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.