Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5062673-66.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): ALEX KOROSUE (OAB SP258928)
APELADO: ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC (RÉU)
ADVOGADO(A): CONSTANZA WOLTZENLOGEL (OAB RJ102000)
ADVOGADO(A): LUIZ LEONARDOS (OAB RJ009647)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP, com fundamento no art. 105, III, 'a', do CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 22 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 53).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTROS DE MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS IDÊNTICOS. DISTINTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AFINIDADE MERCADOLÓGICA PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, também, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.
2. Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade, além da identidade fonética com relação ao elemento nominativo e a afinidade mercadológica, o que impede o registro da marca da apelante.
3. Apelação desprovida.
Os declaratórios opostos pela ora recorrente foram assim resolvidos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão que desproveu apelação, mantendo a decisão do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca mista "ERA IMÓVEIS" com base no art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI). O embargante alega omissão quanto à caducidade de registros marcários da embargada, ausência de uso da marca no Brasil, aplicação da teoria da distância e coexistência de empresas com a marca "ERA" no mercado imobiliário. Requer o pronunciamento sobre essas matérias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao decidir sobre a improcedência do pedido de registro da marca "ERA IMÓVEIS" em razão da colidência com marcas registradas pela embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não para reexame da causa ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. O acórdão analisou exaustivamente as questões levantadas pelo embargante, incluindo a possibilidade de coexistência das marcas e a aplicabilidade do art. 124, XIX, da LPI, concluindo pela similitude entre as marcas e pela impossibilidade de convivência no mercado.
5. A alegação de caducidade de alguns dos registros da embargada não é relevante, pois ainda persistem outros registros em vigor como anterioridade impeditiva. Além disso, o titular do registro possui o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, independente de seu uso efetivo no Brasil, nos termos dos arts. 129, 130 e 131 da LPI.
6. O argumento da aplicação da teoria da distância foi expressamente afastado, pois as empresas atuam em ramos similares no mercado imobiliário, sendo evidente a afinidade mercadológica e a possibilidade de confusão ou associação pelo público consumidor.
7. A tentativa de sustentar a utilização da marca "ERA" por terceiros no mercado, com base em pesquisa no Google, foi corretamente rechaçada no acórdão, dado que não se trata de elemento relevante para a análise de proteção marcária perante o INPI.
8. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, tendo o embargante apenas reiterado os fundamentos de sua apelação, já devidamente enfrentados e rejeitados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A similitude entre marcas que atuam no mesmo segmento mercadológico, com possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor, impede a convivência das marcas, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
3. O titular de marca registrada goza de uso exclusivo em todo o território nacional, independente do uso efetivo, conforme arts. 129, 130 e 131 da LPI.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 9.279/1996 (LPI), arts. 124, XIX, 129, 130 e 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.867.230/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021; TRF2, AC nº 0034373.58.2018.4.02.5101, rel. Des. Gustavo Arruda Macedo, 1ª Turma Especializada.
Nesta sede, a recorrente afirma que o acórdão guerreado diverge "do inciso IV, § 1º do art. 489 e do artigo 1022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como do inciso XIX do art. 124 da LPI, pugnando pela reforma do arresto recorrido".
Sustenta que "o que se demonstrará nas Razões do Resp é que apesar de o acórdão ter indicado que existe uma possibilidade de confusão entre as marcas, o TRF 2ª Região deveria ter analisado alegações e os documento, que alterariam a decisão, conforme exposto em sede de Embargos de Declaração, vez que existem diversas comprovações que a recorrida não atua no Brasil e não usa sua marca no Brasil, logo, isso, por si só, inviabiliza qualquer confusão ou associação indevida com a recorrente, que aplica sua marca no estado de Minas Gerais; bem como pela fato de as marcas das partes serem muito utilizadas no mesmo segmento, conforme se comprovou pela pesquisa no Google (violação do inciso IV, § 1º do art. 489 e do artigo 1022, inciso II do Código, todos do Código de Processo Civil). O que se também se demonstrar nas Razões do Resp é que uma vez que o acórdão mencionou que apesar de a recorrida não usar sua marca no Brasil e não possuir qualquer atividade no Brasil, isto, por si só, já comprovaria a impossibilidade de confusão ou associação com a marca da recorrente (violação do inciso XIX do art. 124 da LPI) e uma vez inexistindo confusão, a marca da recorrente deveria ter sido concedida pelo INPI".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante das razões expostas, requer-se ao Superior Tribunal de Justiça que seja dado provimento ao presente Recurso Especial, pela alínea “A” do artigo 105, III, da Constituição Federal de 1988, com o espoco de reconhecer violações do inciso IV, § 1º do art. 489 e do artigo 1022, inciso II do Código, todos do Código de Processo Civil; bem como ao inciso XIX do art. 124 da LPI.
Por consequência, requer a declaração de nulidade do acórdão do TRF 2ª Região, determinando a devolução dos autos à 2ª Instância para o juízo a quo enfrente as alegações aqui mencionados ou que este juízo ad quem reforme o acordão reconhecendo a impossibilidade de associação indevida entre as marcas, com a consequente procedência da demanda.
Contrarrazões nos Eventos 73 e 75.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 124, XIX, da LPI.
Veja-se:
(...)
No caso vertente, a controvérsia se resume à avaliação da condição de distintividade entre os sinais da marca mista "ERA REAL ESTATE", de titularidade da apelada, em oposição à marca mista da apelante "ERA IMÓVEIS".
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, quais sejam, no ramo imobiliário, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que promove a concorrência entre si.
Quanto à reprodução ou imitação entre os sinais, a fim de apurar a possibilidade de colidência marcária, destaca-se que, no campo da análise de marcas, o importante é o conjunto e não os termos isolados. Nesse sentido, vale lembrar a brilhante lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.
Ao confrontarmos as marcas mistas supostamente colidentes, percebemos não haver suficiente grau de distintividade, além da identidade fonética com relação ao elemento nominativo, não sendo aplicável a teoria da distância ao presente caso.
Vejamos as marcas da apelante e apelada:
Apelante: (...)
Apelada: (...)
Ademais, nota-se que a marca da apelante é composta pelo elemento nominativo principal "ERA", acrescido do elemento nominativo secundário "IMÓVEIS" e do elemento figurativo representado por uma linha ou uma faixa e letras apresentando um grafismo especial. Já a marca da sociedade apelada é representada pela expressão "ERA REAL ESTATE" acrescida do elemento figurativo de uma linha ou faixa, de um telhado e letras com grafismo especial.
Registre-se que as marcas são lembradas em sua forma verbal, visto que o termo "REAL ESTATE" ao ser traduzido do idioma inglês significa "imobiliária", gerando a possibilidade de confusão ou associação por via ideológica.
Essa, aliás, foi a conclusão da área técnica do INPI (evento 16, OUT2) que assim pontuou: (...)
Vale ressaltar que deve ser evitada possível confusão do público consumidor na identificação da procedência dos produtos; portanto, as marcas devem ser suficientemente claras e diferentes, o que não é o caso. Nesse sentido, é o seguinte julgado: (...)
Dessa forma, como já dito, na análise em conjunto das marcas, não restou demonstrada suficiente distinção, do que se conclui não ser possível a convivência entre elas.
Ademais, não merece prosperar o argumento da apelante de que a apelada não utiliza a sua marca e não possui qualquer atividade no Brasil como argumento para registro do seu pedido, pois é assegurado ao titular da marca seu uso exclusivo em todo o território nacional, bem como o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação, independentemente de utilização, isto é, mesmo que não haja qualquer uso pela apelada de sua marca no Brasil, caso queira usá-la, poderá ser suscetível de causar confusão ou associação com a marca da apelante.
Além do mais, não merece prosperar a alegação da apelante da existência de diversas imobiliárias através de pesquisa via GOOGLE, pois a discussão dos autos é sobre a proteção de marca registrada perante o INPI.
Outrossim, o deferimento do registro da marca NOVA ERA IMOBILIÁRIA não deve ser visto como tratamento diferenciado pelo INPI, até porque o significado de ambas são totalmente distintos.
Por fim, com relação a comparação de outras marcas já deferidas pela autarquia com a mesma expressão "ERA" levantadas pela apelante, tal argumento merece ser rechaçado, uma vez que a autora tenta confundir a análise de mérito do Juízo ao apontar registros de marcas da base de dados da autarquia em que está presente a sequencia de letras “E”, “R” e “A”, e não a palavra “ERA”, objeto do conflito, vejamos alguns exemplos que não merecem prosperar: (...)
Mais a mais, há de se considerar que, ainda que se imagine a possibilidade de um entendimento equivocado do Instituto no exame técnico, não se pode admitir que um equívoco sirva de embasamento ou justificativa para que se cometam outros equívocos em decisões ulteriores, pois se assim for, o INPI, hoje e no futuro, atuará todo o tempo de costas para a Legislação de Propriedade Industrial, apenas reproduzindo decisões pretéritas equivocadas.
Em segundo lugar, ainda que fosse o caso da existência de decisões supostamente contraditórias, estas não poderiam se sobrepor à verificação da colidência no caso concreto, sob pena de perpetuar distorção no segmento de mercado relevante e ofender o direito de quem já é detentor do direito de propriedade.
Ademais, como já decidiu o E. TRF2, "[O]s exemplos de registros trazidos pela apelante não são paradigmas para solucionar este tipo caso, eis que cada um deve ser analisado individualmente, em suas particularidades. O INPI não adotou "dois pesos e duas medidas" para decidir nos casos apresentados pela apelante para comparação. Este tipo de inferência não é válida em hipóteses de registro de marca, pois cada uma possui especificidades próprias e cada questão deve ser analisada em processo individual." (AC - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0034373.58.2018.4.02.5101, JF GUSTAVO ARRUDA MACEDO, TRF2 - 1ª TURMA ESPECIALIZADA.).
Dessarte, correta a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade da decisão do INPI que indeferiu o registro n.º 921.019.726, para a marca mista ERA IMÓVEIS, de titularidade da parte autora.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado (art. 124, XIX, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
No que tange à alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, nota-se que o acórdão recorrido (integrado pelo acórdão que julgou os declaratórios opostos pelo ora recorrente) não possui, a princípio, os vícios de integração apontados pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.
De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.