Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5059256-42.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: MOREIRA COMERCIO DE MOVEIS ONLINE EIRELI (AUTOR)
ADVOGADO(A): MARCO AURELIO MARCHIORI (OAB SP199440)
APELADO: RIGO-IR COMERCIO DE MOVEIS,ELETRODOM.E DECORACOES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS (OAB PR091948)
ADVOGADO(A): MARCELO HENRIQUE ZANONI (OAB PR063096)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por RIGO-IR COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E DECORAÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 28 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA PELO INPI. ALEGADA AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM MARCAS SEMELHANTES. TEORIA DA DISTÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que manteve decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de indeferir o pedido de registro da marca mista "MÓVEISAQUI" (registros nºs 918.359.651 e 918.360.161), sob fundamento de ausência de distintividade suficiente, nos termos do art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI). A apelante sustenta que sua marca apresenta elementos distintivos aptos ao registro e que a marca registrada da apelada, "AQUI MÓVEIS", é uma marca fraca, de uso comum, cuja exclusividade é mitigada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a marca "MÓVEISAQUI" possui distintividade suficiente para fins de registro; e (ii) analisar se a marca da apelada, "AQUI MÓVEIS", configura marca fraca, permitindo a coexistência de marcas semelhantes no mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei da Propriedade Industrial veda o registro de sinais genéricos, necessários, comuns ou descritivos, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (art. 124, VI, da LPI). No entanto, marcas fracas, que utilizam expressões de uso comum ou evocativas, podem ser registradas com exclusividade mitigada, devendo coexistir com marcas semelhantes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que marcas fracas, desprovidas de forte originalidade, não podem impedir o registro de sinais semelhantes, desde que dotados de elementos distintivos suficientes (STJ, REsp 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).
5. A Teoria da Distância estabelece que uma marca nova não precisa ser mais distinta das já registradas do que estas são entre si, permitindo o registro de sinais relativamente similares quando a distintividade global é suficiente para evitar confusão no mercado.
6. A marca "MÓVEISAQUI", na forma mista, apresenta elementos gráficos e figurativos que conferem suficiente distintividade, não havendo risco de confusão indevida com a marca "AQUI MÓVEIS".
7. O indeferimento do pedido de registro pelo INPI se baseou exclusivamente na alegação de ausência de distintividade, sem considerar os elementos gráficos e a mitigação da exclusividade da marca da apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Marcas fracas, compostas por expressões de uso comum ou evocativas, gozam de proteção mitigada e devem coexistir com marcas semelhantes, desde que haja elementos distintivos suficientes.
2. A análise da distintividade de uma marca deve considerar seu conjunto global, incluindo elementos gráficos e figurativos, conforme previsto no art. 124, VI, da LPI.
3. O indeferimento de registro de marca pelo INPI deve observar a Teoria da Distância, não podendo exigir grau de distintividade superior ao das marcas já concedidas no mesmo segmento.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, VI e XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.498, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011; STJ, REsp 1.107.558/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 01.10.2013; TRF2, AC 200102010428707, Rel. Des. Fed. André Fontes, DJU 23.04.2007.
Nesta sede, a recorrente afirma que "a decisão recorrida implicou direta violação aos artigos 124, incisos VI e XIX, e 129, todos da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), ao determinar a concessão do registro da marca "MOVEISAQUI" em favor da Recorrida, em detrimento dos direitos marcários válidos e regularmente adquiridos pela Recorrente".
Ao final, "a Recorrente requer a Vossas Excelências que se dignem em CONHECER o presente Recurso Especial, e ao mesmo DAR PROVIMENTO, para o fim de que seja REFORMADO o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por violar frontalmente os dispositivos legais citados, invertendo-se, consequentemente, o ônus de sucumbência".
Contrarrazões no Evento 44.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 124, VI e XIX, e 129 da LPI.
Veja-se:
(...)
Em relação à afinidade mercadológica, constata-se que as empresas litigantes atuam em segmentos similares, resultando em afinidade de produtos e serviços, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade.
Ademais, a apelante sustenta que a sua marca é distinta, sendo que seu elemento nominativo é de uso comum, além de possuir elemento figurativo, e, nos casos de expressões evocativas, mesmo quando guardam relação com o produto ou serviços por eles designados, admitem registro marcário quando dotados de suficiente distintividade.
Ao não conceder o registro, o INPI indeferiu o pedido com fulcro no art. 124, VI, da LPI, sustentando que a marca da apelante é constituida por termo descritivo sem suficiente forma distintiva.
Quanto ao mencionado artigo acima, percebe-se que há vedação expressa de utilização como marca de "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplemente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva".” (art. 124, VI, da Lei n.º 9.279/96 – LPI).
O mencionado dispositivo legal proíbe que um concorrente se aproprie de uma expressão genérica, comum, vulgar de modo a excluir sua utilização por outros concorrentes. Tais sinais são "res communis omnium" (coisa comum a todos), por isso, irregistráveis, com exceção das marcas com suficiente forma distintiva. Assim, percebe-se que para merecer a proteção legal, é necessário equilíbrio entre a transmissão das características do produto ou serviço e a distintividade dos sinais adotados.
Para verificação da incidência da proibição, a doutrina norte-americana e de outros países adota o que se convencionou chamar de imagination test (teste de imaginação). Conforme esse teste, a marca deve ser considerada sugestiva quando exigir do observador um esforço de imaginação para determinar a natureza dos produtos ou serviços, perpassando apenas de forma indireta a ideia acerca do produto ou serviço (Comentários à Lei de Propriedade Industrial, IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, 3ª edição, 2013, p. 239).
Nessa toada, a apelante devidamente comprovou através do documento de evento 52, DOC2, que o termo "Aqui Móveis" é de uso comum ou seja, o referido termo trata-se de uma marca fraca, sendo que nesses casos incide a regra da exclusividade do registro mitigada, devendo o titular conviver com marcas parecidas.
No que tange ao tema, também o Colendo Superior de Justiça pronunciou que as “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo” (STJ - REsp 1.166.498 – Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).
Dessa forma, deve-se atentar que o signo em discussão foi registrado em sua apresentação mista, que guarda suficiente distintividade entre si, fato que reforça a possibilidade da sua convivência no mercado consumidor.
Nesse particular, destaco que a apresentação visual da marca da apelante é formada por habitações ou construções estilizadas e letras ligadas a um elemento figurativo, sendo suficientes para diferenciar a marca em cotejo, vejamos: (...)
Aplicável ao caso, a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.
(...)
Ademais, nos casos de marcas fracas ou evocativas, o registro é concedido, porém, com limitação à extensão de sua proteção (ou seja, sua exclusividade é mitigada), arcando o seu titular com o ônus de conviver com marcas relativamente semelhantes. Inclusive, esse é o entendimento adotado pelo C. STJ: (...)
Assim, tratando-se de marcas fracas, deve ser realizada a concessão do registro de marca "MÓVEISAQUI" à sociedade autora, uma vez que não se pode exigir que esta seja mais distinta do sinal supostamente colidente, anteriormente registrado, do que as marcas já registradas e concedidas são entre si, por aplicação da Teoria da Distância ao caso concreto.
Portanto, percebe-se que o signo registrado pela apelante possui distintividade, não encontrando óbice nas vedações insculpidas no artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial.
Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido, decretando a nulidade do ato administrativo de indeferimento dos registros nºs 918.359.651 e 918.360.161, em favor da demandante, referente à marca mista MÓVEISAQUI, devendo o INPI providenciar o seu deferimento e concessão, após o pagamento das retribuições devidas.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.