Publicacao/Comunicacao
Intimação
Apelação Cível Nº 5029731-15.2022.4.02.5101/RJ
RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS
APELANTE: TV ALIANCA PAULISTA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS GONÇALVES JUNIOR (OAB SP107645)
ADVOGADO(A): CELINO BENTO DE SOUZA (OAB SP108745)
APELADO: TEM PUBLICIDADE E COMERCIO DE PAINEIS E LUMINOSOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JOANA D ARC ALVES DA SILVEIRA (OAB SP336759)
ADVOGADO(A): RAYAN SANCHES DIAS ALBANO (OAB SP423290)
ADVOGADO(A): CAROLINE PASTRI PINTO REINAS (OAB SP317728)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE GUERRA GONCALVES (OAB SP244000)
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. RETIFICAÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO REGISTRO. APELO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de nulidade de registro marcário, proposta por TEM PUBLICIDADE E COMÉRCIO DE PAINÉIS E LUMINOSOS contra TV ALIANÇA PAULISTA LTDA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), para declarar a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de registro nº 919.015.301 (marca mista "TV TEM", classe 35). A autora alegou colisão com suas marcas anteriores "TEM", registradas nas classes 35 e 38.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença que declarou a nulidade de registro de marca, modificando ato administrativo federal, comporta reexame necessário; (ii) determinar a posição processual do INPI em ações de nulidade de registro marcário; (iii) analisar se há coisa julgada formada no processo nº 5022509.35.2018.4.02.5101 com repercussão nesta ação; (iv) verificar a validade da anulação de 9 registros de marca que contêm o termo "TEM" ou variações; e (v) decidir se a marca mista "TV TEM" (registro nº 919.015.301, classe 35), destinada a serviços de publicidade e propaganda em radiodifusão, colide com as marcas anteriores "TEM" da parte autora, registradas para serviços de publicidade, marketing e comunicação, caracterizando risco de confusão ou associação indevida.
III. Razões de decidir
A sentença que declarou a nulidade de registro de marca e modificou ato administrativo federal comporta reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula nº 61 do TRF-2, a qual estabelece a remessa necessária em casos de sentença ilíquidas e condenatórias, de obrigação de fazer ou de não fazer.
O INPI deve ser considerado réu em ações de nulidade de registro, atuando como litisconsorte passivo do titular da marca, haja vista que proferiu a decisão administrativa de concessão dos registros impugnados e ofereceu resistência judicial, devendo sua posição processual ser retificada de assistente especial para réu.
Não há repercussão da coisa julgada formada no processo nº 5022509.35.2018.4.02.5101 na presente ação, pois os objetos são diversos, com sinais registrados em classes distintas e apresentações mistas diferenciadas. O processo anterior discutiu o indeferimento de pedidos de registro, enquanto o presente questiona a concessão de marca, sendo cada registro analisado individualmente.
Mantida a improcedência da pretensão com relação a 9 dos 10 registros impugnados nesta ação, uma vez que, como salientado pelo INPI, há suficiente distintividade dos conjuntos marcários em questão, nos quais outros elementos são agregados ao termo nominativo "TEM", conferindo-lhes individualidade e mitigando o risco de confusão.
A marca mista "TV TEM", com seus elementos distintivos e sua especificação para serviços de publicidade no contexto da radiodifusão, possui a distintividade necessária e não gera risco de confusão ou associação indevida com as marcas anteriores da apelada, permitindo sua coexistência sob o princípio da especialidade. Isto porque a atuação da apelada é restrita à publicidade física, enquanto a marca da apelante, registrada especificamente para publicidade em radiodifusão, demonstra uma atuação em nichos de mercado distintos. Ademais, a coexistência de marcas na classe 38 e o uso consolidado da marca "TV TEM" pela apelante por mais de 20 anos reforçam a ausência de verossimilhança e perigo de dano, levando à manutenção do registro administrativo e à revogação da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
Conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento para retificar a posição processual do INPI de assistente especial para réu. Dar provimento ao apelo para reformar a parte da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de registro nº 919.015.301, para a marca mista "TV TEM", na classe 35, que deve ser mantido. Inverter os honorários de sucumbência, em desfavor de ambos os réus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIX; CPC, art. 496, I, § 3º; CC, art. 422; e Lei nº 9.279/1996, arts. 122, 124, 129.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, Súmula nº 61, j. 04.04.2018.1
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento para retificar a posição processual do INPI de assistente especial para réu, e dar provimento ao apelo para reformar a parte da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que deferiu o pedido de registro nº 919015301, para a marca mista "TV TEM", na classe 35, que deve ser mantido, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2026.
1. Minuta elaborada com o auxílio de ferramenta de inteligência artificial (Apoia), nos termos das diretrizes estabelecidas na Resolução nº 615, de 11 de março de 2025, do CNJ.