Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
RECURSO ESPECIAL EM Apelação Cível Nº 5047864-76.2020.4.02.5101/RJ
APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (AUTOR)
ADVOGADO(A): LELIO DENICOLI SCHMIDT (OAB SP135623)
APELANTE: FCA GROUP MARKETING S.P.A. (AUTOR)
ADVOGADO(A): LELIO DENICOLI SCHMIDT (OAB SP135623)
APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS FREEDOM LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): GUSTAVO HENRIQUE EIRADO DE ESCOBAR (OAB PE020724)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por Industria e Comercio de Pneus Freedom Ltda., com fundamento no art. 105, III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da CF/88, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada (evento 48.2), que restou assim ementado:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve o indeferimento dos pedidos de registro da marca "FIAT FREEDOM" pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob fundamento de colidência com a marca "FREEDOM", de titularidade da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há colidência impeditiva entre as marcas "FIAT FREEDOM" e "FREEDOM", considerando os princípios do direito marcário; (ii) estabelecer se a decisão do INPI que negou o registro da marca das apelantes deve ser anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastada a afinidade mercadológica, haja vista que as empresas litigantes atuam em segmentos distintos e inconfundíveis entre si. Uma atua no setor automobilístico, sendo fabricante de veículos, enquanto a outra comercializa pneus para motocicletas e bicicletas. 4. O termo "FREEDOM" é amplamente utilizado em diferentes segmentos do mercado, especialmente no setor automobilístico, e possui baixo grau de distintividade, o que reduz a exclusividade marcária da recorrida. 5. A marca "FIAT FREEDOM" possui elementos adicionais distintivos, incluindo a palavra "FIAT", amplamente reconhecida, e grafismo próprio, afastando a possibilidade de confusão com a marca "FREEDOM". 6. A análise da colidência marcária deve considerar o princípio da especialidade, segundo o qual a proteção conferida a uma marca se restringe ao segmento em que atua, salvo em casos de marca de alto renome ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto. 7. O "Teste 360º de Confusão de Marcas" demonstra que a marca "FIAT FREEDOM" reúne elementos suficientes para impedir associação indevida com a marca "FREEDOM", permitindo a coexistência dos registros sem prejuízo à concorrência ou ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O baixo grau de distintividade de um termo amplamente utilizado no mercado reduz a exclusividade conferida ao titular da marca. 2. O ordenamento jurídico brasileiro não confere monopólio absoluto sobre termos de uso comum, especialmente quando há elementos distintivos adicionais que impedem a associação indevida pelo público consumidor. 3. A coexistência de marcas semelhantes é admissível quando há diferenciação suficiente nos elementos gráficos, nominativos e na segmentação de mercado, afastando o risco de confusão para o consumidor. 4. O princípio da especialidade limita a exclusividade da marca ao segmento de mercado em que atua, salvo casos de alto renome ou má-fé.
Os embargos de declaração opostos não foram providos, conforme acórdão do evento 87.3.
Em razões recursais (evento 100.1), a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, a violação aos artigos 489, §1º, IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, bem como ao artigo 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/96.
Sustenta, preliminarmente, que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada, eis que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso quanto às questões suscitadas, tais como a distinção com o precedente citado para demonstrar a ausência de afinidade mercadológica; a ausência de analise das especificações relativas a peças de veículos; a ausência de identificação das marcas que integrariam a suposta diluição; a ausência de enfrentamento da mera justaposição, o que não caracteriza distintividade suficiente entre as marcas.
No mérito, defende que a marca das autoras incorpora integralmente o sinal marcário da recorrente, inexistindo elementos suficientes para conferir distintividade, sendo evidente o risco de confusão/associação entre os sinais, diante da inegável afinidade mercadológica.
Contrarrazões no evento 106.1.
É o relatório. Decido.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor (evento 48.1):
“(...)Contudo, a tese defendida pelo INPI, e incorporada na sentença, não se sustenta diante da análise conjunta dos critérios aplicáveis para a verificação da colidência entre marcas em conformidade com a jurisprudência sobre o tema.
De acordo com o princípio da especialidade, via de regra, devem ser analisadas apenas as marcas registradas na mesma classe, ou destinadas a produtos que guardam relação de afinidade, ainda que inseridas em diferentes classes. O princípio da especialidade, que tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado.
Nesse aspecto, cumpre afastar a suposta afinidade mercadológica, haja vista que as empresas litigantes atuam em segmentos distintos e inconfundíveis entre si. A apelante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. atua no setor automobilístico, sendo fabricante de veículos, enquanto a recorrida comercializa pneus para motocicletas e bicicletas.
No mesmo sentido, a apelante trouxe precedente recente deste Tribunal no julgamento da ação anulatória nº 5095561-59.2021.4.02.5101, na qual se decidiu que não há afinidade entre os segmentos de pneus e scooters elétricas. O raciocínio deve ser aplicado ao presente caso, afastando-se a alegação de concorrência direta entre as partes.
Ademais, tem-se considerado a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si (Nesse sentido: TRF2, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5090144-91.2022.4.02.5101, 1a. TURMA ESPECIALIZADA, Juiz Federal ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08/03/2024; TRF2, Segunda Turma Especializada, AC 0225697-74.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, E-DJF2R 15.07.2019).
Portanto, não se pode exigir que uma nova marca guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas já semelhantes e aceitas no mercado, de modo que a comparação é feita não somente entre as marcas em disputa, mas também quanto ao mercado pertinente (Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Voto-vista no REsp 1.773.244, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 05.04.2019).
No caso dos autos, afigura-se plenamente possível a convivência entre as marcas à vista que o acervo registral do INPI demonstra que a expressão FREEDOM já integra diversas marcas concedidas anteriormente à fundação da Indústria e Comércio de Pneus Freedom Ltda., inclusive, no setor automobilístico. Esse aspecto evidencia que o termo em questão não pode ser considerado de alta distintividade intrínseca, o que reduz a abrangência da proteção conferida ao titular do registro.
A rigor, pode-se afirmar que o elemento nominativo “FREEDOM”, por si só, já se encontra bastante diluído/desgastado, sem gozar de forte traço distintivo, pondendo até mesmo ser considerado de uso comum, o que faz com que não haja possibilidade de apropriação exclusiva por parte de apenas um titular, sob pena de contrariar o disposto no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96.
Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro não confere monopólio absoluto sobre termos de uso comum, especialmente quando há elementos distintivos adicionais que impedem a associação indevida pelo público consumidor.
De todo modo, há de se permitir a convivência de marcas semelhantes, ainda que fosse no mesmo segmento mercadológico, desde que se reconheça suficiente distintividade em seu conjunto.
Nessa perspectiva, é possível reconhecer o suficiente grau de distintividade das marcas da apelante, notadamente por se tratar de marcas mistas, cuja forma figurativa apresenta características diferenciadas, a despeito da identidade com relação a um único elemento nominativo, apenas quanto ao termo "FREEDOM", que as assemelha às marcas da apelada.
Frise-se que, na análise sobre a possibilidade de colidência marcária, importa considerar o conjunto e não os termos isolados contidos na marca. Ademais, vale lembrar a lição do Mestre Gama Cerqueira, em Tratado de Propriedade Industrial, vol.II, que alertava: “Deve-se decidir pela impressão de conjunto e não pelos seus detalhes”.
No caso, percebe-se claramente que a marca FIAT FREEDOM apresenta elementos visuais e nominativos distintos, que mitigam a possibilidade de confusão, notadamente pela presença do logotipo FIAT, amplamente reconhecido pelo mercado e capaz de conferir identidade própria ao conjunto marcário. O sinal registrado pela recorrida, por sua vez, contém elementos gráficos distintos, como a figura estilizada de uma gaivota, inexistente na marca pretendida pelas apelantes.
Em casos dessa natureza, a jurisprudência pátria tem adotado a aplicação do Teste 360º de Confusão de Marcas. Os critérios de análise do Teste 360º devem ser ponderados conjuntamente, sem que um se sobreponha aos demais, cabendo examinar os seguintes aspectos:
(i) Grau de distintividade intrínseca da marca anterior: o termo FREEDOM, isoladamente considerado, não detém caráter distintivo forte, uma vez que é amplamente utilizado em diferentes segmentos do mercado, especialmente no setor automobilístico. A recorrida não demonstrou que sua marca goza de alto renome ou notória distintividade, o que enfraquece sua pretensão de exclusividade.
(ii) Semelhança gráfica, fonética e ideológica: a marca pretendida pelas apelantes, FIAT FREEDOM, incorpora a palavra FIAT, marca notoriamente reconhecida e de alto renome no setor automobilístico, o que afasta o risco de confusão. O logotipo da recorrida, por sua vez, apresenta grafismo diferenciado e a presença de uma gaivota, elemento ausente na marca das apelantes.
(iii) Legitimidade e fama do suposto infrator: a apelante FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. é uma das maiores fabricantes de veículos do país, fato que reforça a autonomia de sua identidade mercadológica e a reduzida possibilidade de associação indevida com a marca da recorrida, cuja atuação se restringe ao nicho de pneus para motocicletas.
(iv) Tempo de convivência no mercado: não há comprovação de que a marca FIAT FREEDOM tenha gerado confusão efetiva junto aos consumidores da recorrida, o que indica a possibilidade de convivência pacífica no mercado.
(v) Espécie dos produtos e especialização do público-alvo: os produtos assinalados pelas marcas pertencem a segmentos distintos. Os consumidores que adquirem veículos automotores são altamente especializados e não os confundiriam com pneus de motocicletas, afastando o risco de associação indevida.
(vi) Diluição da marca: a recorrida não detém exclusividade sobre a palavra FREEDOM, que já integra diversas outras marcas registradas para produtos automobilísticos. Assim, a tentativa de impedir o registro da marca FIAT FREEDOM configura uma sobreposição indevida de direitos marcários.
A aplicação do teste ao caso concreto permite concluir que a marca FIAT FREEDOM reúne elementos distintivos suficientes para afastar o risco de associação indevida com o sinal da recorrida.
Afora esse aspecto, já tendo sido afasta a suposta afinidade mercadológica, sequer haveria de se cogitar de risco confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
De aduzir-se, em conclusão, que, em congruência ao entendimento firmado por este Colegiado, e na esteira da jurisprudência sobre a matéria, a parcial identidade gráfica e fonética entre os signos não inviabiliza a coexistência deles, notadamente porque a marca da recorrente constitui expressão capaz de individualizá-la, pelo que se infere que não restou configurada violação do artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96.
Assim, o indeferimento do pedido de registro pelo INPI mostrou-se equivocado, razão pela qual deve-se reconhecer a possibilidade de registro da marca FIAT FREEDOM pelas apelantes.”
Nesse passo, a revisão do acórdão, para entender de modo contrário, tal como pretendido pela recorrente, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7/STJ. PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadalógico das marcas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 7. Recurso especial não provido. (STJ, REsp 1342741/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/06/2016)
Não há falar, igualmente, em violação ao art. 1.022 e 489 do CPC, eis que o acórdão recorrido examinou cada uma das omissões apontadas em sede de embargos de declaração, não se podendo confundir o inconformismo da parte com omissão ou ausência de motivação. (PET no AREsp 1880385/SP, Terceira Turma, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJEN 02/10/2025).
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa com as cautelas de praxe.