Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5069742-52.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: BR COMPANY RESTAURANTE, LANCHONETES LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB SP188270)
APELADO: LUIS FERNANDO VACCARI DE SOUSA (AUTOR)
ADVOGADO(A): HENRIQUE MOURA ROCHA (OAB SP234429)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por BR COMPANY RESTAURANTE, LANCHONETE, LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 39 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 68).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI. REGISTRO MARCÁRIO. MARCAS SEMELHANTES EM SEGMENTO DE MERCADO IDÊNTICO. DILUIÇÃO DE TERMOS COMUNS. possibilidade de convivência. ausente risco de confusão e associação indevida. RESTABELECIMENTO DO REGISTRO da apelada. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta por BR COMPANY RESTAURANTE, LANCHONETES UNIPESSOAL LTDA - ME, em face de sentença que declarou a nulidade de ato administrativo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), restabelecendo o registro nº 910.339.201 para a marca mista "LOVE BURGER", de titularidade do autor/apelado, Luís Fernando Vaccari de Sousa. A sentença considerou que a anterioridade da marca nominativa "I LOVE BURGER", da apelante, não configuraria impedimento ao registro da marca mista, afastando a incidência do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anterioridade do registro da marca nominativa "I LOVE BURGER" obsta o restabelecimento do registro da marca mista "LOVE BURGER"; e (ii) avaliar se a convivência entre as marcas gera risco de confusão ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coexistência de marcas com termos de uso comum e descritivo no mesmo segmento de mercado, como "LOVE" e "BURGER", é juridicamente admitida, pois esses termos são genéricos e diluídos no setor de comercialização de hambúrgueres.
4. A análise dos sinais distintivos deve considerar o conjunto marcário como um todo, incluindo os elementos nominativos e figurativos. A marca "LOVE BURGER" apresenta elementos visuais e estilização que a diferenciam suficientemente da marca "I LOVE BURGER".
5. A Teoria da Distância aplica-se ao caso, permitindo a convivência entre marcas semelhantes desde que haja diferenças suficientes para evitar confusão direta ou associação indevida.
6. A distintividade do conjunto marcário da autora/apelada enquadra-se na exceção prevista no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/96, que permite o registro de sinais comuns ou descritivos desde que dotados de forma distintiva suficiente.
7. O risco de confusão é afastado pela diferença ideológica entre os sinais. "I LOVE BURGER" indica uma relação emocional do consumidor com o hambúrguer, enquanto "LOVE BURGER" se refere a uma característica do produto, denotando um "hambúrguer do amor".
8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que o ônus da convivência recai sobre titulares de marcas evocativas ou descritivas, com limites de tolerância em casos de identidade gráfica ou semântica, o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Os embargos de declaração desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma que "o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região/RJ negou vigência a dispositivos infraconstitucionais expressos, notadamente os artigos 124, inciso XIX, 129 e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI), ao julgar improvidos os pedidos da Recorrente (...)".
Aponta divergência jurisprudencial.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Como exaustivamente demonstrado nas presentes razões recursais, os fundamentos que embasaram o v. Acórdão ora recorrido não empregam a correta interpretação da matéria e apresentam aplicação equivocada, violando frontalmente o disposto nos dispositivos artigos 124, inciso XIX, 129 e 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI),, além de divergirem da jurisprudência majoritária dos demais Tribunais.
Ante todo o exposto, aguarda a Recorrente o regular processamento e conhecimento do presente Recurso Especial, nos termos das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 105 da CF, bem como, seja atribuído o efeito devolutivo e suspensivo conforme art. 1.029, §5º do Código de Processo Civil para que seja dado provimento ao presente recurso para determinar a reforma do r. acórdão recorrido, tendo em vista que não houve a aplicação adequada dos artigos acima citados da Lei nº 9.279/96, que foram devidamente demonstrados no presente recurso.
Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os nos termos do art. 85, §11º do CPC.
Contrarrazões no Evento 95.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso, inobstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
O cerne do presente recurso consiste em decidir se a anterioridade da marca nominativa "I LOVE BURGER", de titularidade do réu/apelante, tem o condão de impedir o registro da marca mista "LOVE BURGER", pertencente ao autor/apelado.
Para a análise da semelhança das marcas em cotejo com o fim de aferir a possibilidade de confusão ao público consumidor, se faz necessário o exame dos respectivos produtos e serviços ofertados pelas empresas litigantes num contexto fático-probatório.
A noção de confusão deriva da natureza do produto e/ou do serviço, de modo que o julgador formará a sua convicção com a análise de todos os elementos que venham a corroborar para a certeza da afinidade e semelhança das marcas.
Assim, necessário se faz discriminar as marcas em debate.
O réu/apelante possui dois registros marcários, no entanto apenas o registro abaixo foi apontado pelo INPI como anterioridade impeditiva em sede de PAN: (...)
De acordo com a apelante, o ato praticado pelo INPI que extinguiu o registro da parte autora/apelada deve ser mantido, ao fundamento de que o restabelecimento do registro nº 910.339.201 importaria em violação ao art. 124, XIX da Lei nº 9.279/96, diante da existência de seu registro anterior para a marca "I LOVE BURGER", em apresentação nominativa: (...)
No caso em tela, resta claro que o registro anulando e o registro da apelante buscam assinalar produtos/serviços no mesmo segmento de mercado – comercialização de hambúrgueres –, razão pela qual afasta-se a incidência do princípio da especialidade.
Quanto à possibilidade de convivência entre os sinais distintivos, identifica-se facilmente que os registros em conflito são fonética e graficamente semelhantes, na medida em que empregam os termos evocativos e descritivos, "LOVE" e "BURGER" em sua composição.
Há, contudo, suficiente distinção entre os signos, uma vez que os conjuntos marcários, considerados como um todo, causam uma impressão geral distinta.
Verifica-se que os conjuntos marcários são formados pelos termos estrangeiros "LOVE" e "BURGUER" cuja tradução para a língua portuguesa significa "hambúrguer do amor", no caso da autora e, "eu amo hambúrguer", para a marca do réu/apelante, constituindo, assim, um termo de uso comum e evocativo, inclusive muito utilizado na composição de registros marcários.
Ou seja, empresas que optam por termos de uso comum e de natureza evocativa/descritiva para compor suas marcas possuem o ônus da convivência com outras marcas/sinais semelhantes, como ocorre no presente caso.
Na hipótese dos autos, restou demonstrada a existência de diversos registros compostos pelos termos "LOVE" e "BURGER" nas mesmas classes dos registros em conflito, o que denota tratarem-se de termos de uso comum/vulgar no segmento de venda de hambúrgueres.
Consultando o INPI é possível encontrar pré-existência de sinais marcários contendo os termos "LOVE" e "BURGUER", como por exemplo, "WE LOVE BURGUER" e "BURGUER LOVERS".
Aplicável ao caso ainda a Teoria da Distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento, na ocasião do registro, não precisa ser mais diferente das outras já existentes do que essas são entre si.
Em suma, a diluição dos termos "LOVE" e "BURGER", tornando-os comuns e vulgares no segmento de mercado em questão não são passíveis de apropriação exclusiva, sob pena de constituir um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos.
Assim, deve ser permitida a convivência de marcas semelhantes, ainda que no mesmo segmento mercadológico. É assim que os titulares de sinais considerados “desgastados” no segmento em análise devem suportar o ônus da convivência.
Destaco que a apresentação visual da marca da apelada é formada por estilização do elemento nominativo, com adoção das cores branca e vermelha, acrescida de um logotipo de um sanduíche cujo recheio é a expressão "LOVE BURGER", de modo que, apesar da semelhança entre os signos quando considerados apenas os termos que os compõem, a diferença entre os elementos nominativos como um todo e a presença de elementos figurativos na composição da marca da autora/apelada autoriza a concessão do registro nº 910.339.201, na medida em que a apresentação das marcas, consideradas como um todo, se torna suficientemente distinta: (...)
Releve-se que a marca da autora/apelada (“LOVE BURGER”) adquiriu distintividade suficiente na medida em que foi registrada na forma mista, enquadrando-se na exceção prevista no inciso VI do art. 124 da LPI:
“Art. 124 – Não são registráveis como marca: (...) VI- sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;(...)” (grifo nosso).
Considerando que a impressão causada pelo conjunto dos signos marcários é distinta, entendo que não há como conduzir o consumidor a qualquer risco de confusão ou associação indevida.
Discordo do INPI quanto à semelhança ideológica dos sinais e comungo do entendimento do juízo a quo, cujo trecho da sentença destaco abaixo:
Há, ainda, no caso dos autos, uma certa diferença ideológica entre os sinais. I LOVE BURGER significa “eu amo hambúrguer”, uma referência à famosa campanha publicitária I ♥ NY (como já reconhecido no processo nº 5012246-07.2019.4.02.5101, que julgou a registrabilidade da marca I ♥ BURGUER, também da ré – evento 1, Outros 21). Já LOVE BURGER significa hambúrguer do amor ou hambúrguer amoroso – a ausência do pronome “I” (eu) muda a classe gramatical de “love”, que passa de verbo a adjetivo.
Ou seja, enquanto I LOVE BURGER, WE LOVE BURGUER e BURGUER LOVERS são marcas registradas que passam a ideia de pessoas que amam hambúrgueres, LOVE BURGER usa a noção de um hambúrguer do amor, sendo até mais distante que as marcas seniores.
O INPI alega que o conjunto marcário do autor não possui diferenciação nominativa suficiente e necessária para diferenciá-la da marca apontada como anterioridade.
No que diz respeito ao argumento da autarquia, saliente-se que a linha decisória do presente julgamento, consoante acima exposto, é a de que signos dessa natureza tem o ônus da convivência. É lógico que esse ônus da convivência tem um limite de tolerância. Em alguns casos esse E. Tribunal já entendeu que marcas evocativas/descritivas não poderiam conviver, devido a identidade gráfica do sinal em análise, além da identidade dos serviços e/ou produtos que identificam: APELAÇÃO CÍVEL: 1996.51.01.078035-3 (Marca “TRANSBRASIL”).
Por todas as razões expostas, não restou configurada ofensa ao inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Intelectual por parte da marca da autora/apelada, devendo ser mantida a sentença e restabelecido o registro nº 910.339.201, da marca mista"LOVE BURGER".
No acórdão que julgou os declaratórios da recorrente, esclareceu-se, ainda, que:
O acórdão analisou detidamente a questão da coexistência marcária, concluindo que, apesar de ambas as marcas atuarem no mesmo segmento mercadológico de comercialização de hambúrgueres, possuem distintividade suficiente em seu conjunto, o que afasta o risco de confusão ou associação indevida entre elas.
Nesse contexto, eventual alegação de má-fé perde relevância prática: se não há risco de confusão, não se configura o ilícito marcário nem se justifica a anulação do registro. Ademais, o acórdão expressamente afastou o princípio da especialidade, reconhecendo que mesmo em classes distintas (29 e 43) há afinidade mercadológica, porém, ressaltou que a análise deve se pautar pela impressão global dos sinais, havendo suficiente distintividade.
O acórdão embargado, ao afastar a aplicação do art. 124, XIX, da LPI, fê-lo justamente com base na conclusão de que não há risco de confusão ou de associação indevida entre os sinais, considerando o conjunto marcário como um todo, a diferença ideológica entre as expressões “I LOVE BURGER” e “LOVE BURGER”, a presença de elementos figurativos e, ainda, a diluição dos termos comuns “LOVE” e “BURGER” no mercado.
Ora, a incidência dos arts. 129 e 130, III, da LPI pressupõe a existência de uma violação marcária. O direito de uso exclusivo e o direito de zelar pela integridade da marca somente podem ser invocados quando demonstrada a colidência efetiva entre os sinais, isto é, quando há risco de confusão ou associação indevida.
A alegação de incongruência com precedentes desta Turma também não merece prosperar.
O acórdão embargado expressamente reconheceu que a “linha decisória do presente julgamento” adota a teoria da distância e o ônus da convivência para marcas evocativas ou descritivas, mas delimitou que tais princípios possuem um “limite de tolerância”.
Nos casos apontados pela embargante (ex.: REDE SOL, MULTIPLIC EMBRIÕES, LIS MAGAZINE), a Turma identificou identidade fonética e gráfica significativa entre os sinais e, sobretudo, ausência de elementos figurativos ou diferenciação ideológica que pudessem afastar a confusão. Por essa razão, a convivência foi vedada.
Portanto, não há incongruência, mas sim aplicação coerente da jurisprudência à luz das particularidades do caso concreto.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.