Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5024840-48.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: CASA DI CONTI LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): JOSE CARLOS TINOCO SOARES JUNIOR (OAB SP211237)
APELADO: MARCO ANTONIO BARBOSA (RÉU)
ADVOGADO(A): RENATA CARVALHO MENDONCA BARBOSA (OAB MG117454)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por CASA DI CONTI LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 31 desta instância.
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MARCA REGISTRADA NA CLASSE 32 (CERVEJAS). REGISTRO POR PESSOA FÍSICA. ALEGADA NULIDADE. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE MARCAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por CASA DI CONTI LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos processos nº 5024840-48.2022.4.02.5101 e nº 5025633-84.2022.4.02.5101.
No primeiro processo, a apelante buscava a nulidade do registro nº 913986925 referente à marca “SMITH” (classe 32), sob titularidade de pessoa física, alegando irregularidade na comprovação de exercício efetivo e lícito da atividade relacionada.
No segundo processo, pleiteava a concessão dos registros das marcas “SMITH 44” sob nº 915104539 e nº 922398534, indeferidos pelo INPI em razão do registro pré-existente da marca “SMITH”.
Os pedidos foram julgados improcedentes, com fundamento na regularidade do procedimento administrativo do INPI e na ausência de provas de irregularidade no registro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o registro da marca “SMITH” por pessoa física na classe 32 é válido, diante da alegada ausência de comprovação do exercício efetivo e lícito da atividade relacionada; e
(ii) definir se o indeferimento dos registros das marcas “SMITH 44” pela apelante é válido, considerando a anterioridade impeditiva e a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais marcários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) permite o registro de marcas por pessoas físicas ou jurídicas, desde que relacionado à atividade exercida de forma efetiva e lícita, bastando a declaração do requerente, sob as penas da lei, salvo prova de fraude ou má-fé.
Na hipótese, o INPI considerou válida a declaração de atividade apresentada pelo titular da marca “SMITH” e não constatou indícios de irregularidade. A apelante não trouxe provas concretas de fraude ou má-fé, limitando-se a alegações genéricas.
A jurisprudência admite o registro de marcas por pessoas físicas na classe 32, inclusive no ramo de cervejas, desde que observados os requisitos legais.
A análise comparativa entre as marcas revela que o elemento linguístico “SMITH” possui destaque e preponderância em ambas as marcas, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida entre os consumidores, nos termos do artigo 124, XIX, da LPI.
O indeferimento dos registros das marcas “SMITH 44” pleiteados pela apelante foi compatível com o princípio da anterioridade e com a proteção aos consumidores, inexistindo fundamento para afastar a decisão do INPI.
A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, de 10% para 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa, observa o artigo 85, § 11, do CPC.
Determina-se ao INPI a anotação e publicação da presente decisão e da decisão transitada em julgado na RPI e em seu site oficial, em prazo de 15 dias a contar da intimação, em conformidade com os princípios da publicidade e da eficiência administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O registro de marca por pessoa física é válido desde que atendidos os requisitos do artigo 128 da LPI, bastando a declaração de exercício da atividade de forma efetiva e lícita, salvo prova de fraude ou má-fé.
O princípio da anterioridade e a análise da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais marcários fundamentam o indeferimento de registros quando presentes elementos que protejam o público consumidor.
A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é cabível e deve observar os critérios do artigo 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124, XIX, 128, § 1º, e 129; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º.
Nesta sede, afirma-se que "é de ser – reformada – a decisão recorrida, no tocante ao seu mérito, para que seja examinado seu recurso pretérito pela tipificação do artigo 128 parágrafo único, requisito obrigatório para que um registro de marca seja concedido, o que não foi verificado no v.acórdão, pelo ilustre Desembargador Relator Macário Ramos Judice Neto, que proferida foi pelo Tribunal Regional Federal da 2a. Região “data máxima vênia”, mediante a não verificação de pontos fundamentais de direito que assistem ao Recorrente em seu prejuízo e por ser tempestivo".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
36. Diante de todo o exposto e considerando notadamente que o v. acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a. Região, se constitui numa falha, posto que desconheceu integralmente os elementos preponderantes e cruciais aos direitos da Recorrente, requer-se:
a) preliminarmente, remeta o presente Recurso Especial Turma Especializada do TRF da 2a. Região, para o juízo de retratação previsto no artigo 1030 inciso II do CPC, nos termos da fundamentação acima;
b) não havendo retratação, que conheça e admita este recurso e remeta os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para recebimento, processamento e acolhimento, reformando a decisão recorrida, cumpridas as necessárias formalidades legais, como medida de inteira justiça;
c) que sejam as Recorridas intimadas para, querendo, responder ao presente recurso
37. E no mérito, requer-se aos ilustres Ministros do Superior Tribunal de Justiça:
d) que examinem o mérito, apreciem a matéria de direito posta neste Recurso Especial, com a contrariedade da Lei Federal e sua consequente negativa de vigência, corroborada pela flagrante interpretação divergente do próprio STJ e REFORMEM o v.acórdão, anulando o registro da marca “SMITH” sob no. 913986925 na classe 32.
e) sejam condenadas as Recorridas no pagamento das custas processuais, com a inversão dos honorários advocatícios.
Contrarrazões nos Eventos 44 e 48.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação ao art. 128, parágrafo único, da LPI.
Veja-se:
(...)
No que tange à possibilidade de registro de marca por pessoa física dispõe o artigo 28 da LIP:
" Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei."
O retro dispositivo legal é expresso quanto a possibilidade de pessoas físicas requererem o registro de marcas, desde que estejam diretamente relacionadas à atividade que pretendem designar. O §1º exige que o requerente declare exercer a atividade de forma efetiva e lícita, sob pena de responsabilidade legal.
Na hipótese, o segundo apelado apresentou declaração de atividade ao INPI, a qual, conforme normativa administrativa (art. 27 da Portaria INPI/PR nº 8/2022), possui presunção de veracidade até prova em contrário. A apelante, contudo, não apresentou provas documentais concretas que demonstrem falsidade nas declarações do apelado, limitando-se a alegações genéricas. Vejamos: (...)
Ademais, a jurisprudência reconhece que o registro de marcas por pessoas físicas na classe 32 (cervejas) não é vedado pela LPI, sendo suficiente a declaração de atividade, salvo existência de elementos que comprovem fraude ou má-fé.
É, portanto, equivocado o entendimento da apelante de que pessoas físicas estariam impedidas de registrar marcas na classe 32 (produtos como cervejas).
A apelante alega também que o segundo apelado teria prestado informações falsas ao declarar possuir capacidade para atuar no ramo de fabricação e comercialização de cervejas. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova concreta que sustente tal alegação, limitando-se a especulações.
Por outro lado, o INPI, ao conceder o registro, entendeu que a declaração apresentada pelo titular atendia aos requisitos legais, inexistindo razões fundadas para exigir documentação complementar. A regularidade do procedimento administrativo foi corroborada pelo exame técnico realizado pela autarquia, em conformidade com a Resolução nº 206/2017 e, posteriormente, com a Portaria INPI/PR nº 8/2022.
Quanto à alegação de vício no procedimento administrativo do INPI, o que restou demonstrado nos autos é que o exame realizado pelo INPI seguiu as normas aplicáveis, não havendo oposição ou questionamento no prazo legal para tanto. A presunção de regularidade dos atos administrativos permanece intacta, não tendo sido identificada falha processual ou violação normativa que pudesse comprometer a validade do registro da marca “SMITH”.
Com efeito, a concessão de registro de marcas visa proteger direitos de propriedade industrial, promovendo segurança jurídica. Invalidar o registro da marca do segundo apelado sem provas concretas comprometeria esses objetivos, além de violar o disposto no art. 129 da LPI, que assegura ao titular a exclusividade de uso da marca regularmente registrada.
No tocante as concessão dos registros da marca “SMITH 44”, os registros pleiteados pela ora apelante foram indeferidos por consistirem em anterioridade impeditiva, conforme análise técnica do INPI. Não foi demonstrada a inexistência de risco de confusão ou associação entre as marcas, sendo o indeferimento compatível com a legislação marcária.
Desta feita, não verifico nos autos qualquer fundamento que autorize a reforma da sentença recorrida. O INPI agiu em conformidade com as normas legais e administrativas ao conceder o registro ao segundo apelado, e as alegações da apelante não foram acompanhadas de provas capazes de desconstituir tal ato.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem o dispositivo infraconstitucional supostamente violado (art. 128, parágrafo único, da LPI), cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial.
6. "A marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279/96."
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.