Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5011459-70.2022.4.02.5101/RJ
APELANTE: KILOMANIA DE RIO BONITO RESTAURANTE A KILO LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): ALINE RODRIGUES DOLINSKI CAMPOS (OAB PR091948)
ADVOGADO(A): MARCELO HENRIQUE ZANONI (OAB PR063096)
APELADO: FOLHA SECA BAR E RESTAURANTE LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): MAGNO MARTINS MENDES (OAB RJ091492)
ADVOGADO(A): TIAGO BARBOSA DOS SANTOS (OAB RJ167177)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por KILOMANIA DE RIO BONITO RESTAURANTE A KILO LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 23 (integrado pelo acórdão do Evento 53).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPEDIMENTO LEGAL À REGISTRO DE MARCA SIMILAR. APLICAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por KILOMANIA DE RIO BONITO RESTAURANTE A KILO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal/RJ, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o registro da marca "KILOMANIA", classe NCL (9) 43, confirmando a validade do indeferimento pelo INPI, fundamentado na colidência com marca anteriormente registrada por FOLHA SECA BAR E RESTAURANTE LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença deve ser declarada nula por violação ao direito de ampla defesa e ao devido processo legal; e (ii) se é cabível a nulidade do ato administrativo do INPI que indeferiu o registro da marca "KILOMANIA", ante a existência de marca anterior semelhante já registrada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois a questão da colidência entre marcas dispensa prova testemunhal ou pericial, sendo suficiente a prova documental existente nos autos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
4. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia previamente registrada quando possa causar confusão ao consumidor. No caso, constatou-se que a marca "KILOMANIA" já havia sido registrada pela apelada, sendo idêntica em seu elemento nominativo principal.
5. A coexistência pacífica alegada pela autora não afasta o risco de confusão, especialmente considerando que ambas as marcas estão registradas para serviços semelhantes na área de alimentação, e que a abrangência territorial do registro é nacional.
6. O fato de a marca "KILOMANIA" integrar o nome empresarial da apelante não garante direito ao registro marcário, uma vez que a apelante foi constituída depois da prioridade do registro da marca da apelada.
7. A concessão anterior de registros para a apelante em outras classes não altera a análise, já que se referem a serviços distintos dos ora em discussão, não se aplicando ao fornecimento de refeições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de colidência entre marcas deve considerar o conjunto marcário e os elementos distintivos que possam gerar confusão ao consumidor.
2. O art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza ou imite outra previamente registrada quando destinada a serviços idênticos ou afins.
3. A existência de registros anteriores em outras classes não impede a aplicação do impedimento previsto no art. 124, XIX, da LPI, quando se trata de serviços distintos.
4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando o recurso é desprovido, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.279/1996, art. 124, XIX; CPC, arts. 434, 435, § único, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: TRF2, AC 0118071-93.2017.4.02.5101, Rel. Juiz Convocado Vlamir Costa Magalhães, j. 03.05.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.761.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.08.2022.
Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 53).
Afirma que "o presente recurso não visa ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas, sim, à correta interpretação e aplicação da legislação federal infraconstitucional, especialmente na Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), aos fatos incontroversos, de modo a reverter a aplicação equivocada dos artigos 124, V, VI e XIX, 122 e 173 da LPI pelo Tribunal a quo. A análise pretendida, portanto, é eminentemente jurídica".
Aponta dissídio jurisprudencial.
Ao final, "a Recorrente requer a Vossas Excelências que se dignem em CONHECER o presente Recurso Especial, e ao mesmo DAR PROVIMENTO, para o fim de que seja REFORMADO o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por violar frontalmente os dispositivos legais citados, invertendo-se, consequentemente, o ônus de sucumbência".
Os seus declaratórios foram desprovidos.
Contrarrazões nos Eventos 73 e 72.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
No caso, o pedido de registro nº 904.023.966, na classe NCL (9) 43, para a marca mista "KILOMANIA" foi indeferido pelo INPI com base no art. 124, XIX da LPI, em razão do anterior registro nº 815.877.030, relativo à marca nominativa "KILOMANIA", de titularidade da empresa "FOLHA SECA BAR E RESTAURANTE LTDA".
Reza o dispositivo legal em questão:
Lei nº 9.279/1996:
“Art. 124 – Não são registráveis como marca:
(...)
XIX- reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com a marca alheia;(...)” (grifo nosso).
Para a análise da semelhança das marcas em cotejo com o fim de aferir a possibilidade de confusão ao público consumidor, faz-se necessário o exame dos respectivos produtos ofertados pelas empresas litigantes num contexto fático-probatório.
Portanto, eis as marcas em litígio: (...)
Cabe ressaltar que, embora na inicial a autora compare sua marca com a marca mista da corré de registro nº 907875890, depositada em 24/06/2014 e concedida em 18/04/2017, a anterioridade impeditiva apontada pelo INPI foi a marca nominativa “KILOMANIA”, deposita em 08/11/1990 e concedida em 28/07/1992. A marca mista da corré, na verdade, provavelmente constitui mera extensão de direitos.
Verifica-se que as marcas em litígio contêm a palavra "KILOMANIA" e especificações muito semelhantes correspondentes à serviços de alimentação.
Não há como acolher a tese de aplicação do princípio da especialidade, visto que as marcas contêm especificação em comum na área alimentícia, não havendo distintividade suficiente, não há como não levar o consumidor à erro ou confusão, ou mesmo evitar que uma marca seja associada à outra.
Basta ler o objeto social da empresa ré/apelada que facilmente se observa a existência de atividades senão idênticas mas afins às da autora, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de tal princípio.
Objeto social da autora (evento 1, CONTRSOCIAL3): (...)
Objeto social da empresa ré (evento 22, CONTRSOCIAL2): (...)
A autora/apelante sustentou que o termo "KILOMANIA" é comumente usado para assinalar serviços alimentares e uma vez que é uma expressão evocativa e fraca, monopolizar tal expressão seria verdadeiramente prejudicial até mesmo para a concorrência empresarial, já que não possui uma proteção exclusiva.
Com efeito, o fato de tais termos não serem originais não implica a automática concessão de marcas que os contenham e que possam gerar dúvida aos consumidores ou até mesmo permitir que haja associação indevida entre as mesmas.
As marcas em conflito, analisadas no conjunto, não guardam suficiente distintividade, já que a anterioridade impeditiva considerada pela autarquia é a marca da ré/apelada nominativa, sendo certo ainda que as partes usam seus signos em estabelecimentos comerciais no Estado do Rio de Janeiro, o que reforça a impossibilidade de convivência dos sinais.
Ainda que a comparação da marca pretendida pela recorrente se desse em face da marca mista da apelada, tratam-se de marcas compostas basicamente pelo termo "KILOMANIA", com apresentação figurativa que não tem o condão de afastar a atenção do leitor dos elementos nominativos. Sequer a diferenciação de cores ou disposição das letras são permitem afastar a conclusão de que as marcas são semelhantes, pois deixa margem a possíveis equívocos por parte do leitor, que muitas vezes não é capaz de fazer a distinção de escrita.
Como colocado pelo INPI em suas informações, ainda que de certa forma evocativo, um sinal registrado não é obrigado a conviver com outro muitíssimo semelhante quando esta coexistência for capaz de induzir o consumidor a erro ou confusão (evento 24, ANEXO2).
Ademais, quando realizada consulta no site do INPI com o termo "KILOMANIA" na classe 43 aparecem apenas os registros da marca da apelada. Todos os demais, inclusive, o da autora/apelante foram indeferidos ou arquivados. Tal fato denota que a autarquia vem sendo criteriosa na análise de pedidos de marcas que contenham tais termos.
(...)
Nesse sentido, no Manual de Marcas do INPI (item 5.11.2), ao tratar de grau de atenção dos consumidores, constou que "o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.”.
Por fim, quanto à alegação do recurso de que a pretensão deveria ser acolhida em razão da extensão de direitos decorrentes do registro da mesma marca mista em outras classes, considero correta a análise da sentença, no sentido de que concessões de marcas para serviços distintos daquele pretendido na marca da presente ação, a qual se refere especificamente a serviços de fornecimento de refeições diretamente ao consumidor final.
Portanto, deve ser mantido o entendimento da autarquia (evento 24, ANEXO2):
Quanto à tese que a apelante ter direito ao registro em função do termo "KILOMANIA" fazer parte do seu nome empresarial e título de estabelecimento, não há reparos a serem feitos na sentença, visto que, enquanto a apelante foi constituída em 12/01/1996, a empresa apelada depositou a marca “KILOMANIA” em 08/11/1990, ou seja, em data bem anterior.
Desta forma, entendo por correto o ato do INPI que indeferiu, em grau de recurso, o pedido de registro da marca "KILOMANIA", objeto do processo nº 904.023.966, na classe NCL (9) 43, haja vista que se aplica, ao presente caso, o impedimento contido no artigo 124, inciso XIX, da LPI.
Ademais, consignou-se o seguinte no voto condutor dos embargos de declaração:
(...)
A parte embargante alega a existência de contradição no julgado, especificamente no tocante à conclusão quanto à impossibilidade de convivência entre as marcas em litígio, considerando que o termo “KILOMANIA” seria evocativo e fraco, amplamente utilizado por diversas empresas no ramo alimentício, o que afastaria o impedimento legal previsto na LPI.
O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de anterioridade da marca nominativa "KILOMANIA" de titularidade da empresa FOLHA SECA BAR E RESTAURANTE LTDA., registrada desde o ano de 1992, bem como a afinidade mercadológica entre os serviços assinalados pelas marcas em conflito.
O argumento da embargante quanto à natureza “fraca” ou “evocativa” da marca foi expressamente analisado e refutado pelo acórdão, que consignou que, mesmo que o termo seja evocativo ou fraco não afasta a proteção conferida à marca anteriormente registrada, assim como também não confere direito à sua reprodução por terceiros.
Assim, não há contradição, mas apenas discordância da parte embargante com a fundamentação adotada, o que não enseja a via eleita.
Outrossim, o fato novo alegado no evento 43, PET1, consistente no julgamento realizado pela Justiça do Estado em ação de infração, não tem relevância direta com o presente processo, seja porque em cada feito o conflito é analisado sobre determinada ótica: na Justiça Estadual sob o ponto de vista da infração e na Justiça Federal o enfoque é o registro da marca.
No caso, obviamente, o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não enfrentou o conflito sob a ótica da LPI, bem como não considerou o contexto de existir anterioridade impeditiva de natureza nominativa.
Como colocado pelo INPI em suas informações, ainda que de certa forma evocativo, um sinal registrado não é obrigado a conviver com outro muitíssimo semelhante quando esta coexistência for capaz de induzir o consumidor a erro ou confusão (evento 24, ANEXO2).
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.