Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5049816-56.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: ESPARTA SEGURANCA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): BRUNO ORCALINO CARNEIRO (OAB MG163245)
APELADO: ESPARTACO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS E OPERACOES DE SEGURANCA LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): WANDRO MONTEIRO FEBRAIO (OAB SP261201)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPARTA SEGURANÇA LTDA., com fundamento no art. 105, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão do Evento 26 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 59).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. DIREITO DE PRECEDÊNCIA E VEDAÇÕES LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DE REGISTRO POR CADUCIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de registros de marca.
A sociedade autora, titular de nome empresarial registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, com filial em São Paulo, pleiteou a nulidade de marcas concedidas a empresa ré, sob o argumento de anterioridade e violação ao seu direito sobre o nome empresarial, que contém o elemento nominativo "ESPARTA".
A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base no princípio da territorialidade, que restringe a proteção do nome empresarial à unidade federativa de seu registro, e na constatação de que a autora já havia sido titular de registros para a mesma marca, mas os deixou expirar, o que afastaria a boa-fé necessária para invocar o direito de precedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a anterioridade de registro de nome empresarial em uma unidade da federação constitui óbice ao registro de marca por terceiro em âmbito nacional; e (ii) saber se o titular de marca extinta por falta de renovação pode, posteriormente, invocar o direito de precedência ou a proteção ao nome empresarial para anular registro de terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A proteção ao nome empresarial é regida pelo princípio da territorialidade, limitando-se à unidade federativa da Junta Comercial onde o ato constitutivo foi arquivado, conforme o art. 1.166 do Código Civil. A extensão da proteção para todo o território nacional exige o arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o conflito entre nome empresarial e marca deve ser analisado com base nos princípios da anterioridade, da territorialidade e da especialidade. Para que o nome empresarial impeça o registro de marca, é necessário que sua proteção tenha alcance nacional e que haja risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores.
O direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96 (LPI), bem como a proteção conferida pelo art. 124, V, da mesma lei, pressupõem a boa-fé do utente. A desídia do titular de um registro de marca, que permite sua extinção por falta de renovação, afasta a presunção de boa-fé.
Conforme o Manual de Marcas do INPI e a jurisprudência, o antigo titular de marca extinta não pode invocar o uso anterior para se opor a novo registro legitimamente depositado por terceiro, pois o signo distintivo retornou ao domínio público. A conduta negligente impede o reconhecimento do direito de precedência.
Não se aplica a vedação do art. 124, XXIII, da LPI, pois não foi demonstrada a má-fé da empresa ré ou que esta, evidentemente, não poderia desconhecer a marca da autora, a qual já se encontrava extinta à época dos depósitos impugnados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A proteção ao nome empresarial restringe-se, por força do princípio da territorialidade, à unidade federativa de seu registro, não constituindo óbice ao registro de marca em âmbito nacional, salvo se comprovada a proteção em todo o território e o risco de confusão ao consumidor. 2. O titular de registro de marca que, por desídia, permite sua extinção, perde o direito de invocar o uso anterior como fundamento para anular registro posterior concedido a terceiro de boa-fé, por ausência do requisito da boa-fé exigido para o direito de precedência (art. 129, § 1º, da LPI)."
REFERÊNCIAS
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 124 (V e XXIII), 129 (§ 1º); Código Civil/2002, art. 1.166.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.673.450/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.347.692/RJ; STJ, REsp 1.204.488/RS; STJ, REsp 1.184.867/SC.
Os seus declaratórios foram desprovidos (Evento 59).
Nesta sede, a recorrente afirma que o acórdão recorrido "interpretou de modo restritivo e literal a territorialidade do nome empresarial (art. 1.166 do CC), equivocando-se ao afastar a aplicação do art. 124, V, da LPI, quando há notoriedade pública ou projeção do nome além da unidade federativa. A proteção legal busca, primordialmente, evitar conflito entre sinal distintivo (marca ou nome empresarial), coibindo aproveitamento parasitário e a confusão entre agentes do mercado, sendo suficiente para tanto a demonstração do uso extensivo ou notoriedade".
Alega que "o acórdão incorreu em erro de subsunção ao afastar a proteção do direito de precedência à Recorrente, baseada, exclusivamente, no argumento de expiração do registro anterior e ausência da presunção de boa-fé", violando o art. 129, § 1º, da LPI.
Argumenta que o "afastamento imotivado da posição do INPI, que reconhece expressamente a presença dos requisitos para a anulação dos registros, e expressamente DESISTE da sua defesa nesses pontos, configura violação à legalidade estrita (art. 5°, II, CF), autovinculação da Administração (art. 37, caput), bem como ao art. 124, V, da LPI".
Aponta divergência jurisprudencial e "omissão e contradição" no acórdão, sem, contudo, apontar o dispositivo legal eventualmente violado.
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Diante do exposto, a Recorrente requer:
a) O recebimento do presente recurso especial, com a posterior remessa ao STJ;
b) Conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido e decretar a nulidade dos registros de marca nº 912430540 e 912430656, reconhecendo o direito de precedência da Recorrente e aplicando-se o art. 124, V, da LPI ao caso;
c) Subsidiariamente, que seja anulado o acórdão recorrido, com determinação de retorno dos autos ao TRF-2 para novo julgamento, sanando as omissões e contradições ora apontadas;
d) A condenação dos Recorridos aos ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios (CPC, art. 85);
e) A produção de prova documental suplementar, caso necessário;
f) Requer, por fim, que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome de todos os advogados abaixo assinados.
No Evento 78, em contrarrazões, o INPI opina pela inadmissão do recurso.
Contrarrazões de ESPARTACO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA. no Evento 80.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, como se extrai dos art. 105, III, da CFRB/1988.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 1ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
A apelante fundamenta sua pretensão na alegada anterioridade do registro de seu nome empresarial no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 09/12/1992 e registro de abertura de filial no Estado de São Paulo, para sustentar que tal anterioridade deveria prevalecer sobre os registros marcários da sociedade ré, depositados em 15/03/2017.
No caso concreto, verifica-se que a apelante foi constituída no Estado de Minas Gerais, conforme registro dos seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do referido estado em 09/12/1992, bem como não constam nos autos prova no sentido de que o registro de seus atos constitutivos em todos os estados da federação.
(...)
No que se refere à tese da apelante no sentido de que a abertura de filial em São Paulo em 16/02/2009 conferiria proteção ao nome empresarial naquele estado, cumpre assentar que a existência operacional de uma filial é insuficiente para expandir o âmbito de proteção do nome empresarial, o qual permanece adstrito à circunscrição da Junta Comercial onde se localiza a sede da sociedade, na medida em que a proteção almejada pela sociedade autora decorre do registro ou do arquivamento de pedido complementar instruído com certidão da Junta Comercial da sede, nos termos do parágrafo único do art. 1.166 do Código Civil.
(...)
Desse modo, o nome empresarial "Esparta Segurança Ltda", não se encontra protegido em todo o território nacional na data em que a sociedade ré fez o depósito das marcas "Grupo Esparta" (registros nº 912430532 e 912430540), "Grupo Esparta Monitoramento e Serviços" (registros nº 912430613, 912430656 e 912430710) e "Grupo Esparta Tecnologia e Sistemas" (registro nº 912431059), todas depositadas em 15/03/2017, nas classes NCL(11) 35, 38, 42 e 45.
A apelante também sustenta a aplicação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, sob o argumento de que empresa ré, ao adotar as expressões não poderia alegar desconhecimento da marca “ESPARTA SEGURANÇA”, a qual possui longa trajetória no mercado.
(...)
Observa-se que a hipótese prevista no art. 124, XXIII, da LPI depende da demonstração de que o requerente do registro possuía efetivo conhecimento da marca anterior, não sendo suficiente a mera alegação de que ambos atuam no mesmo ramo de atividade.
No presente caso, embora a apelante seja titular do nome empresarial ‘ESPARTA SEGURANÇA LTDA’ com registro anterior de marca ‘ESPARTA SEGURANÇA` já caducada e atue no mercado de segurança patrimonial, tais circunstâncias não bastam para caracterizar o conhecimento prévio por parte da sociedade ré.
(...)
Portanto, a anterioridade do uso do vocábulo `ESPARTA` em seu nome empresarial ou na marca anteriormente registrada - e já caducada - não implica, automaticamente, que toda empresa de ramos similares conheça a referida marca ou empresa, especialmente em mercados regionais distintos ou com público e estratégias de atuação diversas.
Outrossim, para além da ausência de comprovação da notoriedade ou da proteção territorial do nome empresarial, impende ressaltar que não consta nos autos documentação apta a demonstrar que a empresa ré tinha conhecimento inequívoco da existência da marca 'ESPARTA SEGURANÇA', a qual já se encontrava caducada à época dos novos depósitos, de modo a ensejar a nulidade dos registros com fundamento no art. 124, XXIII, da LPI.
Com efeito, os elementos probatórios são insuficientes para atestar que a empresa ré agiu dolosamente ou com má-fé, sobretudo quando se considera que a expressão 'Esparta' possui evidente referência histórica, cultural e linguística de uso comum, tratando-se, portanto, de um signo de baixa distintividade inerente, cuja utilização não é capaz de, por si só, atrair a presunção de aproveitamento parasitário ou de apropriação indevida.
Outrossim, a semelhança parcial entre o nome empresarial da apelante "ESPARTA SEGURANÇA LTDA." e as marcas ""Grupo Esparta" (registros nº 912430532 e 912430540), "Grupo Esparta Monitoramento e Serviços" (registros nº 912430613, 912430656 e 912430710) e "Grupo Esparta Tecnologia e Sistemas" (registro nº 912431059), registradas pela empresa ré, embora contenham o elemento nominativo “Esparta”, são sempre compostos por complementações que os diferenciam.
Assim, não demonstrada a má-fé da apelada nem o conhecimento prévio exigido pelo art. 124, XXIII, da LPI, não subsiste esteio legal para acolher a pretensão anuladora por este fundamento.
No que se refere aos efeitos jurídicos das caducidades declaradas em relação aos registros de marca anteriormente obtidos pela apelante, cumpre destacar que o sistema marcário brasileiro adota, como regra geral, o princípio atributivo de aquisição de direitos sobre a marca. Logo, a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, nos termos do art. 129 da LPI, que confere ao “utente de boa-fé” o direito de precedência condicionado a uso contínuo, diligente e não intermitente do sinal distintivo.
Com efeito, a exclusividade no uso de um sinal distintivo decorre precipuamente da vigência de um registro concedido pelo órgão competente (INPI), e não meramente do uso comercial, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, como, por exemplo, o direito de precedência de marcas notoriamente conhecidas nos termos do art. 126 da LPI.
Nesse contexto, a caducidade de um registro, declarada nos termos do art. 142 da LPI, implica a extinção daquele direito de propriedade marcária, restituindo o signo ao domínio público marcário e removendo a exclusividade antes conferida ao antigo titular.
No caso em exame, é incontroverso que os dois registros de marca da apelante foram declarados extintos pelo INPI (respectivamente em 2014 e 2017).
(...)
Isso significa que à época da concessão dos registros impugnados, não houve qualquer violação do disposto no inciso V do art. 124 da LPI, uma vez que a ESPARTACO também possuía nome comercial, contendo a expressão "ESPARTA" à época do depósito e concessão das marcas em questão, não havendo o que se falar em vício nas decisões proferidas pelo INPI. Em outras palavras, do ponto de vista estritamente marcário, não havia direito de marca a ser oposto pela apelante à época dos depósitos questionados.
Nesse contexto, relativo ao argumento da apelante sobre sua trajetória empresarial desde 1992 e o uso anterior do nome "Esparta" em suas atividades, é necessário registrar que tais elementos não lhe conferem o direito de precedência previsto no art. 129, §1º, da LPI, uma vez que essa prerrogativa legal exige requisitos específicos, entre os quais a comprovação do uso anterior e contínuo da marca e a formalização do pedido de registro pelo pretenso prioritário em tempo hábil, ainda que em âmbito administrativo ou judicial, o que não se verificou no caso concreto.
Assim, os sinais nominativos contendo “Esparta” encontravam-se livres para serem registrados por quaisquer interessados de boa-fé, mediante novo pedido de registro junto ao INPI, exatamente o que fez a empresa ré.
Por conseguinte, a proteção assegurada ao nome empresarial pelo art. 124, inciso V, da LPI somente pode ser reivindicada e exercida quando o seu detentor demonstrar não ter sido, anteriormente, proprietário de registro marcário que tenha perdido sua validade por culpa própria, incluindo situações como inadimplemento das taxas devidas, ausência de renovação tempestiva, extinção por desuso ou outras circunstâncias previstas em lei.
No presente caso, observa-se que a apelante não exerceu o direito de precedência na via adequada: não apresentou oposição administrativa contra os pedidos da ré realizados em 2017, nem efetuou depósito próprio contemporâneo para restabelecer suas marcas após a extinção. Somente veio a juízo em 2021, anos após as concessões à empresa ré, pleitear a anulação dos registros.
É evidente que a apelante, sendo usuária do sistema de registro de marcas junto ao INPI, possuía o conhecimento de que deveria velar pela defesa de seu signo, o que, ao não cuidar de fazer, propiciou a extinção da marca ‘Esparta Segurança’ que havia depositado, não podendo vir agora, sob pena de macular inclusive a segurança jurídica que deve nortear as práticas e as relações comerciais, pretender a nulidade de um signo legitimamente concedido, e à época do depósito, estava disponível. Nesse sentido: (...)
Em resumo, quem deixou de renovar o direito de exclusividade de sua marca, não pode, posteriormente, valer-se do argumento de uso anterior para impugnar o registro de terceiro. Por conseguinte, fica afastada a boa-fé do usuário anterior quando este já foi titular do registro e, por desídia, deixou que ocorresse sua extinção. Nesse sentido, preceitua o Manual de Marcas do INPI: (...)
Por fim, a apelante alega que o juízo sentenciante omitiu-se quanto à manifestação do INPI, que teria opinado pela anulação dos registros de nº 912430540 e 912430656, relativos, respectivamente, às marcas 'Grupo Esparta' e 'Grupo Esparta Monitoramento & Serviços'. De fato, no parecer do INPI está consignado que, caso o juízo admitisse a documentação apresentada como prova suficiente, a afinidade mercadológica entre as atividades da autora e os serviços elencados nesses dois registros poderia, em tese, justificar a anulação com base no artigo 124, V, da LPI.
(...)
Contudo, o parecer técnico do INPI não vincula o Poder Judiciário, que, obviamente, detém a prerrogativa de analisar a controvérsia sob todos os seus aspectos fáticos e jurídicos.
Consoante a fundamentação acima exposta, ainda que houvesse afinidade mercadológica entre as atividades protegidas pelos referidos registros concedidos à sociedade ré e as exercidas pela apelante, a proteção ao nome empresarial desta não alcança o território de sede da apelada e, mais importante, a apelante não pode ser considerada usuária de boa-fé para fins de direito de precedência, em razão de sua negligência anterior.
Por tais razões, dadas as peculiaridades do caso concreto, embora comprovada a anterioridade na utilização do nome empresarial com o vocábulo ‘ESPARTA` pela autora, conclui-se que não lhe assiste direito à pretensão de ver anulados os registros concedidos pelo INPI à empresa ré, com base no inciso V do art. 124 da LPI.
Por todas as razões já expostas, deve ser mantida a r. sentença.
Por sua vez, assim restou consignado no acórdão que julgou os declaratórios opostos pela parte:
A Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso ao não se pronunciar sobre a manifestação do INPI, que em sua contestação teria concordado com a anulação dos registros de números 912430540 e 912430656. Contudo, tal alegação não prospera, pois a questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão, que dedicou um parágrafo específico para analisar essa tese.
Para que não pairem dúvidas sobre o enfrentamento do tema por este Colegiado, transcrevo o trecho pertinente do voto embargado, que assim dispôs sobre a matéria:
Por fim, a apelante alega que o juízo sentenciante omitiu-se quanto à manifestação do INPI, que teria opinado pela anulação dos registros de nº 912430540 e 912430656, relativos, respectivamente, às marcas 'Grupo Esparta' e 'Grupo Esparta Monitoramento & Serviços'. De fato, no parecer do INPI está consignado que, caso o juízo admitisse a documentação apresentada como prova suficiente, a afinidade mercadológica entre as atividades da autora e os serviços elencados nesses dois registros poderia, em tese, justificar a anulação com base no artigo 124, V, da LPI.
Contudo, o parecer técnico do INPI não vincula o Poder Judiciário, que, obviamente, detém a prerrogativa de analisar a controvérsia sob todos os seus aspectos fáticos e jurídicos.
Consoante a fundamentação acima exposta, ainda que houvesse afinidade mercadológica entre as atividades protegidas pelos referidos registros concedidos à sociedade ré e as exercidas pela apelante, a proteção ao nome empresarial desta não alcança o território de sede da apelada e, mais importante, a apelante não pode ser considerada usuária de boa fé para fins de direito de precedência, em razão de sua negligência anterior.
Verifica-se que o acordão ponderou sobre a posição manifestada pelo INPI, explicitando seu conteúdo e, ato contínuo, apresentou as razões pelas quais tal posicionamento não seria suficiente para alterar o resultado do julgamento.
Portanto, o ponto foi devidamente analisado de forma fundamentada, não havendo que se falar em omissão.
A Embargante sustenta a existência de contradição na aplicação do artigo 124, inciso V, da LPI, por entender que o acórdão partiu de premissa jurídica incorreta ao condicionar a proteção do nome empresarial à extensão de seu registro a todas as Juntas Comerciais do país.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e a tese jurídica defendida pela parte, a lei ou a jurisprudência.
Nesse contexto, o acórdão embargado desenvolveu uma linha de raciocínio lógica, coerente e fundamentada, que culminou na conclusão de que a proteção ao nome empresarial da Embargante não era oponível ao registro de marca de âmbito nacional obtido pela parte adversa.
O voto condutor dedicou parágrafos à análise da colidência entre nome empresarial e marca, estabelecendo com clareza as premissas teóricas que nortearam o julgamento, com amparo na legislação e na jurisprudência. A título de exemplo, e para demonstrar o tratamento dado à matéria, transcrevem-se os seguintes trechos do voto:
"A proteção atribuída ao nome comercial, assim como aquela dirigida aos sinais marcários, busca impedir proveitos econômicos parasitários, evitar o desvio de clientela e resguardar o consumidor contra possíveis confusões. Contudo, por força do denominado princípio da territorialidade, a proteção ao nome empresarial restringe-se ao âmbito territorial da unidade federativa sob a jurisdição da Junta Comercial onde foram arquivados os atos constitutivos da sociedade empresária, sendo viável sua ampliação para todo o território nacional mediante apresentação de pedido suplementar de arquivamento perante as demais Juntas Comerciais das unidades federativas. É o que dispõe o artigo 1.166 do Código Civil [...]
A jurisprudência do c. STJ firmou orientação no sentido de que o conflito entre nome empresarial e marca não pode ser resolvido apenas sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois princípios, quais sejam: a) o princípio da territorialidade, relativo ao âmbito geográfico de proteção, e b) o princípio da especificidade, referente ao tipo de produto ou serviço. [...]
A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”."
A análise empreendida pelo acórdão foi, portanto, suficiente, estabelecendo que a eficácia do nome empresarial para obstar um registro de marca nacional depende de sua própria proteção em âmbito nacional. O julgado aplicou essa premissa ao caso concreto, concluindo que a Embargante não comprovou ter estendido a proteção de seu nome empresarial para além do Estado de Minas Gerais.
A argumentação da Embargante, portanto, não revela uma contradição no julgado, mas sim uma divergência fundamental com a tese jurídica adotada pela Turma.
Por fim, a embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter considerado sua tradição no mercado e a existência de uma decisão da Justiça Estadual de São Paulo em seu favor. Novamente, sem razão.
Esses argumentos fáticos, embora mencionados na apelação, não possuem o condão de alterar os fundamentos jurídicos determinantes para o desfecho da causa. A tradição e o tempo de mercado de uma empresa não se sobrepõem às regras legais que regem a aquisição e a manutenção de direitos de propriedade industrial. O acórdão foi claro ao assentar que o principal óbice à pretensão da embargante reside em sua própria conduta: a desídia em não renovar os registros de marca que anteriormente detinha, o que resultou na extinção de seus direitos e no retorno do signo ao domínio público, como demonstra o seguinte trecho:
“No caso em exame, é incontroverso que os dois registros de marca da apelante foram declarados extintos pelo INPI (respectivamente em 2014 e 2017). Isso significa que à época da concessão dos registros impugnados, não houve qualquer violação do disposto no inciso V do art. 124 da LPI (...). Em outras palavras, do ponto de vista estritamente marcário, não havia direito de marca a ser oposto pela apelante à época dos depósitos questionados.
(...)
É evidente que a apelante, sendo usuária do sistema de registro de marcas junto ao INPI, possuía o conhecimento de que deveria velar pela defesa de seu signo, o que, ao não cuidar de fazer, propiciou a extinção da marca ‘Esparta Segurança’ que havia depositado, não podendo vir agora, sob pena de macular inclusive a segurança jurídica que deve nortear as práticas e as relações comerciais, pretender a nulidade de um signo legitimamente concedido, e à época do depósito, estava disponível.”
A análise da questão da notoriedade e do uso anterior foi, portanto, realizada, mas concluiu-se que a negligência da embargante em manter seus próprios registros válidos afastou a presunção de boa-fé necessária para invocar qualquer direito de precedência.
Importante destacar que a decisão proferida pela Justiça Estadual não vincula este órgão julgador, o que decorre da distribuição de competências e da diversidade de objetos e causas de pedir. Com efeito, a demanda sobre concorrência desleal, de âmbito estadual, não se confunde com a ação de nulidade de registro de marca, de competência federal e com critérios de análise estritamente definidos pela LPI.
Em suma, todos os pontos levantados pela embargante foram devidamente apreciados e rechaçados, de forma clara e fundamentada, no acórdão embargado. O que se verifica é uma tentativa de forçar um novo julgamento da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Além disso, ressalvo que o Recurso Especial não é veículo adequado para alegações a respeito de supostas violações a dispositivos constitucionais, sob pena de se vilipendiar o art. 102, III, da CRFB/1988.
No que toca ao argumento defensivo de que, no acórdão recorrido, haveria "omissão e contradição", verifico que não existe o necessário apontamento do artigo legal violado. Assim, incide, à hipótese, por analogia, o Enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.