Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5093694-31.2021.4.02.5101/RJ
AUTOR: ELIANA MARIANI PELLIZON EIRELI
ADVOGADO(A): VIVIANE BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB SP188270)
RÉU: ZEVIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
ADVOGADO(A): MAURICIO APARECIDO CRESOSTOMO (OAB SP149740)
ADVOGADO(A): CÁSSIA ALCANTARA CATAPANI (OAB SP283499)
DESPACHO/DECISÃO
I -Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ELIANA MARIANI PELLIZON EIRELI em face de ZEVIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a nulidade de ato administrativo, que em sede de PAN, anulou a patente de modelo de utilidade MU BR 202013007493-0 para "estrutura de tampa para frascos de esmaltes de unhas e produtos análagos", por ausência de atividade inventiva (art. 9º da Lei 9.279/96).
Petição inicial instruída com procuração, PROC2, e os demais documentos no Evento 1.
Certidão de custas no Evento 2, CERT1.
Despacho no Evento 4, DESPADEC1, indeferiu o pedido liminar e determinou a citação dos réus na forma da Portaria n. JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018.
Contestação do INPI no Evento 9, CONT1, acompanhada de parecer técnico no Evento 9, OFIC2, defendeu a improcedência dos pedidos autorais.
Contestação da empresa ré no Evento 13, CONT3, arguiu preliminarmente a ocorrência da coisa julgada material sob a alegação de que a autora teria proposto ação com "mesma discussão" perante à justiça estadual de São Paulo (Ação n. 002580-74.2013.8.26.0278 na a 1ª Vara de Itaquaquecetuba). No mérito requereu a improcedência da ação.
Despacho no Evento 23, DESPADEC1, intimou as partes para que se manifestassem acerca do interesse na produção de provas.
Petição da empresa ré no Evento 29, PET1, requereu a produção de prova pericial técnica e juntada de novos documentos.
Manifestação do INPI no Evento 31, PET1, informa não possuir novas provas.
Réplica da parte autora no Evento 33, afirma que "que não possui novas provas a produzir, resguardando, contudo, o seu direito a produção de todas as provas admitidas em direito, tais como eventuais documentos que visem demonstrar os seus direitos e alegações, ou que venha ser necessário a exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório.".
No Evento 35 os autos foram redistribuídos para a 12VF/RJ.
II - É o relatório. Decido.
1 - Da Preliminar de Coisa Julgada
Da análise dos documentos juntados pela empresa ré na contestação no Evento 13, sobretudo da sentença, ANEXO7, do laudo pericial ANEXO8, parecer técnico, ANEXO9 e das peças do julgamento do recurso de apelação constantes na ação n. 1002580-74.2013.8.26.0278, ANEXO13 e ANEXO14, verifica-se que o objeto discutido naquela demanda não se confunde com o objeto do presente feito.
Com efeito, a presente ação tem como objeto verificar a legalidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que declarou a nulidade do pedido de patente de modelo de utilidade n. BR 20.2013.007493-0, sob o fundamento de que a invenção não atendia aos requisitos legais de patenteabilidade, especificamente os dispostos nos artigos 9º e 14 da Lei n. 9.279/96, relativos à atividade inventiva,
Por outro lado, na mencionada ação 1002580-74.2013.8.26.0278 que tramitou na 1ª Vara Cível de Itaquaquecetuba, discutiu-se exclusivamente a prática de atos de concorrência desleal por parte da empresa ré, consubstanciados na suposta imitação da embalagem do produto comercializado pela autora, notadamente o conjunto imagem do esmalte “Gio Antonelli”, com fundamento no art. 195, III, da mesma Lei. O pedido formulado naquela oportunidade restringiu-se à condenação da ré pela prática de ato ilícito de concorrência desleal, com pedido de abstenção de uso, indenização por danos materiais e morais, e confirmação da medida liminar de busca e apreensão.
Inclusive, na sentença proferida naquela ação (Evento 13, ANEXO7), o magistrado expressamente concluiu, com base no laudo pericial produzido naqueles autos (Evento 13, ANEXO8), pela inexistência de semelhança suficiente entre os produtos que pudesse induzir o consumidor em erro, reconhecendo, portanto, a inexistência de violação a direito de marca ou de concorrência desleal. Veja-se:
Ademais, o próprio perito judicial nomeado naquela ação expressamente afastou a análise da patenteabilidade do modelo de utilidade em questão, sob o fundamento de que tal juízo competiria exclusivamente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, conforme expresso no seguinte trecho do laudo (Evento 13, ANEXO8, fls. 10):
Dessa forma, evidencia-se que não houve, na ação anteriormente ajuizada, exame judicial sobre a validade ou invalidade da patente, tampouco sobre a regularidade do ato administrativo que a anulou. O objeto de ambas as ações é, portanto, distinto, inexistindo identidade de causas de pedir e pedidos.
À luz do exposto, não se verifica a ocorrência de coisa julgada material entre a presente demanda e a ação n. 1002580-74.2013.8.26.0278, devendo prosseguir o feito com regular apreciação do mérito quanto à legalidade do ato de nulidade proferido pelo INPI.
2 - Delimitação das Questões de Fato e Direito
A presente ação tem por objeto o controle judicial da legalidade do ato administrativo proferido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, no âmbito do Processo Administrativo de Nulidade (PAN) instaurado a requerimento da empresa ré, que culminou na anulação da patente de modelo de utilidade nº BR 202013007493-0, depositada em 28/03/2013 e concedida em 25/06/2019, de titularidade da autora.
Referida patente tem por objeto uma estrutura de tampa para frascos de esmalte de unhas e produtos análogos, cujas características técnicas encontram-se descritas no relatório descritivo que acompanha o pedido de patente (Evento 1, OUT5). Consoante trecho extraído desse relatório:
"ESTRUTURA DE TAMPA PARA FRASCOS DE ESMALTE DE UNHAS E PRODUTOS ANÁLOGOS” CAMPO TÉCNICO [001] O presente relatório descritivo trata de um pedido de patente de Modelo de Utilidade que propõe uma estrutura de tampa para frascos de esmalte de unhas integrando assim o campo dos frascos destinados aos produtos de beleza e cuidados estéticos. PREÂMBULO [002] O presente relatório descritivo trata de um pedido de patente de Modelo de Utilidade que propõe uma estrutura de tampa para frascos de esmalte de unhas e produtos análogos, a qual inova por introduzir um componente intermediário entre a tampa e o pincel, na forma de um inserto, o qual é montado em uma sobre-tampa mediante montagem e fixação por interferência entre nervuras longitudinais providas em uma parede tubular que integra a sobretampa e nervuras verticais e correspondentes sulcos providos na parede externa de um inserto, fato esse que permite que o desenho da tampa possa ser desenvolvido de forma totalmente independente de critérios de ergonomia e mais voltado para critérios puramente estéticos e visuais, posto que a montagem e fixação mediante o conjunto de nervuras longitudinais da sobre-tampa e as nervuras verticais e correspondentes sulcos providos na parede externa do inserto permitem o correto posicionamento desses dois componentes.
O relatório segue contextualizando o estado da técnica, descrevendo as soluções anteriormente conhecidas no mercado e utilizadas para produtos análogos, as quais serão mencionadas a seguir:
[003] O estado da técnica atual contempla frascos desenvolvidos para o envase de esmalte de unhas e produtos análogos, onde é normalmente provido um frasco de vidro dotado com um gargalo com rosca, onde é rosqueada uma tampa, a qual incorpora
um pincel, que é o instrumento com o qual o esmalte ou outro produto similar é diretamente aplicado às unhas. [004] Tal como ocorre com embalagens para outros produtos voltados para os cuidados estéticos, também no caso das embalagens (frascos) para esmalte existe uma preocupação com a criação de desenhos inovadores, chamativos e que acabem por atrair a atenção do público consumidor. [005] O estado da técnica pertinente ao presente pedido de patente contempla o documento DE 30077985, publicado em 29/02/1980 e que trata de TUBO DE TAMPA DE ROSCA OU FECHO DE GARRAFA, no qual está prevista uma tampa que compreende uma porção de sobre-tampa, no interior da qual está montado um componente na forma de um inserto dotado com rosca, sendo que no referido inserto é por sua vez montado um pincel
Ressalta, ainda, que os problemas observados nas soluções do estado da técnica consistiriam, principalmente, na ausência de praticidade no manuseio e na limitação funcional das tampas conhecidas, que não permitiriam o encaixe eficiente do pincel ou a substituição de seus componentes de forma adequada, comprometendo a funcionalidade e a experiência do usuário.
PROBLEMAS DO ESTADO DA TÉCNICA [006] Ocorre que, na prática, os frascos para esmaltes têm seu desenho limitado aos formatos que podem ser utilizados para o desenvolvimento de sua tampa, peça que por um lado representa um importante elemento estético no conjunto do frasco, mas que também deve atender a requisitos mínimos de ergonomia, devendo ser facilmente manuseada pelo consumidor no momento da aplicação do produto. [007] Assim sendo, como as tampas não podem ser objeto de livre desenvolvimento estético, no geral todo o frasco acaba sendo prejudicado na medida em que formatos mais ousados e atrativos acabam não sendo factíveis na prática uma vez que a tampa constitui o instrumento de manuseio do pincel que está integrado à mesma
[008] Nesse sentido, o documento DE 30077985 amenizou tal inconveniente na medida em que propôs o conceito de sobre-tampa e inserto, o que permite uma maior liberdade no desenvolvimento estético da sobre-tampa que consite na parte externa da estrutura da tampa como um todo. [009] Ocorre que no exemplar de tampa retratado no mencionado documento DE 30077985, a montagem entre a sobretampa e seu inserto ocorre de forma imprecisa, não havendo garantia de que a união entre esses dois componentes ocorrerá em sincronismo com a rosca interna do inserto, a qual é rosqueada na rosca do gargalo do frasco no momento do fechamento do frasco após cada. Assim sendo se a montagem do inserto na sobre-tampa não ocorrer de forma precisa a sobre-tampa poderá não assumir um posicionamento harmonioso com o frasco quando do seu fechamento, ou em outras palavras, pode ocorrer de a sobre-tampa ficar desalinhada com o frasco quando tampa como um todo estiver aplicada ao frasco
Conforme o quadro reivindicatório constante do pedido de patente abaixo, a invenção refere-se a uma estrutura de tampa para frascos de esmalte e produtos análogos, composta por elementos técnicos específicos relacionados ao encaixe entre sobre-tampa e inserto com pincel integrado:
REIVINDICAÇÃO 1. -"ESTRUTURA DE TAMPA PARA FRASCOS DE ESMALTE DE UNHAS E PRODUTOS ANÁLOGOS”, a qual integra um frasco de esmalte e produtos análogos que inclui um frasco de vidro (11), o qual conta com um gargalo (10), onde estão previsto um setor de rosca externa (9), dito frasco (11) recebendo em seu interior um pincel (12) que é formado por um trecho tubular (13) ao final do qual está disposto um grupo de cerdas (14); o referido pincel (12) está incorporado no inserto (6), sendo que a estrutura de tampa (1) incorpora ainda uma sobre-tampa (2), a qual apresenta uma porção externa (3); a sobre-tampa (2) incorpora internamente um terminal de conexão tubular (4), o qual apresenta uma seção transversal circular; a estrutura (1) inclui ainda um inserto (6), o qual apresenta um setor de rosca interna (8) que é compatível com o setor de rosca externa (9) que está previsto no gargalo (10) do frasco (11); a estrutura de tampa (1) é caracterizada por a parede contornante tubular (5) da conexão tubular (4) ser dotada, pela sua face interna, com nervuras longitudinais (5´); o inserto (6) externamente apresenta um padrão de nervuras verticais (7) que são desenvolvidas de modo a que possam estabelecer o encaixe com a conexão tubular (4), local onde o inserto (6) é inserido retendo assim, por encaixe, a sobre-tampa (2)
O INPI fundamentou a anulação da patente na suposta ausência de atividade inventiva, nos termos dos arts. 9º e 14 da Lei nº 9.279/96, sob o argumento de que o conteúdo técnico reivindicado já estaria antecipado pelos seguintes documentos anteriormente divulgados:
Anterioridades Documentos Evento
D2 DE3007985 Evento 1, OUT10
D3 US4273248 Evento 1, OUT11
A autora, por sua vez, alega que as anterioridades indicadas pelo INPI não antecipam nem tornam óbvia a combinação reivindicada, sustentando que os elementos técnicos e funcionais da invenção conferem caráter inventivo e distintivo à estrutura proposta.
Assim, delimita-se como questão de direito a ser apreciada a legalidade do ato administrativo de anulação da patente à luz dos critérios legais de patenteabilidade; e como questão de fato, a análise técnico-comparativa entre a invenção reivindicada e os documentos de anterioridade, a fim de verificar se estes efetivamente comprometem os requisitos legais de novidade, suficiência descritiva e atividade inventiva.
São controvertidos nos autos: (i) se a invenção objeto da patente MU BR 202013007493-0 apresenta novidade em relação aos documentos de anterioridade apontados; e (ii) se há atividade inventiva na solução técnica reivindicada, ou se esta seria óbvia para um técnico no assunto à luz do estado da técnica.
3 - Das Provas
Defiro o requerimento de produção de prova pericial técnica formulado pela empresa ré, nomeando como Perito do Juízo Dr. Marcos Guilherme Heringer, profissional com conhecimentos em propriedade intelectual.
Na elaboração do laudo pericial (CPC/2015, art. 473, III), deverá ser utilizada a metodologia descrita na Diretriz de Exame de Patente de Modelo de Utilidade (Resolução n.º 85/2013).
Ficam desde já abaixo consignados os quesitos do Juízo, os quais deverão ser respondidos pelo expert nomeado:
1. Considerando o disposto no art.11 da LPI, existe anterioridade idêntica ao objeto da MU BR 20 2013 007493 0?
2. Considerando o disposto no art.11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica na data do depósito do pedido, levando-se em conta que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ainda que não mencionados pelas partes?
3. Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
4. Considerando o disposto no art.14 da LPI, a modificação trazida pelo objeto do MU importa em nova forma ou disposição do objeto de uso prático (ou parte deste), que não seja decorrência de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, para um técnico no assunto?
5. A matéria do MU importa em melhoria funcional do uso ou fabricação do objeto de uso prático protegido, facilitando a atividade humana e/ou melhorando sua eficiência? De que maneira?
6. Nos termos do art.24 da LPI, o relatório descreve clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto? Se for o caso, indica qual a melhor forma de execução?
7. Nos termos do art.25 da LPI, as reivindicações estão fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção?
8. Tendo em vista o problema técnico posto e a solução apresentada no invento, é possível reproduzir o objeto da patente com base no relatório descritivo e no quadro reivindicatório?
1) No prazo comum de 15 dias (CPC/2015, art. 465, § 1º), poderão as partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico e apresentar quesitos.
Faculto às partes a produção de prova documental suplementar, no mesmo prazo de 15 dias.
Advirto que, após o início dos trabalhos periciais, não mais será admitida a juntada de novos documentos pelas partes, exceto nos termos do art. 435 e seu parágrafo único do CPC/2015, quando devidamente comprovado e motivado que o acesso ao documento não tenha se tornado possível no momento processual próprio para a sua apresentação e que não tenha a parte agido com intuito de ocultação, cabendo de qualquer forma ao Juízo avaliar a conduta de acordo com o princípio da boa-fé (CPC/2015, art. 5º).
2) Cumpridos os itens supra, intime-se o Perito Judicial acima nomeado de modo eletrônico, para ciência de sua nomeação e, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, breve currículo e contatos profissionais, nos moldes do art. 465, § 2º, incisos I ao III do CPC.
3) Após, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de honorários periciais apresentada (art. 465, § 3º do CPC). Caso haja concordância quanto ao valor proposto, deverá a parte ré proceder ao depósito do montante fixado.
4 - Tradução juramentada dos documentos juntados na inicial
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a juntada da tradução juramentada dos documentos redigidos em língua estrangeira constantes dos Anexos OUT10 e OUT11 do Evento 1, os quais foram indicados como anterioridades impeditivas no processo administrativo de nulidade. Fica dispensada a tradução juramentada do documento constante do Anexo OUT9 do mesmo Evento, por não ter sido referido pelo INPI como fundamento para a anulação da patente.
Cumprido, dê-se vista aos réus.
5 - Das Custas Judiciais
Determino à parte autora que apresente o comprovante de recolhimento das custas judiciais, mediante juntada da GRU vinculada a este processo, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento.