Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
PROCEDIMENTO COMUM Nº 5066178-31.2024.4.02.5101/RJ
AUTOR: OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA
ADVOGADO(A): KARINA FERRARINI JOSE BEDANI (OAB SP186747)
RÉU: CORTEVA AGRISCIENCE LLC
ADVOGADO(A): CLESIO GABRIEL DI BLASI JUNIOR (OAB RJ126118)
DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO - PROCESSO 5028993-56.2024.4.02.5101 (A)
O INPI propõe ação de procedimento comum em face de E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY e CORTEVA AGRISCIENCE LLC, requerendo a nulidade da patente PI 0810929-0.
Petição inicial (evento 1, DOC1) instruída com procuração, pareceres técnicos (1.1, 1.9, 1.10 e 1.11) e outros documentos.
Decisão (evento 3, DESPADEC1) noticia a impossibilidade de autocomposição entre as partes; determina à Secretaria para retificar a autuação, incluindo a outra empresa Ré descrita nas respectivas fls. 1/2 e 6; indefere o pedido de tutela de urgência e determina a citação dos réus.
Contestação das empresa E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY e CORTEVA AGRISCIENCE LLC (evento 24, PET1), com procuração e documentos, requerendo, em síntese, a retificação do polo passivo do processo em referência para que seja incluída a BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC (BIAH), em razão da alegada anotação da averbação da patente PI 0810929-0 da DU PONT para a CORTEVA e existência de licença que autoriza a atuação da BIAH em lides como a presente; a concentração da defesa em processos conexos (Processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 e 5066178-31.2024.4.02.5101), bem como a improcedência da ação.
Petição do INPI (evento 27, PET1) requer, em síntese, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência ou, subsidiariamente, o deferimento de tutela de evidência.
As empresas rés apresentaram manifestação à petição do INPI (Evento 27).
Decisão (evento 29, DESPADEC1) indefere o pedido de tutela de de evidência e o pedido de tutela de urgência; determinou a intimação do INPI para apresentar réplica e a intimação das partes para especificarem provas que pretendem produzir.
O INPI (evento 36, PET1), em síntese, requer a inversão do ônus da prova, consignando-se que caberá à Ré afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo do INPI que reconhece a nulidade da patente, o qual somado à nulidade da correspondente patente europeia, demonstra a nulidade da patente.
As empresas rés (evento 37, PET1) requerem, em síntese, a concessão de prazo suplementar para a produção de prova documental suplementar e para se manifestarem sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo INPI nos autos conexos.
As empresas rés se manifestam, em síntese, sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova na forma pleiteada pelo INPI; a legitimidade da empresa BOEHRINGER INGELHEIM no polo passivo da ação; bem como juntam parecer técnico.
II - RELATÓRIO - PROCESSO 5066178-31.2024.4.02.5101 (b)
OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA. propõe ação de procedimento comum em face em face do INPI e da empresa CORTEVA AGRISCIENCE LLC, requerendo a nulidade da patente PI 0810929-0.
Petição inicial (evento 1, INIC1) instruída com procuração, parecer técnico e outros documentos, pagas as custas (evento 17, CERT1).
Decisão da 25ª Vara Federal (evento 6, DESPADEC1) determinou a redistribuição para a 09ª Vara Federal, em razão de estar tramitando o processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 neste Juízo, na forma do art. 55, caput, do CPC.
Decisão (evento 9, DESPADEC1) noticiou a impossibilidade de autocomposição entre as partes; determinou à autora o recolhimento das custas processuais devidas, nos termos do art. 290, do CPC; determinou a intimação do INPI para que proceda à anotação do ajuizamento da presente ação junto ao processo administrativo relativo à patente patente PI 0810929-0 e determinou a citação dos réus.
Petição da autora (evento 15, PET1) informando o recolhimento das custas de forma devida e promovendo a juntada da tradução juramentada dos documentos de anterioridade ‘US2007066617’ (Evento 1, PARECER13, p. 31-203) e ‘EP 2.182.945 B1’ (Evento 1, ANEXO16).
Custas recolhidas devidamente pela autora, conforme certidão (evento 17, CERT1).
Petição do INPI (evento 20, PET1) informando que procedeu à anotação sub judice determinada.
Contestação das empresas rés E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY e CORTEVA AGRISCIENCE LLC e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC. (BIAH) manifestando, em síntese, sobre a legitimidade da empresa CORTEVA e da BIAH para integrarem o polo passivo da presente ação; pela defesa conjunta nos processos conexos (Processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 e 5066178-31.2024.4.02.5101); bem como requerem a improcedência da presente ação.
Contestação do INPI (evento 30, CONT1) se manifestando, em síntese, pelo deferimento da antecipação de tutela, a fim de que sejam suspensos os efeitos da patente PI 0810929-0 e, por fim, pela procedência do presente feito.
Decisão (evento 32, DESPADEC1) informa que o pedido de tutela de urgência do INPI já foi analisado no processo conexo (Processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101); determina a intimação da autora para apresentar réplica e a intimação das partes para especificarem provas que pretendam produzir; após, tudo cumprido, determina a vinda dos autos conclusos para ser prolatada a decisão saneadora em conjunto com o processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101.
Réplica apresentada (evento 36, REPLICA1), na qual a autora, em síntese, requer o julgamento antecipado da lide ante a concordância do INPI; a produção de prova pericial técnica com a nomeação de perito farmacêutico com expertise em propriedade industrial e medicamentos veterinários.
As empresas rés (evento 37, PET1) requerem a juntada de traduções juramentadas dos documentos acostados em língua estrangeira.
A autora (evento 38, PED LIMINAR/ANT TUTE1) requer a concessão de tutela de urgência incidental, a fim de que seja declarada a "suspensão total dos efeitos da patente anulanda ou, ao menos, inter partes, de modo a conglobar a autora, as empresas de seu grupo econômico e parcerias relacionadas à fabricação/comercialização do medicamento".
As empresas rés (evento 40, PET1) se manifestaram acerca do pedido de tutela de urgência incidental da autora.
Decisão (evento 41, DESPADEC1) indefere o pedido de tutela de urgência incidental; bem como determina que as rés sejam intimadas para especificar as provas que pretendem produzir. Após, tudo cumprido, determina a vinda dos autos conclusos para ser proferida decisão saneadora conjuntamente com o processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101.
As empresas rés (evento 48, PET1) requerem a produção de prova suplementar e, independentemente da distribuição do ônus financeiro da prova, requerem a participação em todos os atos da instrução técnica, caso deferidos os requerimentos de perícia das autoras.
O INPI (evento 50, PET1) informa que não pretende produzir outros elementos de prova além da manifestação técnica elaborada por sua área competente.
As empresas rés (evento 51, PET1) juntam petição com o mesmo teor da petição juntada no Evento 39 do Processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101.
É o breve relatório. Decido.
II - DA ILEGITIMIDADE DA EMPRESA BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC E DA LEGITIMIDADE DA EMPRESA CORTEVA AGRISCIENCE LLC NO POLO PASSIVO E DA EXCLUSÃO DA EMPRESA E.I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY NO PROCESSO 5066178-31.2024.4.02.5101
As empresas rés E.I DU PONT e CORTEVA AGRISCIENCE alegaram que a empresa CORTEVA deve substituir a empresa E.I DU PONT no polo passivo, em razão da transferência da patente de invenção PI 0810929-0 ter sido realizada antes da propositura da ação (Processo nº 5066178-31.2024.4.02.5101), conforme evento 22, ANEXO7.
Ademais, as empresas rés requerem a inclusão da empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC (BIAH) no polo passivo do processo em referência, pois afirmam que a "BIAH e Du Pont celebraram entre si um contrato de licença exclusiva de patentes, incluindo a patente PI 0810929-0, objeto da presente demanda, resultando na apresentação de um termo reduzido deste contrato de licença perante o INPI em 25.06.2022 e que inclusive foi averbado pelo próprio INPI3 em 14.07.2020 (certificado de averbação anexo, Doc. 04) com validade até 09.04.2029" (fl. 03 do evento 22, CONT1).
A autora OURO FINO aduz a ilegitimidade da empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC no polo passivo no processo em referência, pois alega que "não houve juntada do contrato de licenciamento para a demonstração dos verdadeiros limites da licença, mas apenas do extrato de averbação e uma transcrição de suposta cláusula, sem que seja possível checar a origem".
Passo a decidir.
Acerca da substituição da empresa E.I DU PONT pela empresa CORTEVA AGRISCIENCE no polo passivo do processo em referência, defiro o referido pedido, pois foi demonstrada a transferência da titularidade da patente em questão para a empresa CORTEVA AGRISCIENCE (evento 22, ANEXO7), podendo ser verificada em consulta ao sítio eletrônico do INPI.
À Secretaria para retificar o polo passivo do processo em referência para constar a empresa CORTEVA AGRISCIENCE no polo passivo em substituição da empresa E.I DU PONT.
Quanto ao pedido para incluir a empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC no polo passivo da ação (Processo nº 5066178-31.2024.4.02.5101), indefiro o referido pedido.
Em consulta à prova documental produzida, verifico que, tão somente, foi juntado o certificado de averbação do contrato de licenciamento da patente de invenção em questão (evento 22, ANEXO9), de modo que não há como se verificar quais poderes foram dados à empresa BOEHRINGER INGELHEIM para agir em defesa da patente objeto da lide, conforme o art. 61, parágrafo único, da LPI1.
Por outro lado, registre-se a BOEHRINGER INGELHEIM, como terceira interessada, na condição de assistente, nos termos do art. 119 do CPC.
III - CONEXÃO
É inequívoco que as demandas acima relatadas, embora tenham autores diversos e contemplem diferentes anterioridades, compartilham o pedido principal: a nulidade da patente de invenção PI 0810929-0 para "USO DE UM COMPOSTO DE FÓRMULA 1", sendo evidente a conexão entre elas, razão pela qual foi acertadamente determinada a distribuição do segundo processo por dependência ao primeiro, em conformidade com os princípios da economia processual e da celeridade.
Tendo em vista a reunião dos processos, impõe-se a adoção de medidas processuais que assegurem a racionalização da instrução probatória e a integridade da jurisdição, como será exposto nos itens seguintes.
IV - ANTERIORIDADE APONTADA
Tendo em vista a reunião dos processos para processamento e julgamento simultâneo, é necessário o apontamento da(s) anterioridade(s), com a uniformização da referência aos documentos trazidos, a fim de evitar imprecisões e facilitar o trabalho de todos os atores do processo, especialmente para a realização da prova pericial, assim para identificar o evento em que foi apresentado cada documento será adotada a seguinte organização:
letra A: processo n.º 5028993-56.2024.4.02.5101
letra B: processo n.º 5066178-31.2024.4.02.5101
Consigno que a presente anterioridade foi apontada no processo A (1.5) e no processo B (FL. 07 do 1.1) no quadro a seguir, que deverá ser observada na realização da prova pericial:
DOCUMENTO
DATA
A
B
D1
US2007066617 COMPOSTO BENZAMIDA SUBSTITUÍDO POR ISOXAZOLINA E PESTICIDA
22/03/2007
1.5
Em observância ao dever de cooperação (CPC, art. 6º), as partes deverão fazer a conferência de tal lista, no prazo de 5 dias, e, inclusive por meio de seus respectivos procuradores, procuradoras e assistentes técnicos(as), passar a utilizar a nomenclatura referida no quadro acima para designar as anterioridades.
V - PONTOS CONTROVERTIDOS
Com base na anterioridade apontada no item anterior, delimito os pontos controvertidos de ambas as demandas, em que se pretende a nulidade da patente de invenção PI 0810929-0 para "USO DE UM COMPOSTO DE FÓRMULA 1":
novidade;
atividade inventiva
VI - ÔNUS DA PROVA
É ônus das empresas OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA (autora da presente ação) e CORTEVA AGRISCIENCE LLC (ré no processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 e 5066178-31.2024.4.02.5101) a verificação dos requisitos de patenteabilidade na concessão da patente de invenção PI 0810929-0, pois apesar da presunção de legitimidade e veracidade inicial do ato administrativo do INPI concessório da patente, a própria autarquia em processo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 modificou seu entendimento e passou a pleitear a nulidade de seu ato.
VII - PROVA PERICIAL UNIFICADA
Determino a realização de prova pericial unificada, abrangendo ambos os processos, para evitar maiores atrasos na marcha processual.
A consolidação da prova pericial justifica-se com base nos princípios da economia processual, eficiência, isonomia e coerência judicial. Ainda que os fundamentos jurídicos e os documentos apresentados por cada autora não sejam integralmente coincidentes, os dois processos compartilham o mesmo objeto técnico-científico central: a validade da patente de invenção PI 0810929-0. Trata-se, pois, de matéria probatória comum que envolve a análise da novidade e atividade inventiva da composição reivindicada.
A adoção de perícias distintas sobre o mesmo objeto técnico, por peritos diferentes, além de potencialmente gerar contradições, implicaria dilação probatória indevida, aumento de custos e sobrecarga ao Judiciário e às partes. A prova unificada, por outro lado, evita retrabalho, harmoniza critérios técnico-científicos e assegura tratamento equânime entre autores e rés.
A respeito, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região que:
"reconhecida a conexão entre as ações pela identidade do objeto, qual seja, a validade da patente PI 1100359-6, cabe zelar para que a mesma questão técnica apresentada ao expert encerre em resultado único, evitando-se decisões conflitantes por ocasião do julgamento do mérito" (AG 0004871-95.2011.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Aluisio Goncalves de Castro Mendes, j. 30/08/2011, 1ª Turma Especializada, E-DJF2R 12/09/2011).
A responsabilidade pelo depósito dos honorários periciais incumbe às empresas OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA e CORTEVA AGRISCIENCE LLC, proporcionalmente, porquanto foram elas que requereram expressamente a produção da prova pericial e detêm interesse direto em sua realização, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
O INPI não deve ser condenado ao pagamento das referidas verbas, uma vez que a sua função primordial é a defesa do interesse público, na regularidade da concessão da patente. Ademais, verifica-se que o ente não pediu a realização da referida prova e, inclusive, já apresentou parecer de seus órgãos técnicos, manifestando-se pela suficiência dos elementos apresentados para a pretensão vindicada pela autarquia.
VIII- NOMEAÇÃO DO PERITO
Determino a realização de prova pericial, com base art. 370 do CPC/2015. A nomeação do perito judicial será efetivada após oportunizada às partes a apresentação de quesitos.
IX - METODOLOGIA DA PROVA PERICIAL
Na elaboração do laudo pericial (CPC/2015, art. 473, III), deverá ser utilizada a metodologia descrita nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patenteabilidade (Resolução n.º 169, de 15/07/2016), bem como, no que cabível, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – Conteúdo do Pedido de Patente (Portaria/INPI/DIRPA n. 16, de 02/09/2024) e as Diretrizes de Exames de Pedidos de Patente na Área de Química (Resolução n.º 208/2017).
X - QUESITOS DO JUÍZO
Ficam desde já abaixo consignados os quesitos do Juízo, os quais deverão ser respondidos pela Perito nomeado:
1. Problema e Solução Técnica
1.1 Qual o problema técnico e a solução técnica reivindicada na patente de invenção PI 0810929-0?
2. Apuração da Novidade
2.1 Considerando o disposto no art. 11 da LPI, o conteúdo da matéria reivindicada na patente está integralmente descrito em algum dos documentos do estado da técnica?
2.2 Não estando descrita a matéria reivindicada em algum único documento do estado da técnica, está descrita em documentos que estejam literalmente referenciados uns nos outros?
3. Apuração da Atividade Inventiva (item 4 do Teste de Motivação Criativa – TMC, equivalente à terceira etapa do Teste do INPI - Resolução n.º 169/2016, item 5.9)
3.1 Considerando o disposto no art. 13 da LPI, e partindo do estado da técnica mais próximo, a solução técnica reivindicada seria óbvia para um técnico no assunto?
3.2 Subsidiariamente, há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade? Exemplos: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
3.3 Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.
3.4 Concluindo pela não obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese.
XI - QUESITOS DAS PARTES
Com base na anterioridade apontada no item V desta decisão, ficam as partes autorizadas a refazer ou complementar seus quesitos periciais. Os quesitos deverão ser obrigatoriamente consolidados em uma única lista, comum aos dois processos, com vistas à racionalização dos trabalhos periciais e à prevenção de sobreposição de demandas técnicas.
O dever de cooperação exige das partes atuação leal e colaborativa, com vistas à obtenção de uma decisão célere. Recomenda-se, por isso, que evitem a formulação de quesitos irrelevantes, impertinentes, repetitivos ou desnecessários, que possam comprometer a eficiência da perícia.
Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 465, § 1º do CPC/2015.
Cumprido o parágrafo acima, venham os autos conclusos para proceder à nomeação do perito judicial.
Saliento que a prova pericial aqui determinada será aproveitada no processo conexo nº 5028993-56.2024.4.02.5101.
À Secretaria para juntar a cópia da presente decisão no processo conexo nº 5028993-56.2024.4.02.5101.
Determino a suspensão do processo conexo nº 5028993-56.2024.4.02.5101 até a realização da prova pericial unificada.
Intimem-se as partes para ciência.
1. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.