Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação/Remessa Necessária Nº 5007886-58.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: CFN INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (RÉU)
ADVOGADO(A): GUILHERME MARTINS COSTA (OAB RS096853)
ADVOGADO(A): LUCAS BRESSANELLI TOME (OAB RS111541)
APELADO: DO VALE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): ILZE CIDRAL MARTINS (OAB SC034408)
ADVOGADO(A): FERNANDO MULLER (OAB SC017397)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por CFN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 27 desta instância (integrado pelo acórdão do Evento 60).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE MARCAS COM ELEMENTO NOMINATIVO IDÊNTICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por CFN Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de nulidade de registro de marca ajuizada por Do Vale Alimentos Ltda., declarando a colidência entre marcas com o elemento nominativo "DO VALE". A controvérsia envolveu a coexistência de marcas registradas sob diferentes classes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sendo ambas relacionadas ao comércio de cereais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se o elemento nominativo "DO VALE" possui força distintiva suficiente para justificar a nulidade do registro da marca da apelante;
(ii) verificar se a aplicação do princípio da especialidade exclui a possibilidade de confusão entre os sinais distintivos em classes diferentes;
(iii) estabelecer a responsabilidade do INPI pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressão "DO VALE", ainda que considerada fraca, possui proteção regular enquanto marca registrada, sendo vedada a reprodução ou imitação capaz de gerar confusão no público consumidor.
4. O princípio da especialidade limita a exclusividade do uso da marca à classe de registro. Contudo, no caso, a afinidade mercadológica entre os produtos (arroz processado e não processado e cereais) amplia a possibilidade de confusão.
5. O elevado grau de semelhança visual e fonética entre os sinais marcários em questão reforça a probabilidade de associação indevida.
6. A majoração dos honorários advocatícios deve observar o §11 do art. 85 do CPC, considerando o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O uso de expressão idêntica em sinais marcários associados a produtos similares, ainda que registrados em classes distintas, é suficiente para justificar a nulidade de registro em razão da possibilidade de confusão ou associação indevida.
2. A aplicação do princípio da especialidade não exclui a análise de afinidade mercadológica e a proteção do consumidor contra confusão.
3. A ausência de oposição administrativa não impede a análise judicial de colidência entre marcas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 85, §11, e 90, §4º.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma que o acórdão vergastado violou os artigos 85, caput, e 373, I, do Código de Processo Civil e 124, VI, e 132, da Lei nº 9.279/96.
Ao final, "dado provimento ao recurso especial para reformar o acórdão da lavra da 2ª Turma Especializada do TRF2, declarando o direito da Recorrente de manter e usar as marcas por ela registradas perante o INPI (“Cereais do Vale – Registro 824401344” e “Do Vale – Registro 914995260”), bem como invertendo a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais".
Contrarrazões nos Eventos 80 e 81.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 85, caput, e 373, I, do Código de Processo Civil e 124, VI, e 132, da Lei nº 9.279/96.
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
Passa-se à análise do inciso XIX do artigo 124 da LPI.
Eis as marcas em conflito:
Da ré/apelante:
- registro nº 824.401.344: marca mista "CEREAIS DO VALE", depositado em 11/01/2002 e concedido em 12/04/2016, classe NCL (8)30: Arroz, Sal.
- registro nº 914.995.260: marca mista "DO VALE", depositado em 09/07/2018 e concedido em 10/03/2020, classe NCL (11)30: Arroz; Farinhas*; Preparações feitas com cereais; Alimentos predominantemente de cereais, exceto para uso medicinal, terapêutico ou dietético.
Da autora/apelada:
- registro nº 200035924 marca mista "DO VALE", depositado em 01/09/1995 classe NCL (8)31: arroz não processado, batatas frescas, cebolas, centeio, cereais em grãos não processados; ervilhas frescas, frutas frescas, frutos cítricos, grãos [cereais], hortaliças frescas, laranjas, legumes frescos, limões, milho, pepinos, trigo, uvas frescas, verduras frescas, cebolas, farelo, pimentões
(...)
Verifica-se que as marcas em litígio contêm o termo "DO VALE" e estão inseridas nas classes 30 e 31, identificando alguns produtos em comum, dentre eles: arroz e cereais.
O fato de as marcas das partes não estarem inserida na mesma classe não afasta o reconhecimento da afinidade mercadológica, pois na especificação dos registros há em comum não apenas o produto arroz, mas também cereais, o que, evidentemente, eleva o grau de semelhança entre os produtos distinguidos pelos sinais em cotejo, e, por conseguinte, atrai a possibilidade de que ocorra confusão ou associação indevida pelos consumidores.
Note-se que a lei veda não apenas a hipótese de confusão, mas também de associação indevida, sendo esse fator também determinante para o reconhecimento da vedação do inciso XIX do artigo 124 da LPI.
Por esse motivo, a alegação do recurso de que o registro da apelada contempla apenas outro tipo de arroz, o não processado, não afasta a possibilidade de que haja associação de origem quanto ao produto arroz assinalado nas marcas da apelante. Nesse ponto, frisa-se que a marca da apelada também especifica grãos, e, em sendo o arroz uma espécie destes, a afinidade mercadológica se faz presente por mais esse aspecto.
Outrossim, o acréscimo da palavra "CEREAIS" a uma das marcas anulandas não é capaz de lhe atribuir a desejada distintividade como ocorre em várias outras marcas registradas no INPI contendo o termo "DO VALE", visto que se trata de termo nitidamente descritivo do produto.
Não é por outra razão que no registro nº 824.401.344 da apelante foi apostilado: sem direito a expressão "cereais".
(...)
Como visto, tratam-se de marcas constituídas basicamente pelos termos "DO VALE", com apresentação figurativa que não tem o condão de afastar a atenção do leitor dos elementos nominativos, que exercem papel dominante nos sinais.
Ademais, em homenagem ao debate, uma vez que não é necessária a análise da outra marca da apelada mencionada no recurso, ainda assim estaria configurada a hipótese do inciso XIX do artigo 124 da LPI, visto que nas marcas mistas agora em comparação o termo "DO VALE" exerce função preponderante, sendo identificada a afinidade mercadológica do mesmo modo, pois todas as macas identificam o produto arroz. Confira-se: (...)
Outrossim, não procede a alegação do recurso de que a marca da autora/apelada seria genérica e que, por isso, não poderia ser apropriada.
Com efeito, reconhece-se que uma marca fraca tenha menor poder de proteção de sua imagem, mas isso não significa que não mereça qualquer proteção em face de outra praticamente idêntica para assinalar o mesmo produto ou serviço. Não é adequado afirmar-se, irrefletidamente, que as marcas fracas tenham sempre como ônus o convívio com outras, pois não devem ser obrigadas a conviver com outras tão semelhantes, como no caso.
Em suma, ainda que fraca, a marca regularmente registrada merece a devida proteção, notadamente com relação a posteriores pedidos de registro não dotados de suficiente distintividade, pois eventual ônus da convivência não significa tolerância à reprodução marcária apta a causar confusão no público consumidor.
Como visto, o conjunto das marcas em conflito, que contêm em comum o termo "DO VALE", apresenta elevado grau de semelhança, num contexto de evidente afinidade mercadológica, sendo as marcas da apelante bem mais próximas das marcas da apelada do que das demais mencionadas pelas partes ao longo da instrução, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de tratamento isonômico ou de que deveria ser aplicada a teoria da distância.
Convém, ainda, destacar a conclusão do parecer técnico do INPI reconhecendo a afinidade mercadológica entre os produtos, contribuindo para possível confusão ou associação indevida entre os signos em conflito (evento 15, CONT2).
(...)
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A sentença isentou o INPI da condenação sucumbencial, bem como condenou a empresa ré em honorários de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da parte autora. A sentença também aplicou a redução do 90, §4º do CPC.
No recurso a apelante requer, subsidiariamente, a reforma da sentença na parte que afastou o ônus sucumbencial do INPI.
Já a apelada, em contrarrazões, requer a majoração da condenação em honorários.
Registro apenas meu entendimento, contrário da sentença, pela inaplicabilidade da redução de honorários do §4º do artigo 90 do CPC.
Reza o dispositivo em questão:
"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
(...)
§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. "
Já tive a oportunidade de apreciar o tema na apelação cível nº 5053082-51.2021.4.02.5101, tendo me posicionado por afastar a aplicação desse redutor legal quando o INPI não comprova o cumprimento integral da prestação reconhecida.
Embora tenha ocorrido a concordância da autarquia com a pretensão da inicial, não houve a comprovação da espontânea satisfação da obrigação exigida pelo dispositivo legal para que fosse aplicada a redução da condenação em honorários.
Contudo, na hipótese vertente é irrelevante a aplicação desse dispositivo, uma vez que as circunstâncias específicas do caso isentam o INPI da condenação sucumbencial, como colocado pelo juízo a quo: "considero que o INPI não deu causa ao ajuizamento da ação, pois para além da ausência de oposição em sede administrativa, as marcas em cotejo não foram depositadas sob a mesma classe, pelo que não haveria, no exame da marca anulanda, a obrigação de considerar a marca da parte autora na análise de eventual anterioridade."
No tocante à pretensão da apelada de majoração da condenação de 10% para 20% do valor da causa, reputo que não deve ser acolhida, visto que não se verifica trabalho adicional realizado pelo advogado, como comparecimento à audiências, acompanhamento de perícias ou manejo de outros recursos, devendo ser mantida a condenação da sentença.
A única majoração que deve ser reconhecida ao caso é a do §11 do artigo 85 do CPC.
Assim se consignou no voto condutor dos embargos de declaração:
(...)
A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao exonerar o INPI do pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após reconhecer a nulidade do registro concedido. Sustenta que a omissão do INPI quanto à verificação de anterioridades ensejou o ajuizamento da presente ação.
Todavia, não se vislumbra contradição no julgado. A decisão fundamentou de forma clara que a atuação do INPI não deu causa ao ajuizamento da ação, como pontuado na sentença, as marcas em cotejo não foram depositadas sob a mesma classe pelo que não haveria, no exame da marca anulanda, a obrigação de considerar a marca da parte autora na análise de eventual anterioridade.
No caso concreto, a atuação da autarquia limitou-se à aplicação do critério objetivo de classes.
Assim, não há vício de contradição a ser sanado nesse ponto.
A parte embargante também sustenta omissão quanto à ausência de enfrentamento, no acórdão, dos critérios objetivos constantes do item 5.11.2 do Manual de Marcas do INPI, utilizados para verificar afinidade mercadológica entre marcas de classes distintas.
A alegação de omissão quanto ao item 5.11.2 do Manual de Marcas do INPI não procede. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão da afinidade mercadológica à luz das provas constantes dos autos e dos elementos jurídicos então invocados, não estando o órgão julgador vinculado a rebater individualmente cada argumento ou subdivisão lógica trazida pela parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Consoante reiterada jurisprudência do STJ, “cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia" (EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014).
Ainda que o acórdão não tenha expressamente abordado os sete critérios do item 5.11.2 do Manual de Marcas do INPI, a motivação do julgado deixa claro que a afinidade mercadológica entre os produtos em questão foi reconhecida com base nos produtos assinalados pelas marcas em conflito, arroz e cereais.
Logo, inexiste omissão, mas mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
(...)
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.