Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação/Remessa Necessária Nº 5098246-39.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: INVERSIONES COUSINO MACUL LTDA (Chamante) (RÉU)
ADVOGADO(A): CLAUDIO ROBERTO BARBOSA (OAB SP133737)
ADVOGADO(A): NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276)
ADVOGADO(A): LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE (OAB SP390929)
ADVOGADO(A): GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA VICENTI (OAB SP433842)
APELADO: MSLR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA (Chamado) (AUTOR)
ADVOGADO(A): HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE (OAB DF029584)
APELADO: LM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (Chamado) (AUTOR)
ADVOGADO(A): LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE (OAB BA049676)
ADVOGADO(A): PEDRO FURTADO HABIB (OAB BA061125)
ADVOGADO(A): HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE (OAB DF029584)
ADVOGADO(A): CESAR CARNEIRO DE MAGALHAES BORGES (OAB DF042082)
ADVOGADO(A): CAROLINA MARTINS PESSOA COSTA (OAB DF083421)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por MSLR COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA e LM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Especializada deste Tribunal, cuja ementa possui o seguinte teor:
DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. REGISTRO DE MARCA. SINAL DISTINTIVO ANTERIOR. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Inversiones Cousiño Macul Ltda. e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) contra sentença proferida pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou procedente o pedido principal formulado por MSLR Comércio Atacadista de Bebidas Ltda. e LM Comércio de Bebidas Ltda., para declarar a nulidade do indeferimento do pedido de registro nº 914.072.919 da marca mista “DON LUIZ” (classe 33 – licores), e determinou ao INPI seu deferimento. Na reconvenção, o juízo julgou improcedente o pedido de abstenção de uso da marca formulado por Inversiones Cousiño Macul Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de registro da marca “DON LUIZ”, para licores, viola o art. 124, XIX, da LPI, diante da anterioridade da marca “DON LUIS”, registrada pela vinícola chilena Cousiño Macul para bebidas alcoólicas; (ii) estabelecer se a Justiça Federal é competente para julgar pedido reconvencional de abstenção de uso de marca em litígio entre particulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção conferida pelo art. 124, XIX, da LPI exige a verificação cumulativa de três requisitos: (i) reprodução ou imitação, mesmo que com acréscimo, de marca registrada; (ii) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços; e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação indevida.
4. A anterioridade do registro da marca “DON LUIS”, depositado em 1990 pela empresa ré, confere-lhe presunção de exclusividade para o uso distintivo em bebidas alcoólicas, incluindo licores, afastando o argumento da especialização exclusiva em vinhos.
5. A diferença gráfica entre “DON LUIS” e “DON LUIZ” não é suficiente para afastar a semelhança fonética e visual dominante, sendo legítima a conclusão técnica do INPI pela possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais.
6. A afinidade mercadológica entre vinhos e licores, ambos classificados na mesma classe internacional (33), autoriza o reconhecimento de sobreposição nos canais de consumo e exposição conjunta no comércio varejista.
7. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de confusão efetiva, bastando a mera possibilidade de engano ou associação indevida para caracterizar a violação ao direito marcário (REsp 954.272/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).
8. A argumentação baseada em registros de outras marcas contendo o termo “Don” não se aplica ao caso, pois não há registros coincidentes com “DON LUIS” ou “DON LUIZ” nas classes relevantes, não sendo a expressão comum no setor a ponto de comprometer o caráter distintivo da marca anterior.
9. A pretensão reconvencional de abstenção de uso da marca, por não envolver ato administrativo do INPI, constitui lide entre particulares e, portanto, extrapola a competência da Justiça Federal, atraindo a jurisdição da Justiça Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido julgado improcedente. Reconvenção extinta, de ofício, por incompetência da Justiça Federal.
Tese de julgamento:
A marca “DON LUIZ”, mesmo com grafia diferenciada, reproduz sinal distintivo anterior “DON LUIS” já registrado para bebidas alcoólicas, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida, vedada sua concessão pelo art. 124, XIX, da LPI.
A afinidade entre licores e vinhos, ambos classificados como bebidas alcoólicas na mesma classe internacional (33), afasta o princípio da especialidade setorial.
A Justiça Federal é incompetente para julgar reconvenção entre particulares que vise à abstenção de uso de marca, ausente interesse direto da autarquia federal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996 (LPI), art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 954.272/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2008, DJe 01.04.2009.
Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos (evento 122, ACOR2).
Em razões de recurso especial, as Recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais:
. arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, por ter o acórdão recorrido deixado de enfrentar precedente específico do STJ para o setor de bebidas, invocado por elas, deixou de efetuar o devido distinguishing no uso de precedente envolvendo escritórios de advocacia, acolheu premissa mercadológica sem a fundamentação analítica específica;
. art. 374, I, do CPC, porque o acórdão recorrido atribuiu indevidamente o caráter de fato notório à premissa de comercialização “lado a lado”;
. art. 124, XIX, da LPI, por ter o acórdão recorrido presumido o princípio da especialidade, ampliado indevidamente a proteção da marca anterior, reduzindo o cotejo marcário, em essência, ao elemento nominativo, apesar da existência de conjunto-imagem próprio no sinal pretendido pelas recorrentes.
Formulam pedido de tutela provisória recursal, na medida em que a decisão superveniente proferida no Processo nº 4043198 05.2026.8.26.0100/SP, valendo-se expressamente do julgamento deste Tribunal a quo, determinou a abstenção imediata do uso do sinal “DON LUIZ” em qualquer meio físico ou virtual, sob multa diária, comprometendo a utilidade prática do presente recurso especial.
Apontam, por fim, dissídio jurisprudencial sobre a questão, já que divergiu de precedente firmado pelo STJ, quando do julgamento da questão Miller x Miler (cerveja e aguardente).
Contrarrazões do INPI no evento 142, CONTRAZ1.
Contrarrazões de INVERSIONES COUSIÑO MACUL LTDA. no evento 144, CONTRAZRESP1.
É o relatório. Decido.
O artigo 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência ou, ainda, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
A questão controvertida nos autos cinge-se a definir se há colidência de marcas, em especial por ter o acórdão recorrido adotado indevidamente caráter de fato notória à premissa de comercialização dos produtos, ampliando indevidamente a proteção da marca anterior.
O acórdão recorrido recorrido concluiu pela presença dos três requisitos estabelecidos em lei para a solução dos conflitos de marca, quais sejam: a reprodução ou imitação de marca já registrada, considerando a anterioridade da marca Cousiño Macul tanto para vinhos como para licores ou qualquer outra beebida alcoólica.
Concluiu, pelas provas apresentadas nos autos, pela identidade, semelhança e afinidade entre os produtos, dada a semelhança fonética e visual dominante, legitimando a decisão do INPI que concluiu pela possibilidade de confusão ou associação indevida entre as marcas. Acrescentou, ainda, a afinidade mercadológica entre as marcas, já que os produtos possuem a mesma classe internacional (classe 33), além da proximidade de exposição nos canais de consumo.
Para dissentir de tais conclusões e acolher a tese recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em especial o exame d o conjunto-imagem, como alegam aas recorrentes, além do exmae das razões administrativas trazidas aos autos. Tal providência transborda os estreitos limites cognitivos do recurso especial, encontrando óbice intransponível no enunciado da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em questão similar:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE MARCA FRACA. RISCO DE CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR DECISÃO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do registro da marca "GCR - Grupo Catarinense de Rádios" pelo INPI, com base na colidência fonética, ideológica e mercadológica com a marca "RÁDIO CATARINENSE", é válido, considerando os princípios da anterioridade e da proteção contra risco de confusão ao consumidor.
2. Embora marcas evocativas ou fracas possam atrair a mitigação da exclusividade do registro, permitindo a convivência com outras semelhantes, tal regra não se aplica ao caso concreto, pois foi constatado risco de confusão entre as marcas.
3. A análise do caso concreto demonstrou que as marcas em questão possuem identidade fonética e ideológica, além de atuarem no mesmo segmento de radiodifusão, o que gera risco de confusão ao consumidor. Impossibilidade de revisão. Súmula n. 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial foi prejudicada pela incidência da Súmula n. 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas, além de não ter sido demonstrada a similitude fática entre os julgados apresentados.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo em negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.975.880/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA, AFINIDADE MERCADOLÓGICA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por pretender reexaminar justiça da decisão e revolver provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível envolvendo registro de marca perante o INPI e a convivência entre "LOVE" e "LOOV". O valor da causa foi fixado em R$ 10000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação de nulidade de registro, reconheceu a distinção entre os signos e fixou honorários de sucumbência.
4. A Corte a quo manteve a validade do registro "LOOV", afastou risco de confusão e reformou os honorários para 20% sobre o valor da causa, divididos entre os patronos das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve violação ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 quanto à colidência e afinidade mercadológica; (iii) saber se houve violação ao art. 374, III, do CPC por desconsiderar fatos incontroversos; (iv) saber se houve violação ao art. 389 do CPC por omissão sobre confissão extrajudicial; (v) saber se houve violação ao art. 373, II, do CPC quanto ao ônus da prova; (vi) saber se houve violação ao art. 371 do CPC por ausência de motivação na valoração da prova; (vii) saber se a fixação dos honorários observou o art. 85, § 2º, I a IV, do CPC; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os pontos essenciais com motivação suficiente. A revisão das conclusões sobre distintividade, afinidade mercadológica e ausência de confusão demanda reexame de provas, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; o entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte sobre marcas fracas e trade dress, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. Ausente prequestionamento específico quanto à confissão extrajudicial e deficiente cotejo analítico, não se conhece do dissídio pela alínea c; a revisão dos honorários, fixados dentro dos limites legais, também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta de modo suficiente as questões essenciais. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de provas na análise de colidência marcária e afinidade mercadológica, e a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência sobre marcas fracas e trade dress. 3. Não há violação do art. 374, III, do CPC quando a matéria é fática controvertida decidida pela instância ordinária. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ e falta prequestionamento quanto à alegada confissão extrajudicial (art. 389 do CPC). 5. A alegação sobre ônus da prova (art. 373, II, do CPC) demanda revolvimento fático-probatório, vedado pelo recurso especial. 6. Não há violação do art. 371 do CPC quando a valoração da prova é motivada e suficiente. 7. A revisão dos honorários fixados dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC é inviável em razão da Súmula n. 7 do STJ. 8. O dissídio jurisprudencial não se conhece por ausência de cotejo analítico e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996, art. 124, XIX;
CF, art. 105, III, a e c; CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV, 1.025, 374, III, 389, 373, II, 371, 85, §§ 2º, 11, 1.029, § 1º, 932, III, 1.021, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmulas n. 282, 356, 283; STJ, AgInt no AREsp n. 1927188/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 1794066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021; STJ, REsp n. 1907171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/ 2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2140678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1495899/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1548195/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, REsp n. 2150506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em 25/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 231149/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 12459286/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2197374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025; STJ, REsp n. 1336164/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019.
(AREsp n. 2.737.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)
O recurso também não deve ser admitido no tocante à alegação de violação aos artigos 1.022 e 489 do CPC, uma vez que o órgão julgador apreciou todas as questões essenciais para o julgamento da causa, apresentando fundamentação suficiente à solução do litígio. Em especial, as questões relacionadas à necessidade de produção de outras provas, como o "trade-dress" (rótulos e outrso sinais) e aplicação do Teste 360 para a definição da suscetibilidade de confusão ou associação, conluindo que a semelhança fonética e de grafia, além da especialidade e semelhança mercadológica seriam suficientes para justificar a suscetibilidade à confusão ou associação indevida.
Por outro lado, a análise do dissidio jurisprudencial fica prejudicada, já que não indicado corretamente o precedente, sendo que a pesquisa sobre a discussão Miller x Miler, apresenta acórdão que indica que a questão ali debatida é diversa da dos autos, já que decidida segundo o princípio da especialidade das marcas, já que naquele caso envolviam especilaidades diferentes, o que não é o caso dos autos, em que os produtos têm a mesma especialidade - bebidas alcoólicas. Confira-se:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO. PRECEDENTES.
1. O dissídio jurisprudencial a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça é aquele em que, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, fica evidenciada a similitude da base fática dos casos e a divergência de resultados diante da aplicação da legislação federal regente, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes.
3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tribunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.
4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos que representam, possível a convivência dos signos em exame.
Precedentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.079.344/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 29/6/2012.)
Já a atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais e extraordinários se reveste de caráter excepcional, uma vez que esses recursos são em regra recebidos somente no efeito devolutivo (art. 1.029, §5º, III, do CPC).
Para a atribuição de efeito suspensivo por ato da Vice-Presidência é preciso o preenchimento de três requisitos: (i) vislumbrar-se o juízo positivo de admissibilidade; (ii) aferir-se a probabilidade de êxito do recurso e (iii) constatar-se o perigo decorrente da demora da prestação jurisdicional, que não permita se aguardar a apreciação do recurso pelo tribunal superior.
Se o recurso não supera o juízo positivo de admissibilidade, por certo não preenche os requisitos para o deferimento excepcional do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC.