Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5114895-79.2021.4.02.5101/RJ
APELANTE: PERSEGUE CONSULTORIA LTDA. (RÉU)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO BAPTISTA VILLELA (OAB RJ189561)
ADVOGADO(A): LYVIA CARVALHO DOMINGUES (OAB MG098757)
ADVOGADO(A): LUDMILA SCHIRNHOFER DE ANDRADE FIGUEIRA (OAB RJ124026)
ADVOGADO(A): JAQUELINE MENCHINI CALAZANS DE SOUZA (OAB RJ091650)
APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA (AUTOR)
ADVOGADO(A): FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO SOUZA (OAB RJ084759)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA (OAB RJ084106)
ADVOGADO(A): MARCELLO DO NASCIMENTO SOUZA (OAB RJ128829)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A, com fundamento no art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 28 desta instância (integrado pela acórdão do Evento 59).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EXPRESSÃO "LOCALIZA". TERMO EVOCATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE SIGNOS. REGISTRO DA MARCA MISTA “DR. LOCALIZA” MANTIDO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por Localiza Rent a Car S/A objetivando a nulidade do registro nº 917.663.357, referente à marca mista "dr. localiza" (classe NCL(11) 45), de titularidade da ré Persegue Consultoria Ltda., alegando imitação de sua marca e risco de confusão no mercado. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro e impor à ré a obrigação de abstenção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a marca "dr. localiza" reproduz ou imita a marca "Localiza", de titularidade da autora, causando confusão ou associação indevida; (ii) estabelecer se os serviços oferecidos pelas partes possuem afinidade mercadológica apta a configurar colidência de marcas; e (iii) analisar se o termo "Localiza", como elemento marcário, detém distintividade suficiente para exclusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra “LOCALIZA”, quando empregada em marcas que visam assinalar aluguel de veículos ou rastreamento/monitoramento de bens, guarda um caráter essencialmente evocativo/sugestivo, pois transmite ideias no sentido de "encontrar" ou "localizar" soluções de mobilidade (no caso de veículos para aluguel) e de segurança/vigilância de bens, benefício central dos serviços de monitoramento/rastreamento.
4. As marcas denominadas evocativas, ao contrário das palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo possível a coexistência no mercado, sem que haja confusão entre elas, desde que elas estejam revestidas de suficiente distinguibilidade.
5. A análise das marcas em cotejo indica diferenças fonéticas, visuais e ideológicas significativas, incluindo a adição do termo "Dr." e elementos gráficos no signo da ré, afastando risco de confusão.
6. As atividades desempenhadas pelas partes, embora relacionadas ao setor automotivo, inserem-se em nichos mercadológicos distintos: locação de veículos pela autora e monitoramento e rastreamento de veículos pela ré, não configurando afinidade mercadológica capaz de induzir o consumidor a erro.
7. A coexistência das marcas "Localiza" e "Dr. Localiza" é viável, considerando a mitigação da exclusividade conferida a marcas evocativas e a ausência de prova de prejuízo à distintividade da marca anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação e remessa oficial providas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, mantendo-se válido o registro nº 917.663.357, referente à marca "dr. Localiza", classe NCL(11) 45, de titularidade da ré.
Tese de julgamento:
1.O termo evocativo "Localiza", como elemento marcário, não confere exclusividade ampla e irrestrita.
2. A coexistência de marcas com elementos comuns é admitida quando diferenças suficientes afastam risco de confusão ou associação indevida.
3. A análise de colidência de marcas deve considerar distintividade, afinidade mercadológica e impressões de conjunto dos signos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; LPI, arts. 124, V, XIX e XXIII; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.845.508/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13/06/2022; TRF-3, AC nº 5000355-35.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, DJEN 13/04/2023.
Os embargos de declaração foram desprovidos.
Nesta sede, a recorrente afirma que o "acórdão recorrido violou a regra prescrita nos incisos V e XIX do art. 124 da Lei 9.279/96, uma vez que a marca dr. LOCALIZA consiste em reprodução com acréscimo da marca LOCALIZA e do elemento característico do nome empresarial da LOCALIZA, que está registrado desde 1973, deixando de observar os Precedentes desta Corte Superior que estabelecem os parâmetros para análise de colidência entre marcas, tendo afrontado, ainda, os arts. 130, III, e 139 da Lei n. 9.279/96 que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, conferem ao titular do registro anterior, além do direito de sua utilização exclusiva, o direito de zelar pela sua reputação, incluindo o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços por ela identificados".
Prossegue no sentido de que "o acórdão recorrido deu interpretação totalmente divergente aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, contrariando a jurisprudência consolidada desta Corte Superior que assegura que: (i) em se tratando de marca semelhante à anteriormente registrada para o mesmo ramo de atividade, a possibilidade de confusão é indubitável, (ii) o titular de nome empresarial e de marca anterior detém a prioridade sobre o registro do domínio, com base no princípio first come, first served, (iii) até a concorrência parasitária deve ser coibida e; (iv) a prática de mind share e heart share deve ser rejeitada".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
Inicialmente, requer a Recorrente, que sejam a Recorrida PERSEGUE e o Recorrido INPI, intimados, na forma do art. 1.030 do CPC. Pede, outrossim, que na eventualidade da identificação de algum vício, seja a Recorrente intimada na forma do parágrafo único do art. 932 do CPC, ou que seja ele desconsiderado, na forma do art. 1029, § 3º do CPC.
Ao final, em razão de todo o exposto, pede a Recorrente que seja dado provimento ao presente Recurso Especial, para restaurar os efeitos da sentença de primeira instância, reformando o acórdão recorrido, tendo em vista que a decisão do TRF-2ª Região viola o art. 124, incisos V, VI e XIX, bem como os arts. 129, 130, inciso III e o art. 139 da Lei 9.279/96, tendo sido dada interpretação aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial divergente em relação aos Precedentes citados.
Contrarrazões nos Eventos 79 e 80.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a' e 'c', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência ou der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
Ademais, no caso concreto, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
No caso concreto, do ponto de vista fonético, há parcial similaridade entre as marcas em confronto, especificamente no que se refere ao elemento nominativo “LOCALIZA”, termo dicionarizado da língua portuguesa, cujo significado principal está assim encartado no Dicionário Michaelis: (...)
Do ponto de vista gráfico, ambas apresentam impressões visuais essencialmente distintas, uma vez que no signo da ora apelante a palavra “LOCALIZA” se encontra acompanhada do termo “dr.” e de um símbolo que faz referência à localização digital,enquanto os signos da autora foram construídos apenas a partir da palavra “LOCALIZA”, sozinha ou adicionada do símbolo +, sob a forma nominativa ou, ainda, mista, em fundo verde ou branco, em forma geométrica quadrada ou retangular, e, por vezes acompanhada dos símbolos e.
Note-se que a adição do título “dr.” (abreviação da forma de tratamento doutor) à palavra “LOCALIZA” também confere ao signo da recorrente um conceito ideologicamente diverso daquele do qual se reveste o signo apontado como anterioridade impeditiva, pois “personifica” o termo, que é costumeiramente utilizado para se referir a profissionais com título acadêmico. Tal distinção ideológica não se verifica no signo da autora, em que o termo “LOCALIZA” aparece sozinho ou acompanhado de símbolos (+, e).
No que se refere aos ramos mercadológicos em que se inserem, a parte autora é empresa conhecida no ramo de aluguel de veículos, tendo vários signos para designar a referida atividade, mas também é titular de outros para proteção de produtos (veículos, publicações impressas, dispositivos de navegação para veículos, etc.), bem como de outros serviços que não aquele que a tornou mais popular (Estações de carga para veículos elétricos, bloqueador de automóveis, dispositivos antirroubo, comércio de componentes de veículos, aperfeiçoamento de equipamentos automotivos, bloqueio de carro por satélite, monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, etc.).
Já o signo da empresa ré, ora apelante, especifica serviços relacionados ao rastreamento de bens roubados, segurança pessoal, serviços de guarda, o que se relaciona intimamente ao ramo de vigilância ou segurança de bens.
Em outras palavras, enquanto a autora se dedica ao ramo de serviços e produtos relacionados a veículos, a empresa ré, ora apelante, está dedicada ao segmento de vigilância e segurança patrimonial, inserindo-se, portanto, em nichos mercadológicos particulares.
Nesse sentido, transcrevo a relevante observação técnica proferida pelo INPI (evento 27, CONT2):
“(...)
3.1.1 - Princípio da Especialidade
A verificação da semelhança ou afinidade entre produtos e serviços é quesito fundamental para que seja configurado o risco de confusão ou associação entre os sinais pelo público consumidor.
Quanto à afinidade, assim dispõe o Manual de Marcas do INPI[1], insBtuído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014 e atualizado pela Resolução INPI/PR nº 177/2017:
5.11.2 – Exame da afinidade mercadológica
“A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos e/ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.”
Afinidade mercadológica e a colidência de sinais
“A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos e/ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida para o consumidor.”
“fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos”.
Passa-se à análise da afinidade entre os serviços e produtos reivindicados pelas marcas:
A marca da Ré, objeto desta ação, assinala os serviços de “Rastreamento de bens roubados; Segurança pessoal; Serviços de guarda [vigilância, segurança]; Monitoramento e rastreamento de veículos e cargas [serviços de segurança]”.
A Autora, conforme destacado em sua peça inicial, é titular de diversos registros para assinalar veículos (como produtos), bem como “serviços de locação de veículos e de gestão de frota de veículos”.
De plano, é possível verificar que os serviços e produtos especificados pela Autora e os serviços especificados pela Ré, embora, de certa forma, possuam relação com veículos, não guardam estreita afinidade mercadológica. Enquanto a autora presta o serviço de locação de automóveis, a Ré presta o serviço de monitoramento e rastreamento de veículos, ou seja, serviços de segurança.
Diante disso, considerando que as atividades assinaladas não guardam evidente afinidade mercadológica, não se vislumbra uma possibilidade de associação ou confusão por parte dos consumidores que justifique a anulação do registro de marca, objeto desta lide.
(...)”
Além disso, a palavra “LOCALIZA”, quando empregada em marcas que visam assinalar aluguel de veículos ou rastreamento/monitoramento de bens, guarda um caráter essencialmente evocativo/sugestivo, pois transmite ideias no sentido de "encontrar" ou "localizar" soluções de mobilidade (no caso de veículos para aluguel) e de segurança/vigilância de bens, benefício central dos serviços de monitoramento/rastreamento.
Nessa seara, é importante destacar que as marcas denominadas evocativas, ao contrário das palavras criadas arbitrariamente, carecem de originalidade, sendo possível a coexistência no mercado, sem que haja confusão entre elas, desde que elas estejam revestidas de suficiente distinguibilidade, como creio existir no caso em tela, considerando as questões anteriormente abordadas.
É bem verdade que, seguindo a melhor doutrina na matéria, a colidência entre marcas se afere por suas semelhanças, e não por suas diferenças; mas as semelhanças in casu não têm força suficiente para impossibilitar a coexistência harmônica entre elas, induzindo a erro, dúvida ou confusão o consumidor.
Ademais, o termo nominativo “LOCALIZA”, comum aos dois signos, não pode ser considerado minimamente arbitrário, pois se trata de palavra dicionarizada, tendo sido utilizada na formação dos signos da autora nos sentidos ideológicos usuais dela, não havendo, portanto, que se falar, em secondary meaning (fenômeno no qual o signo adquire uma significação secundária junto ao público consumidor). Tratando-se, portanto, de elemento característico fraco, impõe-se a mitigação da regra de exclusividade do registro.
(...)
No caso dos autos, as impressões de conjunto derivadas dos signos em confronto são suficientemente diversas e ainda apresentam cargas ideológicas razoavelmente distintas (como já mencionado anteriormente), ao ponto de impedir ou reduzir o risco de erro ou associação equivocada por parte do público consumidor.
Dessa forma, a sentença de procedência deve ser reformada para que se mantenha válido o registro nº 917.663.357, relativo à marca mista “dr. localiza”, para a classe NCL(11) 45, de titularidade da empresa ré.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Por fim, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, a inadmissão do recurso especial pela alínea 'a' do inciso III do art. 105 da CRFB/1988 prejudica a apreciação do dissídio jurisprudencial, impedindo, portanto, a admissão recursal pela alínea 'c'.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.