Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Apelação Cível Nº 5078501-05.2023.4.02.5101/RJ
APELANTE: EVOPHARMA LTDA (AUTOR)
ADVOGADO(A): CESAR PEDUTI FILHO (OAB SP255314)
APELADO: EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. (RÉU)
ADVOGADO(A): FABRICIO BERTINI PASQUOT POLIDO (OAB SP237196)
ADVOGADO(A): MARCELO SOARES CABRAL (OAB SP187843)
ADVOGADO(A): SILVIA HELENA DE ABREU FESTA BRITTO DA SILVA (OAB RJ085400)
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por EVOPHARMA LTDA., com fundamento no art. 105, III, 'a', da CRFB/1988, contra o acórdão indexado ao Evento 23 (integrado pelo acórdão do Evento 54).
A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. SUSCETIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. DECISÕES ANTERIORES DO INPI NÃO VINCULAM ATUAÇÃO FUTURA DO ÓRGÃO.
1. Trata-se de apelação cível interposta por EVOPHARMA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária proposta pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e de EVO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., requerendo a nulidade do ato administrativo de indeferimento dos pedidos de registro nºs 922.644.721 e 922.644.578, para as marcas nominativa e mista "EVOPHARMA", de sua titularidade. Os pedidos foram indeferidos por conflitarem com a marca mista "EVO", registro n. 919.103.073, de titularidade da sociedade Apelada, nos termos do art. 124, XIX, da LPI.
2. Os núcleos da proibição do art. 124, XIX, da LPI, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.
3. Verifica-se grande semelhança nominativa e gráfica das marcas em conflito, sendo natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os produtos são de um mesmo grupo empresarial, ou adquirir um produto pensando estar adquirindo o outro. Além disso, as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico. Presentes os três núcleos de proibição, impossível a convivência das marcas.
4. A legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos. Mesmo a teoria da distância impede a convivência de marcas que sejam tão próximas que se torne dificultosa a sua distinção pelo consumidor, exigindo que até marcas evocativas possuam alguma distinção que possibilite sua coexistência sem causar confusão ou associação indevida, em especial para proteção do consumidor, conforme determinado no art. 124, XIX, da LPI.
5. As decisões anteriores do INPI sobre colidência de sinais marcários não vinculam o órgão e nem mesmo o Judiciário em sua atuação futura. O conflito entre marcas demanda análise específica para cada caso guiada pelos parâmetros legais atinentes e sem influência de eventuais equívocos administrativos prévios.
6. Apelação desprovida.
Nesta sede, a recorrente afirma que "o v. acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação interposta pela ora Recorrente, negou vigência aos artigos 124, 129, 130 da Lei nº 9.279/1996 (LPI)".
Argumenta que "o simples compartilhamento de elementos nominativos entre sinais não autoriza, por si só, a incidência do art. 124, XIX, da LPI. A norma exige a demonstração de risco efetivo de confusão ou associação indevida, o que impõe análise do conjunto marcário, do segmento de mercado e do grau distintivo do sinal. Ao afastar tais elementos jurídicos essenciais, o acórdão recorrido aplicou a norma federal de maneira indevida, em prejuízo à segurança jurídica e à razoável previsibilidade das decisões administrativas e judiciais".
Assevera que "a própria Autarquia já havia reconhecido a registrabilidade do sinal EVOPHARMA em classes correlatas, inclusive com base no mesmo radical, circunstância que revela a fragilidade da conclusão adotada no caso concreto. A ausência de critérios claros e uniformes para a aplicação do art. 124, XIX, da LPI — seja no âmbito administrativo ou judicial — compromete a coerência do sistema de proteção marcária e agrava a insegurança jurídica para os agentes econômicos".
Pondera que, "não bastasse o quanto acima exposto, diante da multiplicidade de marcas constituídas pelo termo 'EVO', forçoso concluir que à hipótese aqui discutida aplica-se a Teoria da Distância".
Defende a impossibilidade de confusão, porque "as marcas em apreço visam a proteção de produtos destinados a públicos distintos. Enquanto a Recorrente é uma empresa especializada em produtos estéticos, vide informação disponível no site https://evopharma.com.br/ de titularidade da Recorrente, a titular da marca apontada como impeditiva é uma empresa especializada em comercializar equipamentos médicos industriais".
Conclui que "a interpretação conferida ao art. 124, XIX, da LPI, tal como realizada no v. acórdão recorrido, revela-se dissociada dos princípios estruturantes do direito marcário, comprometendo a coerência sistêmica, a segurança jurídica e a previsibilidade regulatória. A correção desse descompasso exige o provimento deste Recurso Especial".
Os pedidos recursais foram assim formulados:
75. Pelo exposto, resta evidenciada a violação ao art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, devendo o presente Recurso Especial ser recebido e admitido com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, para que os autos sejam remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde se aguarda seja INTEGRALMENTE PROVIDO, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando-se o deferimento do pedido de registro da marca EVOPHARMA no INPI, afastado o óbice indevidamente aplicado com base no art. 124, XIX, da LPI.
76. Requer-se, ainda, a condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão da natureza da matéria e da especialização exigida para sua condução.
Contrarrazões nos Eventos 75 e 76.
Este é o relatório. Passo a decidir.
O art. 105, III, 'a', da CRFB/1988 prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência.
Então, deve-se atentar para o fato de que, para admissão do recurso especial, é necessário que haja uma questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior.
Os tribunais superiores, no exame dos recursos especial e extraordinário, não têm por função atuar como instâncias revisoras, mas, sim, para preservar a integridade e aplicação do direito, definindo seu alcance.
No caso concreto, a recorrente alega que "o v. acórdão recorrido, ao negar provimento à apelação interposta pela ora Recorrente, negou vigência aos artigos 124, 129, 130 da Lei nº 9.279/1996 (LPI)".
Nada obstante a irresignação da parte que recorre, verifica-se que a 2ª Turma Especializada deste TRF2 resolveu o conflito marcário a partir do exame de questões probatórias e de fato, não havendo que se falar em violação à legislação infraconstitucional.
Veja-se:
(...)
No mérito, o art. 124, XIX, da LPI disciplina que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.
Os núcleos da proibição, que devem estar presentes cumulativamente para impedimento do registro, são: (i) reprodução ou imitação de marca alheia, (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim e (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia. Esses serão os elementos a serem analisados no confronto das marcas.
Quanto ao núcleo de proibição (i) reprodução ou imitação de marca alheia, observa-se quase identidade no elemento nominativo das marcas: "EVO" x "EVOPHARMA". Sendo "pharma" radical presente em diversas marcas do segmento farmacêutico, não é suficiente para dotar os sinais da Apelante de distintividade que os afastem da marca da Apelada.
Ademais, havendo conflito entre marcas mistas, protege-se tanto o elemento nominativo quanto o elemento gráfico. Portanto, não basta analisar somente a semelhança entre os nomes das marcas, mas também seus componentes gráficos. Assim, no concernente à distinção visualmente perceptível (art. 122 da LPI), é fácil notar que não o sinal marcário da Apelante não afasta a semelhança com a marca da Apelada: (...)
Ambos os registros possuem cores e fontes semelhantes, havendo foco principal no elemento nominativo que é idêntico nas duas marcas. Aliado a isto, os dois signos contêm forma helicoidal que parece fazer referência à molécula de DNA, aproximando-os ainda mais.
Neste ponto, chega-se ao núcleo de proibição (ii) produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, uma vez que ambas as empresas atuam no mesmo segmento mercadológico. Como bem apontado na sentença, embora a autora sustente que sua atuação é voltada para serviços estéticos, os dois pedidos de registro em questão para EVO PHARMA visam assinalar o comércio de aparelhos e instrumentos médicos em geral, serviço que, como já dito, é idêntico àqueles designados pelo registro anterior da empresa ré para EVO. Se a autora só atua na área de estética, deveria ter designado a marca apenas para esse setor, no qual o sinal já foi apropriado pela ré.
Destarte, é natural deduzir que o consumidor poderia imaginar que os produtos são de um mesmo grupo empresarial, ou adquirir um produto pensando estar adquirindo o outro, o que configura o núcleo de proibição (iii) suscetibilidade de causar confusão ou associação com marca alheia.
É importante pontuar que a legislação de propriedade industrial visa proteger mesmo o consumidor desatento, incapaz de distinguir detalhes pequenos nas etiquetas de produtos (REsp n. 698.855/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2007, DJ de 29/10/2007, p. 218). Mesmo a teoria da distância impede a convivência de marcas que sejam tão próximas que se torne dificultosa a sua distinção pelo consumidor, exigindo que até marcas evocativas possuam alguma distinção que possibilite sua coexistência sem causar confusão ou associação indevida, pelo que não pode ser permitida a coexistência de marcas semelhantes no mesmo segmento comercial.
Vê-se presentes, então, os três núcleos de proibição previstos no art. 124, XIX, da LPI, o que impede a concessão do registro da Apelante. Assim já decidimos: (...)
Por fim, pontuo que as decisões anteriores do INPI sobre colidência de sinais marcários não vinculam o órgão e nem mesmo o Judiciário em sua atuação futura. O conflito entre marcas demanda análise específica para cada caso guiada pelos parâmetros legais atinentes e sem influência de eventuais equívocos administrativos prévios.
Pode-se ver, então, a inexistência de elementos no acórdão impugnado que contrariem os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, cingindo-se a irresignação, exclusivamente, ao reexame das provas contidas nos autos, o que é vedado pelo Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Destaco, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que a análise de colidência entre marcas ostenta flagrante e acentuada carga fática, sendo inviável o reexame das conclusões dos julgados das instâncias ordinárias, quanto a essa temática, por meio de recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da inexistência de colidência entre marcas e da ausência de violação do art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.678/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)
MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores.
3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECEITO COMINATÓRIO C/C PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A deficiente fundamentação do recurso especial obsta o seu conhecimento.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à desnecessidade de prova suplementar, ausência de associação/confusão de consumidores e colidência de marcas, exige o reexame de fatos e provas, procedimento que é vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.801.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
Portanto, alterar as conclusões lançadas no acórdão recorrido implicaria reexaminar os fatos e as provas contidas nos autos, o que não se admite neste momento processual.
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.